SIC - Concepto-13180377

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-180377- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 9

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta La peticionaria formula la siguiente consulta: "(...) Si yo tengo una patente de un producto, la cual se encuentra vigente y tiene (...) Reivindicaciones, de la cual solo (sic) una Reivindicación

(Reivindicación 1) es independiente, y si encuentro un producto en el mercado del cual todas sus características se encuentran abarcadas por la Reivindicación 1 solamente, ¿Habría posible infracción? O necesariamente ¿habría infracción cuando todas las Reivindicaciones, tanto independiente como dependientes están afectadas? (...)"

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de

Patentes. De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma". En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia le corresponden, entre otras las siguientes funciones:

"1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención.

2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de invención.

(...)

4. Decidir las solicitudes de inscripción de las actuaciones posteriores a la concesión de los derechos sobre nuevas creaciones, salvo aquellas atribuidas al Superintendente de Industria y Comercio. (...)" De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones:  Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo

(depósitos).  Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares como la que usted plantea en su consulta. Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias a continuación le

brindamos información sobre las clases de reivindicaciones y sobre la infracción de derechos de propiedad industrial. 2.1 Clases de reivindicaciones. El artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple". (1) En relación con las reivindicaciones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: "De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo." (2) Tal y como se desprende del citado artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina las reivindicaciones independientes aquellas que definen el objeto de la patente sin hacer referencia a otra reivindicación. Por el

contrario, las dependientes son las que requieren de otra reivindicación a fin de definir el ámbito de protección de la patente. 2.2 Derechos que confiere una patente. La protección de la cual se goza durante el término de vigencia de la patente, el cual es de 20 años de acuerdo con el artículo 50 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, tiene dos aspectos, según ha analizado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: "Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez concedida la patente su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, el titular de la patente tiene dos tipos de facultades:  Positiva: es la facultad de explotar la patente y , por lo tanto , de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o transferirla.  Negativa (ius prohibendi): es la facultad que tiene el titular de la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma. El artículo 52 de la Decisión 486 determina esta facultad, diferenciando, para estos efectos, los actos en el marco de las patente de producto con los actos en el marco de las patentes de procedimiento. Si la patente reivindica un producto, su titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines. Y si la patente reivindica un procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento, u

ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un producto obtenido con el procedimiento patentado. De esto último se desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular de la patente fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe para dichos fines el producto obtenido por el procedimiento patentado, estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo de la patente y, en consecuencia, podría ser demandando por infracción de los derechos de propiedad industrial. En el literal D) de la presente interpretación ahondaremos en este tema. Sobre el ius prohibendi el Tribunal ha expresado lo siguiente: "El artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al momento de reconocer los derechos que tiene el titular sobre un producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad negativa, denominada "ius prohibendi" que se refiere a los derechos de exclusión y oposición para impedir la explotación de la invención objeto de patente, entendida aquella como el uso integral del procedimiento reivindicado y la consiguiente distribución y comercialización de los resultados obtenidos por terceras personas no autorizadas expresamente por el titular. Esta facultad deriva del derecho de exclusividad sobre la explotación de la invención, otorgado por la concesión de la patente." (3) De acuerdo con lo cual, el uso sin autorización de una patente se podría constituir en una infracción a la misma y puede dar lugar al ejercicio de la acción que se analiza a continuación. Así mismo, el ordenamiento jurídico no exige como requisito para que se configure una infracción a una patente que se haga uso sin autorización de la totalidad o de unas determinadas reivindicaciones, dado que todas ellas gozan de

protección. 2.3 Acciones con ocasión de la infracción de derechos de propiedad industrial. El artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contara quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que se necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares." (4) Así mismo, específicamente en materia de patentes el artículo 239 de la norma en comento establece: "El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el periodo comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento sólo procederá respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el periodo mencionado." (5) Dicha acción se debe ejercer ante la autoridad nacional competente, que en Colombia corresponde ante la jurisdicción ordinaria (6) o ante la Superintendencia de

Industria y Comercio (7). En relación con las características de esta acción el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró: "La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:

1. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos:

a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238).

2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción:

a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier r persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir tos derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N° 116-IP-2004, publicada en la Gaceta Oficial del

Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005."

3. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan as medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente:  Impedir la comisión de la infracción.  Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar.  Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial.  Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial.  Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. Esto quiere decir, que la autoridad competente puede decretar cualquier medida cautelar para salvaguardar los derechos de propiedad industrial. (8) Así mismo es posible promover una de las acciones por competencia desleal consagradas en el artículo 20 de la Ley 126 de 1996: "Contra los actos de competencia desleal podrán interponerse las siguientes acciones:

1. Acción declarativa y de condena. El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al

demandante. El demandante podrá solicitar en cualquier momento del proceso, que se practiquen las medidas cautelares consagradas en el artículo 33 de la presente Ley.

2. Acción preventiva o de prohibición. La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción para solicitar al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno." (9) Por otra parte, cuando se considere que se ha realizado un acto de competencia desleal, pero no sea posible verificar su ocurrencia por medio de otro medio, se puede solicitar la práctica de las diligencias previas de comprobación reglamentadas en el artículo 26 de la Ley 256 de 1996.

Quien pretenda interponer una acción jurisdiccional por competencia desleal, buscando la declaratoria de deslealtad de los actos acusados, la suspensión de los mismos o la remoción de sus efectos, además de la reparación económica, a través de la pretensión de indemnización de perjuicios, puede acudir a los Juzgados Civiles del Circuito o a la Superintendencia de Industria y Comercio -Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales-. Finalmente se debe tener en cuenta que en el artículo 306 del Código Penal se tipifica el delito de "usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales" de la siguiente manera: "El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de

obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)". (10) La finalidad de esta acción es la condena por el fraude que se cometa con la utilización ilegal de derechos de propiedad industrial ajenos. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Mariana Naranjo

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos Notas de referencia: (1) Artículo 30 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (2) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 33-IP-2013. (3) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 152-IP-2011. (4) Artículo 238 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (5) Artículo 239 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (6) CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, artículo 17: "Competencia privativa de tos jueces de circuito especializado. Modificado. Decr. 2273 de 1989, art. 3°., par. 1°. Los jueces civiles del circuito especializados conocerán, además en primera instancia de los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales,

marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la propiedad industrial que no estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción contencioso administrativa. (7) LEY 1564 DE 2012, CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, artículo 24. “Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas. Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas: (...) 3. Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual: La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial. (...)\". (8) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 152-IP-2011. (9) Artículo 20 Ley 256 de 1996. (10) CÓDIGO PENAL, artículo 306, modificado por la Ley 1032 de 2006. "Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales".