SIC - Concepto-13203961

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-203961- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 8

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta El peticionario formula una serie de preguntas en relación con el Protocolo de

Madrid.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Signos distintivos De acuerdo con lo establecido en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma".

En este sentido, y según lo dispone el artículo 19 del referido decreto, la Dirección de Signos Distintivos tiene, entre otras, las siguientes funciones: "1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad. (...)" (1) Por su parte, el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso

• Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracciones a los derechos de propiedad industrial.

Al respecto, en primer lugar, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares, como la que usted expone en su comunicación, ni dirimir un conflicto de carácter contractual. Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación damos respuesta de manera general a sus preguntas. 2.1. Primera pregunta. "¿Cómo se hace una lista de antecedentes marcarios en los países miembros? Y que (sic) tarifa tiene?" 2.1.1 Respuesta. Con el fin de conocer las marcas registradas que puedan tener similitud con la marca que está interesada en registrar puede solicitar el servicio de Búsqueda de parecidos por clase, cuyas tarifas para el año 2013 están prevista en el numeral 1.1.3 del Capítulo primero del Título Décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio:  Marcas nominativas y/o parte denominativa (de las marcas mixtas (hasta siete -7páginas) por signo: COP 30.000,00  Página adicional: COP 5.000,00  Marcas nominativas y/o parte denominativa de las marcas mixtas (hasta siete -7páginas) por clase adicional del mismo signo: COP 15.000,00  Marcas figurativas y/o parte gráfica de las marcas mixtas (hasta dos -2páginas): COP 30.000,00  Página adicional: COP 11.000,00 2.2. Segunda pregunta. "¿Cómo se registra una marca en los países miembros y las tarifas?" 2.2.1 Respuesta. Le recomendamos consultar el Manual del Protocolo de Madrid de esta Entidad, el cual puede consultar en el siguiente link http://issuu.com/quioscosic/docs/manual_protocolo_madrid_final_impre. Las reglas generales para llevar a cabo los trámites que se regulan por el Protocolo de Madrid están consignadas en el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo, el cual puede ser consultado en la siguiente dirección http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283518. Así mismo, debe tener en consideración lo dispuesto en el Capítulo Sexto del Título Décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual encuentra en esta dirección: http://www.sic.gov.co/documents/10165/1638611/TITULOXSellodeDenominacionde Origen20junio2013JMfinal.pdf/f212c664-c41f-4c83-904a-ce708fa2bb33. Para obtener un registro internacional dentro del ámbito del Protocolo de Madrid, teniendo como Oficina de Origen a esta Superintendencia debe seguir los siguientes pasos:  Contar con una marca registrada o con una solicitud de marca radicada ante esta Entidad.  Presentar una Solicitud Internacional, la cual, cuando se surta el trámite a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, debe estar en español, excepto algunos documentos especiales, los cuales puede consultar en el

Reglamento Común del Arreglo de Madrid. Lo puede hacer en físico o a través de nuestra página web www.sic.gov.co. En la solicitud debe designar al menos un país elegible, pero posteriormente podrá añadir otros estados.  Una vez se reciba la solicitud completa se envía a la Oficina Internacional, la cual hace una revisión de forma -requisitos y pago de tasas-, posteriormente efectúa el registro internacional y lo publica en la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales y notifica a las Oficinas Designadas para que inicien el procedimiento nacional. En relación con las tasas para los trámites internacionales con fundamento en el Protocolo de Madrid se debe tener en consideración que se deben pagar unas tasas a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, las cuales están fijadas para el año 2013 en el numeral 1.2.2.4 del Capítulo Primero del Título Décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, y son principalmente las siguientes:  Transmisión, certificación y envío de la solicitudes internacionales a la OMPI, conforme al Protocolo de Madrid: COP 60.000,00  Solicitud de transformación hasta antes de la decisión final: COP 375.000,00  Solicitud de Transformación de un registro: COP 100.000,00  Inscripción de sustitución del registro Nacional en Internacional: COP 20.000,00 Así mismo, se deben pagar las tasas fijadas en el Capítulo 8 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid. 2.3. Tercera pregunta. "¿Que (sic) duración tiene el procedimiento?" 2.3.1 Respuesta. Para determinar la duración del trámite del registro de una marca con fundamento en

el Protocolo de Madrid se debe tener en cuenta que el trámite tiene distintas etapas las cuales se surten ante distintas entidades, esto es, una etapa inicial ante la oficina nacional, posteriormente en la oficina nacional y finalmente en cada una de las oficinas de los países designados. En este sentido, le podemos indicar que el estándar del tiempo en que se tarda está Superintendencia para surtir el trámite de registro de una marca es de 6 meses aproximadamente. 2.4. Cuarta pregunta. "¿Cómo (sic) se hace una lista de antecedentes marcarios en los países que NO son miembros? Se debe ir personalmente a cada país donde se quiera hacer? Se puede hacer a través de la SIC?" 2.4.1 Respuesta. No es posible para esta Superintendencia brindarle acceso a antecedentes marcarios ni indicarle cómo son los trámites antes Oficinas Nacionales con las cuales no se hayan suscrito acuerdos o que no sean miembros de tratados de cooperación de los cuales sea parte Colombia. En este sentido, le recomendamos acceder a la página web de la autoridad a cargo de la propiedad industrial en aquellos países que sean de su interés y que no sean parte de los instrumentos de cooperación en la materia a los cuales ha adherido Colombia. 2.5. Quinta pregunta. "¿Como (sic) se registra una marca en algún país que No sea miembro del Protocolo de Madrid?" 2.5.1 Respuesta. Nos remitimos a la respuesta dada en el numeral 2.4.1 del presente concepto. 2.6. Sexta pregunta. "¿Como (sic) se establece la viabilidad del registro de una marca (...) Como (sic) puedo establecer un criterio de viabilidad antes de registrarla y

basándome en el listado de antecedentes marcarios?" 2.6.1 Respuesta. La viabilidad del registro de una marca en Colombia solamente puede ser determinada por la Delegatura de Propiedad Industrial dentro de trámite de registro de marcas, y cuando se trate de una solicitud internacional, lo hará cada uno de los países designados. Sin embargo, a fin de evaluar su marca previo al inicio del trámite le recomendamos tener en cuenta lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto del cotejo de marcas: "1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense

que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa; "SHERATON", publicado en la Gaceta Oficial N° 1648 del 21 de agosto de 2008). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o de asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:  La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

 La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.  La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

2. Reglas para el cotejo entre signos distintivos.

La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:  La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.  En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.  Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.  Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP2006. Marca: "GUDUPOP", publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de

2006. Y Proceso 62-IP-2006. Marca: "DK", publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006." (2) 2.7. Séptima pregunta. "¿El criterio para el otorgamiento de la marca varía entre países? Dado que en español se escribe igual que como se pronuncia o se lee, pero en ingles

(sic) se puede escribir de varias formas pero se pronuncia o lee igual?" 2.7.1 Respuesta. Según se manifestó previamente, cada una de las autoridades de los países designados puede realizar el análisis de registrabilidad con fundamento en la normativa y criterios aplicables en dicho Estado, en esta medida, no es posible pronunciarnos sobre la viabilidad del registro de una misma marca en distintos países. Sin embargo, es posible que consulte ante cada uno de los países designados la normativa aplicable y casos resueltos, con el fin de conocer los criterios que han tenido en consideración. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Mariana Naranjo

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos Notas de referencia: (1) Artículo 19 del Decreto 4886 de 2011. (2) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 76-IP-2013.Ibídem.