SIC - Concepto-13213563

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-213563- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 5

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta El peticionario formula la siguiente consulta: "(...) En el memorial de requisitos pide (...) un CERTIFICADO EN EL CUAL CONSTE QUE LA MARCA ESTA (sic) O NO REGISTRADA EXPEDIDO POR LAS (sic) S.I.C y Una AUTORIZACIÓN DE USO DE MARCA (si la marca adjunta pertenece a un tercero). Estos 2 requisitos los expiden ustedes? Y cuáles son los requisitos para solicitarlos? (…)"

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma". En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, la Dirección de Signos Distintivos tiene, entre otras, las siguientes funciones: "1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas

comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad. (...)" De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones:  Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo

(depósitos).  Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Al respecto, en primer lugar, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares, como la que usted expone en su comunicación, ni brindar asesorías.

Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación le brindamos información sobre las licencias de uso de las marcas. 2.1 Las licencias de uso de las marcas. En relación con esta materia el artículo 162 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. (...)" (1) El registro de las licencias constituidas sobre marcas es de carácter voluntario, ya que el mismo sólo tiene como finalidad dar publicidad, sin que se constituya en un requisito para hacerlo oponible frente a terceros. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1 literal h de la Decisión 689 de 2008, la cual fue reglamentada en Colombia a través del Decreto 729 de 2012. El trámite de inscripción de la licencia está regulado en el numeral 1.2.6.3 del Título décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual dispone: "Para el trámite de registro de las licencias a que hace referencia la Decisión 486 de 2000, en particular en los artículos 57, 85, 106, 133 y 162, se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Licencia, Formato PI01-F09 (para signos distintivos) y Formato PI02-F16 (para nuevas creaciones), que corresponden a los Anexos 6.7 y 6.21 de esta Circular, respectivamente. Cuando el licenciante y el licenciatario de varios derechos de propiedad

industrial sean las mismas partes, podrá presentarse una sola solicitud de inscripción, siempre que se trate del mismo tipo de derechos de propiedad industrial: Marca, lema, patente o diseño industrial. No se exigirá documento escrito adicional en donde conste la licencia cuando la solicitud de registro de la misma se encuentra firmada por las partes. (...)" (2) En relación con el contrato de licencia de marca la doctrina ha considerado: "De ordinario, la licencia de marca es un contrato oneroso (...). En efecto, la licencia de la marca presupone, la más de las veces, un intercambio de prestaciones entre el licenciante y el licenciatario: la regalía pagadera por el licenciatario constituye la contrapartida de las prestaciones que debe efectuar el licenciante de la marca. No hay que excluir, sin embargo, la posibilidad de que la licencia de marca sea gratuita; así puede ocurrir, por ejemplo, en la hipótesis de que la sociedad titular de la marca otorgue una licencia a favor de una sociedad perteneciente al mismo grupo. La licencia de marca es un contrato que genera obligaciones duraderas. (...) La licencia de marca es un contrato que implica una relación de confianza entre el licenciante y el licenciatario. Para el licenciante de la marca es esencial la organización empresarial de que dispone el licenciatario a fin de fabricar y distribuir en el mercado los productos diferenciados por la marca licenciada. La elección meditada del licenciatario en atención a la estructura de su empresa está relacionada con el control que el licenciante debe ejercer sobre el nivel de calidad de los productos portadores de la marca licenciada. (...)"(3) Específicamente en relación con las obligaciones del licenciante se ha considerado:

"La principal obligación del licenciante es autorizar al licenciatario para que use la marca licenciada en la distribución y publicidad de los correspondientes productos o servicios. Tradicionalmente se mantenía que la obligación básica del licenciante es una obligación negativa: no ejercitar frente al licenciatario el ius prohibendi inherente al derecho exclusivo sobre la marca. Pero lo cierto es que además de esta prohibición negativa, el licenciante asume una serie de obligaciones positivas. Entre las mismas figura, en primer término, la de mantener en vigor la marca licenciada, procediendo, en su caso, a efectuar las renovaciones pertinentes. En segundo término, cabe citar la obligación de entablar las correspondientes acciones contra los terceros que violen el derecho sobre la marca licenciada. (...) El licenciante deberá velar, además, por la conservación del valor competitivo de la marca. (...) En términos generales, cabe afirmar que el licenciante está obligado a proporcionar al licenciatario el uso de la marca y a mantenerlo en el uso pacífico de la misma." (4) En relación con las obligaciones del licenciatario la doctrina ha expresado: "Entre las obligaciones del licenciatario ocupa un lugar preponderante la de pagar un canon o regalía (royalty). La regalía, que constituye la contrapartida de las obligaciones asumidas por el licenciante, puede revestir diversas modalidades. (...) En el contrato de licencia, el licenciatario asume, por regla general, ciertas obligaciones en relación con el uso de la marca: tanto en lo concerniente a la intensidad o nivel del uso, como en lo que se refiere a la forma bajo la cual debe ser usada la marca. La intensidad del uso de la marca por parte del

licenciatario repercute sobre la obligación legal de usar la marca. (...) Incumben también al licenciatario obligaciones relacionadas con el mantenimiento e incremento del goodwill de la marca licenciada. (...) Una ulterior obligación del licenciatario puede constituir en desarrollar actividades publicitarias con respecto a los productos o servicios cubiertos por la marca licenciada. (...)"(5) 2.2 Certificaciones. En atención a su pregunta le informamos que a través de la Secretaría Ad Hoc de esta Superintendencia, se expiden certificaciones como las que usted requiere, esto es, sobre la existencia del registro de una marca, su titular y si se encuentra registrada una licencia de uso. Para llevar a cabo dicho trámite debe presentar la solicitud por escrito e indicar el nombre de la marca y su número de expediente o de certificado y pagar la tasa prevista para dicho trámite, la cual según el numeral 1.1.4.2 del Título primero de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio para el año 2013 asciende a la suma de COP 20.000. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Mariana Naranjo

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos Notas de referencia: (1) Artículo 162 Decisión 486 de 2000 Comisión de la Comunidad Andina. (2) Numeral 1.2.6.3 Título décimo Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

(3) Fernández-Novoa Carlos y otros, Manual de \a Propiedad Industria,, Marcial Pons, 2009, Madrid, página 695. (4) Ibídem, páginas 696 y 697. (5) Ibídem, páginas 697 y 698.