SIC - Concepto-13214140

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-214140- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 6

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta El peticionario formula una serie de preguntas en relación con el artículo 72 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de

Patentes. De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma". En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia le corresponden, entre otras, las siguientes funciones: "1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención.

2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de invención.

(...)

4. Decidir las solicitudes de inscripción de las actuaciones posteriores a la concesión de los derechos sobre nuevas creaciones, salvo aquellas atribuidas al Superintendente de Industria y Comercio. (...)"

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones:  Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).  Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Dentro del ámbito de las referidas competencias a continuación damos respuesta a sus preguntas. 2.1 Pregunta 1.1 "Está previsto por esta Entidad un formulario especial para esta clase de trámites? En caso afirmativo, cuál es el formulario?" 2.1.1 Respuesta Se deberá usar el formulario PI02-F05 que corresponde al Anexo número 6.14 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, al cual puede acceder a través del siguiente link: http://www.sic.gov.co/es/anexos-de-la-circularunica 2.2 Pregunta 1.2 "Se debe pagar una tasa por concepto de esta solicitud? En caso afirmativo,

cuál es esa tasa?" 2.2.1 Respuesta Dado que en las tasas previstas para el año 2013 no se ha establecido una tasa especial para el trámite de división de una patente concedida, teniendo en consideración que se trata de una actuación posterior a la concesión de la patente, y entre tanto no se establezca una tasa especial, se debe pagar la tasa prevista en el numeral 1.1.1.3.2.2 del Capítulo Primero del Título Décimo de la Circular Única. 2.3 Pregunta 1.3 "Qué anexos deben acompañar esta solicitud?" 2.3.1 Respuesta El artículo 72 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "El titular de una patente podrá dividirla en dos o más patentes fraccionarias. Serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la división de una solicitud." (1) Por remisión expresa del artículo 72 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina a las solicitudes de división de patentes ya concedidas se les aplican las reglas previstas en el artículo 36 de dicha norma para la solicitud de división de patentes en trámite. En este sentido, el inciso final del artículo 36 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "(...) A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes correspondientes." (2) De acuerdo con dicha norma, se deben presentar los documentos necesarios para formar las patentes fraccionarias correspondientes, y para cada patente fraccionaria

se deben allegar, entre otros, el petitorio, el capítulo de las reivindicaciones que corresponderá a cada patente fraccionaria y comprobante del pago de la tasa. Así mismo, se deben tener en consideración los anexos previstos en el numeral 6 del Formulario PI02-F05. 2.4. Pregunta 1.4 "Cuál es el trámite que se sigue para esta clase de trámites?" 2.4.1 Respuesta No se ha regulado un procedimiento especial para las solicitudes de división de patentes concedidas, por lo cual se aplicarán en lo pertinente las reglas generales sobre actuaciones administrativas. Una vez recibida la solicitud se evaluará si la misma está completa o si es necesario hacer un requerimiento al peticionario, una vez la Superintendencia cuente con la solicitud completa procederá a decidir a través de un acto administrativo sobre la procedencia o no de la división de la patente. 2.5. Pregunta 1.5 "Está limitada la solicitud de fraccionamiento o división de la patente concedida a la materia reivindicada en la patente concedida? Al respecto solicito precisar, si el pliego reivindicatorio de la solicitud divisional puede estar sustentado en la descripción de la solicitud parental y no en su pliego reivindicatorio." 2.5.1 Respuesta El artículo 51 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas." (3)

De acuerdo con dicha norma, son las reivindicaciones de la patente las que determinan el ámbito de protección del derecho, por lo cual, la división de la patente se debe referir exclusivamente a las reivindicaciones efectivamente protegidas en el acto administrativo a través del cual se concedió la patente Teniendo en cuenta que, según lo dispone el citado artículo 51 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la descripción será solamente una herramienta para la interpretación de la patente, la división se debe limitar a las reivindicaciones amparadas por la patente, y no en la descripción. 2.6 Pregunta 1.6 "Al solicitar el fraccionamiento o división de la patente concedida debe efectuarse una modificación en la solicitud parental? En caso afirmativo, cuáles son los requisitos de esta modificación?" 2.6.1 Respuesta La figura de la división de una patente concedida difiere de la figura de la modificación de una patente, por lo cual, tiene como efecto exclusivamente la creación de varias patentes a raíz del fraccionamiento de las reivindicaciones de una patente concedida. En este sentido, a través de la figura de la división no corresponde llevar a cabo una modificación a la solicitud parental. 2.7 Pregunta 1.7 "A partir de cuándo debería pagarse la tasa de anualidad respectiva de la solicitud divisional? A este respecto solicito precisar, si es necesario esperar a que haya una decisión de concesión de la solicitud divisional." 2.7.1 Respuesta En primer lugar se debe tener en cuenta que el hecho de que se esté tramitando la

división de una patente concedida no exime del pago de la anualidad de la patente parental. Sin perjuicio de lo anterior, una vez decidida la solicitud de división, las fraccionarias continuarán con el pago de la anualidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de Comunidad Andina. Así pues, a efectos de determinar la fecha en que se debe proceder con el pago de la anualidad, una vez fraccionada la patente, se debe tener en cuenta la fecha de presentación inicial de la solicitud que dio lugar al otorgamiento de la patente que posteriormente fuera fraccionada. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Mariana Naranjo

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos Notas de referencia: (1) Artículo 72 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (2) Inciso final artículo 36 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (3) Artículo 51 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.