SIC - Concepto-13225834

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-225834- -00003-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Estimado(a) Señor: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta El peticionario formula las siguientes preguntas: 1. “¿cuál (sic) es la diferencia existente en Colombia entre una marca registrada y una marca no registrada, sus diferentes características, derechos y demás?” 2. “¿ las (sic) marca (sic) que están registradas en cualquier país fuera de la comunidad andina, léase Europa, Asia, China, Japón, estados unidos de América, o cualquier otro, tienen algún tipo de prelación, derecho de registro, prioridad, derechos de uso o cualquier otro en Colombia? de (sic) ser así cuales (sic) son sus características?”

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia le corresponden, entre otras las siguientes funciones:

“1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención.

2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de invención.

(…)

4. Decidir las solicitudes de inscripción de las actuaciones posteriores a la concesión de los derechos sobre nuevas creaciones, salvo aquellas atribuidas al Superintendente de Industria y Comercio. (…)” Por su parte la Dirección de Signos Distintivos, tiene entre otras, las siguientes funciones: “1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad. (…)” De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones: • Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo

(depósitos). • Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Dentro del ámbito de las referidas competencias a continuación damos respuesta de manera general a sus preguntas. 2.1 Primera pregunta. 2.1.1 Derecho al uso exclusivo de una marca - ejercicio del jus prohibendi El derecho al uso exclusivo de una marca 1, en Colombia, se adquiere, únicamente, por el registro efectuado ante esta Superintendencia 2 por el que se confiere a su titular el derecho a usar la marca de manera exclusiva y excluyente y a ejercer el jus prohibendi, consistente en actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice los actos indicados en las disposiciones señaladas en la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en nuestro país en materia de propiedad industrial. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 3, ha expresado que: “El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarias dejadas a capricho del titular”. 1 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 134: “(…) constituirá marca cualquier

signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. (….)”. 2 Ibídem, artículo 154 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 7-IP-98 El artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello

pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”. En este orden de ideas, en ejercicio de sus derechos de propiedad industrial, el titular de una marca registrada puede impedir el uso de un signo –marca, lema, nombre, enseña comercial o indicación geográficasimilarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor. Por el contrario, quien no es titular de un registro de marca tampoco es titular de los derechos de propiedad industrial enumerados en el artículo 155 transcrito. 2.1.2 Limitaciones al derecho de exclusividad del titular marcario En los artículos 157 a 159 de la Decisión 486 Andina, se establecen algunos eventos en los que el titular de la marca no puede impedir a terceros la comercialización de productos identificados con ella: \"Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras

características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legí-timamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas. Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca

idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.\". 2.2 Segunda pregunta. 2.2.1 El principio de territorialidad de la protección marcaria De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección jurídica y el ejercicio del derecho sobre una marca registrada está delimitado por el territorio del país en que se otorga la respectiva concesión o registro. Sobre este punto se ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así:

\"La regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado. El alcance de la protección extraterritorial de las marcas, sólo puede producirse cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, como es el caso de la notoriedad y de los acuerdos de comercialización, que se regulan en los artículos 83 literal b) y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, respectivamente. (...) De conformidad con la doctrina comunitaria ‘la protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la protección que dispensa el Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras’ (Procedimiento de Propiedad Industrial, Metke, Ricardo, Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, pág. 26). El principio de territorialidad del derecho marcario a que se refiere el autor, como éste lo anota, está sujeto a excepciones derivadas de regulaciones contenidas en convenios internacionales que permiten hacer extensiva la protección de derechos constituidos en unos estados a otros países pertenecientes a un convenio determinado. Es el caso de la Convención de Washington de 1929, que permite extender la protección legal de una marca otorgada en un estado a otros estados vinculados al convenio internacional”4. Por lo anterior, los derechos de exclusividad para el uso de una marca se tienen

dentro del territorio del país o Estado donde se conceden, y para la comercialización de los productos o servicios distinguidos con una marca en otros países debe tenerse en cuenta la legislación interna de los mismos. No obstante lo anterior, eventualmente, de acuerdo con el cumplimiento de determinadas condiciones los derechos conferidos con el registro de una marca en Colombia pueden ser extendidos a otros países, en atención a acuerdos internacionales suscritos entre Colombia y otras naciones que consagren el principio de trato nacional o el de reciprocidad. En este sentido, es posible hacer uso de las herramientas que brinda el Protocolo de Madrid, sobre el cual se puede informar en el Manual del Protocolo de Madrid elaborado por esta Superintendencia, el cual puede consultar en el siguiente link: http://issuu.com/quioscosic/docs/manual_protocolo_madrid_final_impre. 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 17-IP-98, del 21 de abril de 1998, marca La Rubia. El Protocolo de Madrid es un tratado internacional que permite una vía alternativa para el registro de una marca en varios países, haciendo uso de una misma solicitud. El punto de partida para hacer uso de dichas facilidades es registrar una marca en alguno de los países parte del Sistema de Madrid – así se conocen de manera conjunta al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo de Madrid-, los cuales se pueden consultar en la siguiente página web: http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang_en&treaty_id=8 Una vez se cuenta con dicho registro o solicitud, el cual se denomina base, es posible solicitar la extensión de la misma, esto es, la protección en otro u otros países parte del Sistema. Así mismo, es posible presentar una solicitud internacional y designar los países o

territorios en los que se pretende la protección, tanto para una región como un país. Por otra parte, es posible obtener la protección regional de una marca, al presentar la solicitud a algunas de las siguientes oficinas regionales: • Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), que brinda protección en los 27 países de la Unión Europea. • Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO), que protege la marca en 9 países africanos de habla inglesa. • Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la otorga protección marcaria en 16 países africanos de lengua francesa. Las reglas generales para llevar a cabo los trámites que se regulan por el Protocolo de Madrid están consignadas en el Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo, el cual puede ser consultado en la siguiente dirección http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283518. Así mismo, debe tener en consideración lo dispuesto en el Capítulo Sexto del Título Décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual encuentra en esta dirección: http://www.sic.gov.co/documents/10165/1638611/TITULOXSellodeDenominaciond eOrige n20junio2013JMfinal.pdf/f212c664-c41f-4c83-904a-ce708fa2bb33. Para obtener un registro internacional dentro del ámbito del Protocolo de Madrid, teniendo como Oficina de Origen a esta Superintendencia debe seguir los siguientes pasos: • Contar con una marca registrada o con una solicitud de marca radicada ante esta

Entidad. • Presentar una Solicitud Internacional, la cual, cuando se surta el trámite a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, debe estar en español, excepto algunos documentos especiales, los cuales puede consultar en el Reglamento Común del Arreglo de Madrid. Lo puede hacer en físico o a través de nuestra página web www.sic.gov.co. En la solicitud debe designar al menos un país elegible, pero posteriormente podrá añadir otros estados. • Una vez se reciba la solicitud completa se envía a la Oficina Internacional, la cual hace una revisión de forma –requisitos y pago de tasas-, posteriormente efectúa el registro internacional y lo publica en la Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales y notifica a las Oficinas Designadas para que inicien el procedimiento nacional. En relación con las tasas para los trámites internacionales con fundamento en el Protocolo de Madrid se debe tener en consideración que se deben pagar unas tasas a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, las cuales están fijadas para el año 2013 en el numeral 1.2.2.4 del Capítulo Primero del Título Décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, y son principalmente las siguientes: • Transmisión, certificación y envío de la solicitudes internacionales a la OMPI, conforme al Protocolo de Madrid: COP 60.000,00 • Solicitud de transformación hasta antes de la decisión final: COP 375.000,00 • Solicitud de Transformación de un registro: COP 100.000,00 • Inscripción de sustitución del registro Nacional en Internacional: COP 20.000,00 Así mismo, se deben pagar las tasas fijadas en el Capítulo 8 del Reglamento

Común del Arreglo de Madrid. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Mariana Naranjo

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos