SIC - Concepto-13228791

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-228791- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Estimado(a) Señor: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta El peticionario formula las siguientes preguntas: 1. “(…) Habida cuenta de que la Superintendencia ya reconoció la denominación de origen (…) ¿con qué acciones cuenta nuestro Ordenamiento para hacer efectivo dicho reconocimiento?¿Cómo se puede evitar que en cualquier lugar del país diferente de (…) algún otro productor (…) fabrique (…) y lo comercialice con dicha denominación? (…)” 2. “Identificadas tales acciones, ¿ante quién se las puede tramitar? ¿Se requiere actuar a través de abogado?”

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. En este sentido, de acuerdo con el artículo 19 del Decreto 4886 de 2011 la Dirección de Signos Distintivos tiene, entre otras, las siguientes funciones: “4.Tramitar las solicitudes de declaración de protección de una

denominación de origen.

5. Tramitar las solicitudes relacionadas con la delegación para autorizar el uso de una denominación de origen (…)” Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial.

Al respecto, en primer lugar, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares, como la que usted expone en su comunicación. Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias a continuación damos respuesta de manera general a sus preguntas. 2.1 Primera pregunta. Las denominaciones de origen se encuentran definidas en el artículo 201 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado, se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos” 1 Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: “(…) De dicha definición se desprenden dos elementos que individualizan el

concepto de denominación de origen, el primero de ellos es el de la denominación esté constituida por el nombre de un país o región, o el de una denominación que sin ser la de un país o región, refiera a uno de ellos. El criterio para determinar los límites de dicha referencia deberá ser analizado de acuerdo al caso concreto, considerando que se tenga suficientemente acreditado que en la vida del tráfico comercial se emplea dicha denominación para distinguir al producto objeto de protección. En el segundo elemento es condición que la reputación u otras características del producto se deba exclusiva o esencialmente al medio geográfico referido con la denominación, es decir, que el producto protegido como denominación de origen sea producto de factores culturales, naturales y humanos, lo que significa, que si el producto no se produjera, elaborara, extrajera o cultivara en la región geográfica determinada con dichos factores, no tendría las mismas características y por tanto constituiría un producto diferente. (…)”2 El artículo 214 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad establece lo siguiente en relación con la protección que se otorga a una denominación de origen: “La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al respecto emita la oficina nacional competente. El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción del derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.”. 3 De acuerdo con lo anterior, desde que la denominación de origen se encuentra

declarada como tal por parte de la oficina nacional competente, en el caso de 1 Artículo 201 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 76-IP-2007 3 Artículo 214 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, se podrán promover acciones para impedir su uso sin autorización. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado: “El artículo 214 de la Decisión 486 establece las características de protección territorial de las denominaciones de origen, incluyendo en tales características: el inicio de la protección y los casos de infracción a éste derecho concedido. La denominación de origen se protege en el país donde es presentada la solicitud, desde la declaración que a tales efectos emita la autoridad competente. En este sentido, en principio, la norma reconoce la protección territorial de la denominación de origen. De otro lado, el citado artículo reconoce que todo uso no autorizado de la denominación constituye una infracción al derecho marcario. Éste no sólo es sancionado en casos de usos como denominación de origen, sino como signo distintivo, o como descripción referencial de las características del producto, es decir, no se podrá utilizar la denominación protegida en referencias que incluyan indicaciones como “género, tipo, imitación”, o similares.” 4 De acuerdo con lo anterior, es posible promover una serie de acciones con el fin de impedir un uso no autorizado de una denominación de origen, ya sea que se use como tal, que se use como signo distintivo o que se use como descripción de

las características de un producto: 2.1.1 Protección al consumidor El uso sin autorización de una denominación puede llegar a afectar los derechos de los consumidores, por lo cual se podría una queja con el fin de que se inicie una investigación administrativa en los términos del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor-. 2.1.2 Acción por infracción de derechos de propiedad industrial 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 140-IP-2012 El artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina consagra la acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial, la cual se promueve ante la autoridad nacional competente, la cual de acuerdo con el literal a del artículo 24 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012se tramita ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de funciones jurisdiccionales El artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.”5

A través de dicha acción el demandante puede solicitar el cese del comportamiento que implica una infracción al derecho o derechos de propiedad industrial y la indemnización de los perjuicios causados. Así mismo el demandante podrá solicitar el decreto de medidas cautelares con el fin de evitar una posible infracción a un derecho de propiedad industrial, según lo prevé el artículo 245 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.”6 5 Artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina 6 Artículo 245 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina 2.1.3 Acción por competencia desleal jurisdiccional La infracción a una denominación de origen puede constituir una conducta de competencia desleal, caso en el cual se podrán promover las acciones previstas para este efecto en la Ley 256 de 2006. El artículo 20 de la Ley 256 de 1996 consagra dichas acciones: “1. Acción declarativa y de condena. El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al

demandante. El demandante podrá solicitar en cualquier momento del proceso, que se practiquen las medidas cautelares consagradas en el artículo 33 de la presente Ley.

2. Acción preventiva o de prohibición. La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción para solicitar al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno.”7

La Ley 256 de 1996 establece como conductas constitutivas de competencia desleal los actos de imitación, descrédito, confusión y el aprovechamiento de la reputación ajena a partir de la utilización sin autorización de signos distintivos en cabeza de terceros o denominaciones de origen falsas o engañosas. En este sentido los artículos 10, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996 señalan: “ACTOS DE CONFUSIÓN. (…) se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.” 8 “ACTOS DE IMITACIÓN. La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley. No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la 7 Artículo 20 de la Ley 256 de 1996 8 Artículo 10 Ley 256 de 1996 procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica. También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado.” 9 “EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA. Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como \"modelo\", \"sistema\", \"tipo\" , \"clase\", \"género\", \"manera\", \"imitación\", y \"similares\".” 10 Dichas acciones se pueden promover ante la jurisdicción ordinaria o ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual para este efecto ejerce funciones jurisdiccionales. Finalmente, se debe tener en cuenta que una conducta de competencia desleal, cuando tiene un grado de significatividad que afecte no solamente a una o varias personas, sino que afecten también los intereses generales del mercado, puede dar lugar a una investigación por competencia desleal administrativa. En este

caso, y según lo determinó la Sentencia C-649 de 2001 de la Corte Constitucional, se aplicará el procedimiento previsto para las investigaciones por prácticas comerciales restrictivas – Ley 1340 de 2009 y Decreto 019 de 2012-. 2.2 Segunda pregunta. 9 Artículo 14 Ley 256 de 1996 10 Artículo 15 Ley 256 de 1996 En relación con la autoridad competente para conocer de las acciones nos remitimos a la respuesta dada en el numeral anterior. Por otra parte, respecto de la necesidad de contar con abogado, cuando se trate de actuaciones administrativas, como lo es por ejemplo la presentación de una queja por violación a las normas de protección al consumidor, no se requiere contar con un abogado. Sin embargo, cuando se trate de actuaciones jurisdiccionales, como lo son la acción por infracción de derechos de propiedad industrial y las acciones por competencia desleal jurisdiccional, se debe tener en consideración lo dispuesto en el artículo 63 del Código de Procedimiento Civil en relación con el derecho de postulación: “Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permite su intervención directa.” 11 Dichas excepciones se encuentran consagradas, entre otras, en el artículo 28 del Decreto 196 de 1971: “Por excepción se podrá litigar en causa propia sin ser abogado inscrito, en los siguientes casos:

1. En ejercicio del derecho de petición y de las acciones públicas consagradas por la Constitución y las leyes.

2. En los procesos de mínima cuantía.

3. En las diligencias administrativas de conciliación y en los procesos de única instancia en materia laboral.

4. En los actos de oposición en diligencias judiciales o administrativas, tales como secuestros, entrega o seguridad de bienes, posesión de minas y otros análogos. (…)” 12

En este sentido, es posible que se actúe en causa propia, sin ser abogado, cuando sea un proceso de mínima cuantía, esto es, que las pretensiones no excedan de 40 smmlv ($23.580.000 pesos para el año 2013). Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. 11 Artículo 63 Código de Procedimiento Civil 12 Artículo 28 Decreto 196 de 1971 Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Mariana Naranjo

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos