SIC - Concepto-13240120

Bogotá D.C 10

Asunto: Radicación: 13-240120- -6-0

Trámite: 113

Actuación: 440

Folios: 09

Estimada Señora: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta La peticionaria formula las siguientes peticiones: 1. "Se suministre información suficiente sobre el concepto de Marca Nominativa, Signo Distintivo, Marca Mixta y se concluya sobre sus diferencias entre sí, de conformidad con la Decisión 486 de 2000, conceptos desarrollados por la SIC en la materia y demás normas concordantes que la regulan." 2. "De acuerdo a lo anterior, se emita un concepto sobre la Resolución No. (...) mediante la cual se concedió registro de la marca (...), en cuanto se explique de forma suficiente y clara el alcance de protección en materia de propiedad industrial al titular de la marca referida." 3. "Se suministre información suficiente sobre sí (sic) la sociedad (...) es titular de registro de signo distintivo del siguiente (...) En caso de que la referida sociedad sea titular de registro de tal signo distintivo, informar sobre las características del registro, resolución mediante la cual fue concedida y los colores autorizados para hacer uso de dicho signo." 4. "Se suministre información suficiente sobre sí (sic) la sociedad (...) es titular de otras marcas registradas, en qué modalidad y bajo qué resolución

fueron concedidos dichos registros marcarios." 5. "De lo actuado respecto a las peticiones primera, segunda, tercera y cuarta, se expidan copias con destino a la Peticionaria." 6. "Se expida resolución formal del presente petitorio numeral por numeral en los términos que le confiere la Constitución y la ley."

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Signos distintivo De acuerdo con lo establecido en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma".

En este sentido, y según lo dispone el artículo 19 del referido decreto, la Dirección de Signos Distintivos tiene, entre otras, las siguientes funciones: "1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. 2 Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. 3 Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad. (...)" 1 1 Artículo 19 del Decreto 4886 de 2011 Por su parte, el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracciones

a los derechos de propiedad industrial. Al respecto, en primer lugar, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares, como la que usted expone en su comunicación. Adicionalmente, le informamos que el día 21 de octubre de 2013 trasladamos parcialmente su consulta, en lo atinente a los numerales 3 y 4 a la Secretaria AdHoc de la Delegatura de Propiedad Industrial de esta Superintendencia, y en relación con el numeral 5 a la Coordinación del Grupo de Notificaciones y Certificaciones de esta Entidad. Por lo cual, dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación damos respuesta de manera general a los numerales 1 y 2. 2.1. Primera pregunta. El concepto de Signo Distintivo no se encuentra definido en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, sin embargo, ha sido definido por esta Superintendencia en los siguientes términos: "Son signos distintivos todos aquellos símbolos, figuras, vocablos o expresiones que se utilizan en la industria o en el comercio para diferenciar los productos, servicios, actividades y establecimientos propios de los de los demás." 2 Las marcas se encuentran definidas en los siguientes términos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina: "A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como

marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 2 http://www.prop¡edadintelectualcolombia.com/Site/LinkClick.aspx?filet¡cket=zYfKTm°/o2B¡Hzw%3 D&tabid=9 Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores."3 Las marcas nominativas o denominativas han sido definidas en los siguientes términos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: "Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: "sugestivas" que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y "arbitrarias" que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Es así que, dentro de los signos denominativos están los signos

denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: "No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)". (Proceso 13-IP-2001, caso "BOLIN BOLA", publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001)." (4) 3 Artículo 134 Decisión 486 de 2000 Por otra parte, dicho Tribunal ha definido las marcas mixtas en los siguientes términos: "Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado". (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: "BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gaceta Oficial N° 821, de 01 de

agosto de 2002). De igual manera ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto". (Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) "C.A.S.A", publicado en la Gaceta Oficial N° 410, de 24 de febrero de 1999)." 4 De acuerdo con dichas definiciones, y en atención a su pregunta, los conceptos de signo distintivo, marca nominativa y marca mixta son distintos, y cada uno corresponde a una figura propia. En efecto, los signos distintivos abarcan distintos signos usados por los comerciantes para distinguir sus prestaciones en el mercado. Dentro de la categoría de signos distintivos encontramos las marcas, las cuales, según su forma se pueden clasificar, entre otros, en marcas nominativas, cuando está compuesta exclusivamente de expresiones fonéticas, ya sean palabras o números; y por otra parte, las marcas mixtas, en las cuales hay un elemento nominativo acompañado de un elemento gráfico. 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 30-IP-201 El ser titular de una marca registrada confiere una serie de derechos a su titular, a

fin de proteger dicho signo, los cuales se analizan a continuación. 2.2. Segunda pregunta. Según se indicó con antelación, no es posible a través de un concepto pronunciarse sobre un caso particular, como lo sería indicarle la protección con la que cuenta una determinada marca. Sin embargo, a fin de ilustrarla sobre la materia, le indicaremos de manera general cuáles son las acciones con las que cuenta el titular de una marca registrada. 2.2.1 Acciones administrativas 2.2.1.1 Oposiciones de terceros Dentro del trámite de registro de una marca, el titular de un signo distintivo, puede presentar oposiciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece: "Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. "5 5 Ibídem 2.2.1.2 Protección al consumidor Una violación a los derechos marcarios o en general de signos distintivos en la

cual se vean afectados los derechos de los consumidores puede dar lugar a que se presente una queja con el fin de que se inicie una investigación administrativa en los términos del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 - Estatuto del Consumidor-, 2.2.2 Acciones jurisdiccionales 2.2.2.1 Acción por infracción de derechos de propiedad industrial El artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina consagra la acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial, la cual se promueve ante la autoridad nacional competente, la cual de acuerdo con el literal a del artículo 24 del Código General del ProcesoLey 1564 de 2012se tramita ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de funciones jurisdiccionales El artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. "6 A través de dicha acción el demandante puede solicitar el cese del comportamiento que implica una infracción al derecho o derechos de propiedad

industrial y la indemnización de los perjuicios causados. 6 Artículo 146 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina Así mismo el demandante podrá solicitar el decreto de medidas cautelares con el fin de evitar una posible infracción a un derecho de propiedad industrial, según lo prevé el artículo 245 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina: "Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. "7 2.2.2.2 Acción por competencia desleal jurisdiccional La infracción a un signo distintivo puede constituir una conducta de competencia desleal, caso en el cual se podrán promover las acciones previstas para este efecto en la Ley 256 de 2006. El artículo 20 de la Ley 256 de 1996 consagra dichas acciones: "1. Acción declarativa y de condena. El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante. El demandante podrá solicitar en cualquier momento del proceso, que se practiquen las medidas cautelares consagradas en el

artículo 33 de la presente Ley.

2. Acción preventiva o de prohibición. La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción para solicitar al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohiba aunque aún no se haya producido daño alguno.

"8 La Ley 256 de 1996 establece como conductas constitutivas de competencia desleal los actos de imitación descrédito, confusión y el aprovechamiento de la 7 Artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina 8 Artículo 245 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina reputación ajena a partir de la utilización sin autorización de signos distintivos en cabeza de terceros o denominaciones de origen falsas o engañosas. En este sentido los artículos 10, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996 señalan: "ACTOS DE CONFUSIÓN. (...) se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos." 9 "ACTOS DE IMITACIÓN. La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley. No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de

aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica. También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado." 10 "EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA. Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo" , "clase", "género", "manera", "imitación", y "similares"." 11 Dichas acciones se pueden promover ante la jurisdicción ordinaria o ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual para este efecto ejerce funciones jurisdiccionales. 9 Artículo 20 de la Ley 256 de 1996 10 Artículo 10 Ley 256 de 1996. (11 )Artículo 14 Ley 256 de 1996 11 Artículo 15 Ley 256 de 1996 Finalmente, se debe tener en cuenta que una conducta de competencia desleal, cuando tiene un grado de significatividad que afecte no solamente a una o varias personas, sino que afecten también los intereses generales del mercado, puede

dar lugar a una investigación por competencia desleal administrativa. En este caso, y según lo determinó la Sentencia C-649 de 2001 de la Corte Constitucional, se aplicará el procedimiento previsto para las investigaciones por prácticas comerciales restrictivas - Decreto 2153 de 1992, Ley 1340 de 2009 y Decreto 019 de 2012-, 2.2.3 Acciones penales Finalmente, la usurpación de derechos de propiedad industrial se encuentra tipificado en Colombia como un delito en los siguientes términos: "El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...). "12 Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Mariana Naranjo

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos 12 Artículo 306 del Código Penal