SIC - Concepto-13246403

Bogotá D.C 10

Asunto: Radicación: 13-246403- -1-0

Trámite: 113

Actuación: 440

Folios: 04

Estimado Señor: Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta El peticionario formula las siguientes preguntas: 1. "Si el acuerdo al que hace referencia el artículo 238 de la Decisión 486 debe ser registrado ante la Superintendencia como requisito para su validez u oponibilidad."

2. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, cuál es el procedimiento de registro."

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma". En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia le corresponden, entre otras las siguientes funciones: "1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención.

2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de invención.

(...)

4. Decidir las solicitudes de inscripción de las actuaciones posteriores a la concesión de los derechos sobre nuevas creaciones, salvo aquellas atribuidas al Superintendente de Industria y Comercio. (...)"

Por su parte la Dirección de Signos Distintivos, tiene entre otras, las siguientes funciones: "1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad. (...)" De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones:  Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que seinscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo

(depósitos).  Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y demodelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación damos respuesta a su consulta.

2.1 Primera pregunta. El artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina consagra la acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial, la cual se promueve ante la autoridad nacional competente, la cual de acuerdo con el literal a del artículo 24 del Código General del ProcesoLey 1564 de 2012se podrá tramitar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de funciones jurisdiccionales. El artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares."1 A través de dicha acción el demandante puede solicitar el cese del comportamiento que implica una infracción al derecho o derechos de propiedad industrial y la indemnización de los perjuicios causados. El inciso final de la norma en comento regula los casos en los cuales hay varios titulares del signo distintivo, caso en el cual, por regla general cualquiera de los 1 Artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

titulares puede promover la acción contra la infracción sin que se requiera el consentimiento de los demás titulares. Sin embargo, se establece la posibilidad de que los cotitulares acuerden que solamente se puedan promover dichas acciones cuando se tenga el consentimiento de los demás titulares. En atención a su pregunta, esta Oficina Asesora Jurídica considera que no se hace necesaria la inscripción de un acuerdo de este tipo en el Registro de Propiedad Industrial, dado que la norma no ha dispuesto dicho requisito ni ha previsto consecuencia alguna por el no registro. Al respecto se debe tener en cuenta que en los casos en que la Decisión 486 de 2000 ha querido exigir el registro para efectos de oponibilidad, así lo ha dispuesto expresamente y ha consagrado la inoponibilidad como consecuencia de la falta de registro. 2.2 Segunda pregunta Dado que esta pregunta parte del supuesto de que en la primera pregunta se exigiera la inscripción del acuerdo entre los cotitulares para efectos de validez y oponibilidad de dicho acuerdo, y la respuesta no fue en ese sentido, no hay lugar a contestar la segunda pregunta. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Mariana Naranjo

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos