SIC - Concepto-13250819

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-250819- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Estimado(a) Señor: Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta El peticionario formula la siguiente solicitud: “El registro de marca que adelanto (…) me presenta una oposición (…). Por tal razón, solicito a la Superintendencia de Industria y Comercia (sic) enviarme toda la normatividad disponible sobre términos, oposiciones, y en general, toda información útil sobre el registro de marcas. Asimismo, solicito información sobre cual (sic) es el procedimiento a seguir y el lugar específico donde se recibe la respuesta a dicha oposición.”

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, la Dirección de Signos Distintivos tiene, entre otras, las siguientes funciones: “1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad. (…)” De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones: • Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo

(depósitos). • Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Al respecto, en primer lugar, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares. Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias, nos permitimos dar respuesta de manera general a su consulta. 2.1 Las oposiciones.

La figura de la oposición está prevista en los siguientes términos en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada” 1 Dicha norma ha sido objeto de la siguiente interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “En la Decisión 486 se distinguen dos situaciones para las oposiciones que son:

1. De acuerdo al artículo 146, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá presentar oposición. En este caso, el Tribunal ha considerado que estarán provistas de interés legítimo para presentar oposición, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto marcario.

2. De acuerdo al artículo 147, también tendrá legítimo interés para presentar oposiciones en cualquiera de los Países Miembros, el titular de una marca

idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En este último caso para que prospere esta oposición es necesario que el opositor demuestre su interés real y efectivo en el mercado del País Miembro donde está interponiendo la oposición. La forma de demostrar este interés es 1 Artículo 146 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitando el registro de la marca al momento de interponer la oposición. Lógicamente esta oposición se presentará dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación. 2.1. Si la oposición, se basa en una marca ya registrada en cualquiera de los Países Miembros, la oficina nacional competente podrá denegar el registro del signo solicitado. Esta facultad, constituye una discrecionalidad reglada de la oficina nacional competente, quien después de hacer el examen de registrabilidad entre el signo solicitado a registro y la marca registrada con fundamento en la cual se presentaron las oposiciones, y, tomando en cuenta el riesgo de confusión y/o de asociación concederá o negará el registro solicitado. 2.2. En el caso de que la oposición se base en una solicitud de registro, previamente solicitada en cualquiera de los Países Miembros, lo que conlleva la obligación de solicitar el registro en el País en el que presenta la oposición, se suspenderá el registro del signo solicitado con posterioridad por la otra parte hasta que se resuelva el registro del signo opositor. Igual que en el caso anterior, es una facultad discrecional reglada de la oficina

nacional competente, conceder o negar el registro de los signos, basándose en un examen de registrabilidad. El Tribunal considera que “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147). En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición”. (Proceso 153-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: HERBAMIEL mixta).” 2 De acuerdo con lo anterior, quien es titular de una marca tiene la posibilidad de promover una oposición al registro de otra marca cuando considere que su marca se puede ver afectada por el otorgamiento del derecho de exclusiva sobre el nuevo signo distintivo. Para que una oposición sea admitida debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 149 de la Decisión 486 de 2000, que corresponden al pago de la tasa establecida para tal actuación, que se presente oportunamente y que se indiquen los datos esenciales del opositor y los datos de la solicitud de registro en relación con la cual se formula la oposición. 2 Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 173-IP-2012 En este sentido, la posibilidad de promover una oposición no se constituye en una

obligación para los titulares de las marcas, sino que pueden elegir presentarla cuando a su juicio se hace necesario para proteger su marca. De acuerdo con su pregunta, le informamos que, según la norma en comento, el término para formular la oposición es de 30 días después de la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, plazo que puede ser ampliado por esta Superintendencia a solicitud del interesado en formular la oposición. Una vez se ha presentado una oposición la oficina nacional otorga informa al titular de la solicitud de registro para que dentro de los 30 días siguientes presente sus argumentos y pruebas, según lo dispone el artículo 148 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.” 3 Finalmente, cuando haya trascurrido el plazo del artículo citado, la oficina nacional lleva a cabo el examen de registrabilidad, en el cual se pronunciará sobre las oposiciones presentadas y decidirá si procede o no el registro de la marca, según lo dispone el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado

oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” 4 Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. 3 Artículo 148 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina 4 Artículo 150 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Mariana Naranjo

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos