SIC - Concepto-13255601

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-255601- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Estimado(a) Señor: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta El peticionario formula la siguiente consulta: “El motivo por el cual me comunico con ustedes se debe a que se esta (sic) gestionando el registro de una marca (…) con el (sic) SIC, sin embargo los dueños de tal marca están discutiendo la posibilidad de cambiar las etiquetas del producto sin conocer que (sic) repercusiones traería tal cambio. (…)”

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Signos distintivos.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. En este sentido, y según lo dispone el artículo 19 del referido decreto, la Dirección de Signos Distintivos tiene, entre otras, las siguientes funciones: “1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad. (…)” 1

Por su parte, el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracciones a los derechos de propiedad industrial. Nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares, como la que usted expone en la consulta. Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación damos respuesta de manera general a su pregunta. 2.1. Modificaciones dentro del trámite de registro de una marca. El artículo 143 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de Comunidad Andina establece: 1 Artículo 19 del Decreto 4886 de 2011 “El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados

inicialmente en la solicitud. Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación.” 2 Dicho artículo ha sido interpretado en los siguientes términos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “Los párrafos primero y segundo del artículo 143 de la Decisión 486, atribuyen al solicitante de registro marcario la potestad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, ya sea por su propia iniciativa o a sugerencia de la Oficina Nacional Competente al realizar el examen de forma. La modificación de la solicitud, de conformidad con el párrafo tercero de la misma disposición, sólo es procedente si no se cambian aspectos sustantivos del signo o no se amplían los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Quiere esto decir que la modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan los productos o servicios indicados en la petición. De lo anterior surge una pregunta: ¿Qué se consideran aspectos secundarios o accesorios? El Tribunal de Justicia, en anterior Interpretación Prejudicial, ha respondido esta pregunta de la siguiente manera: “(…) una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud 2 Artículo 143 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina Nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro

inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación. Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial. Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro”. (Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 1015, de 27 de noviembre de 2003). Con respecto a la facultad del interesado para modificar la solicitud en cualquier estado del trámite, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En relación con el tiempo durante el cual el peticionario puede pedir que se modifique su solicitud, el párrafo primero del artículo 143 señala que la petición podrá formularse ‘en cualquier momento del trámite’. Este Tribunal, al interpretar el artículo 89 de la Decisión 344, ha hecho las siguientes consideraciones: ‘(…) La limitación o restricción adquiere mayor importancia cuando luego que de la publicación de la solicitud se presentan observaciones, y éstas pueden referirse a la existencia de signos anteriores registrados o solicitados para iguales o semejantes productos de la misma o diferente clase, y con la limitación que haga el peticionario de los productos

a protegerse con su marca desaparezcan o queden insubsistentes las razones de la observación (…) el observante acceda a la inscripción de la marca. Igual criterio debería adoptarse para cualquier momento en que se presente la restricción o limitación de productos, sea que la marca anterior abarque todos los productos de una misma clase o una sola parte de ellos. Por el hecho de que el peticionario restrinja o excluya los productos contenidos en la solicitud no se presume que el signo pueda ser aceptado como marca. La administración analizará el contenido global de los hechos materia del procedimiento y el cumplimiento de los elementos esenciales que debe reunir el signo y la posibilidad de que pueda o no ser registrado’. (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-95, de 16 de octubre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 236, de 26 de noviembre del mismo año, caso

‘MONO’).

El párrafo segundo del artículo 143 de la Decisión 486 atribuye facultad a la oficina nacional competente para sugerir modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite, caso en el cual la oficina deberá notificar las sugerencias al solicitante en el plazo señalado en el artículo 144 eiusdem, en el entendido de que las propuestas no podrán estar dirigidas al cambio De aspectos sustantivos del signo, ni a la ampliación de los productos o servicios que constituyan su objeto. Y el párrafo cuarto de la disposición citada remite a la norma nacional de los Países Miembros la posibilidad de establecer tasas que graven la petición de modificaciones. Cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que ‘las legislaciones internas de cada país no podrán

establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria’. (Sentencia dictada en el expediente Nº 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. Nº 177, de 20 de abril del mismo año)”. (Proceso 182-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1278, de 15 de diciembre de 2005).” 3 De acuerdo con lo anterior, es procedente la solicitud de modificación de una solicitud de registro de marca durante el trámite de la misma, siempre y cuando se trate de asuntos secundarios o accesorios o se busque limitar los bienes y servicios señalados en la petición inicial. En este sentido, de acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los aspectos secundarios o accesorios son todos aquellos que no alteren el aspecto general del signo, ejemplos de estos serían, un cambio el tipo o tamaño de letra, la corrección de un error ortográfico o un cambio en la dirección del peticionario. Lo anterior hizo referencia a la modificación del signo distintivo mientras se surte el trámite de registro, sin embargo, puede serle de utilidad conocer cómo se debe usar una marca y los cambios que se pueden presentar en el uso de la marca respecto de la marca registrada. 2.2. Uso de las marcas 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 18-IP-2013 Respecto del uso de las marcas el artículo 166 de la Decisión 486 de 2000 de la

Comisión de la Comunidad Andina establece: “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” 4 En relación con la obligación de usar la marca registrada la doctrina ha considerado: “La obligación o carga que se impone al titular de usar la marca registrada se consagra en la mayoría de las legislaciones modernas. Con ello se persigue fundamentalmente que la realidad formal del registro, se convierta en una realidad material, que tiene lugar cuando efectivamente el producto circula en el mercado identificado con la marca registrada y el consumidor puede establecer esa relación sicológica entre el signo y el producto, momento en que surge el verdadero concepto de marca. (…) La Decisión 486, al igual que lo hacía la Decisión 344, mantiene dicha obligación, pero la hace efectiva a través de otro mecanismo. Faculta a cualquier interesado para solicitar su cancelación ante la oficina nacional competente, cuando la marca no ha sido usada, sin motivo justificado, durante un término de tres

(3) años, el cual se cuenta hace atrás a partir de la solicitud de cancelación por no uso.” 5 Por su parte, específicamente en relación con el inciso tercero de la norma en comento el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha interpretado: 4 Artículo 166 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina 5 Metke Méndez, Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial, Primera edición, Septiembre 2001, Editorial Diké, página 116 “El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. Por lo tanto, la corte consultante deberá determinar lo siguiente:

1. Si el signo figurativo usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada (…) y,

2. Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. Si la adición de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada.” 6

De acuerdo con lo anterior se concluye que es posible hacer uso de una marca de

la que se es titular modificando ciertos elementos desde que se mantengan los elementos esenciales del signo registrado y se mantenga la capacidad diferenciadora. Otro de los aspectos al analizar en relación con la forma como se debe usar una marca es el riesgo de vulgarización o pérdida del carácter distintivo de una marca, dicha figura se encuentra consagrada en los siguientes términos en el artículo 169 de la Decisión 486 de 2000: “La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia 6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 79-IP-2012 empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca: a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo; b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.” 7

De acuerdo con dicha norma, es posible que en caso de que el titular use o permita el uso de una marca de un modo que se convierta en un signo genérico, De oficio o a solicitud de cualquier persona sea cancelado de manera total o parcial el registro de la marca. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Mariana Naranjo

Revisó: William Burgos Aprobó: William Burgos 7 Artículo 169 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina