SIC - Concepto-13281235

Bogotá D.C 10

Asunto: Radicación: 13-281235- -1-0

Trámite: 113

Evento: Actuación: 440

Folios: 7

Estimado(a) Señora: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta La peticionaria formula las siguientes preguntas: 1. "Qué considera esa Dirección una modificación secundaria al signo solicitado a registro marca rio?" 2. "Qué aspectos deben tenerse en cuenta para determinar el carácter secundario de una solicitud de modificación de signo en el trámite de un registro marcarlo?" 3. "Hasta que momento puede presentarse una modificación secundaria al signo?" 4. "Puede solicitarse junto con el recurso de apelación una modificación al signo?" 5. "Si la modificación secundaria es aceptada, el signo se irá nuevamente a trámite de publicación?"

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Signos distintivos.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma". En este sentido, y según lo dispone el artículo 19 del referido decreto, la Dirección

de Signos Distintivos tiene, entre otras, las siguientes funciones: "1. Decidirlas solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. 2 Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito. 3 Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad. (...)" 1 Por su parte, el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracciones a los derechos de propiedad industrial. Nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares, como la que usted expone en la consulta. Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación damos respuesta de manera general a su pregunta. 1 Artículo 19 del Decreto 4886 de 2011. 2.1. Primera y segunda preguntas. El artículo 143 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de Comunidad Andina establece: "El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha

propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación." 2 Dicho artículo ha sido interpretado en los siguientes términos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: "Los párrafos primero y segundo del artículo 143 de la Decisión 486, atribuyen al solicitante de registro marcarío la potestad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, ya sea por su propia iniciativa o a sugerencia de la Oficina Nacional Competente al realizar el examen de forma. La modificación de la solicitud, de conformidad con el párrafo tercero de la misma disposición, sólo es procedente si no se cambian aspectos sustantivos del signo o no se amplían los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Quiere esto decir que la modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan los productos o servicios indicados en la petición. De lo anterior surge una pregunta: ¿Qué se consideran aspectos secundarios o accesorios? El Tribunal de Justicia, en anterior Interpretación Prejudicial, ha respondido esta pregunta de la siguiente manera: 2 Artículo 143 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina "(...) una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro

de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación. Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contenerla solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial. Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro". (Proceso 104-IP2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1015, de 21 de noviembre de 2003). Con respecto a la facultad del interesado para modificar la solicitud en cualquier estado del trámite, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "En relación con el tiempo durante el cual el peticionario puede pedir que se modifique su solicitud, el párrafo primero del artículo 143 señala que la petición podrá formularse 'en cualquier momento del trámite'. Este Tribunal, al interpretar el artículo 89 de la Decisión 344, ha hecho las siguientes consideraciones:'(...) La limitación o restricción adquiere mayor

importancia cuando luego que de la publicación de la solicitud se presentan observaciones, y éstas pueden referirse a la existencia de signos anteriores registrados o solicitados para iguales o semejantes productos de la misma o diferente clase, y con la limitación que haga el peticionario de los productos a protegerse con su marca desaparezcan o queden insubsistentes las razones de la observación (...) el observante acceda a la inscripción de la marca. Igual criterio debería adoptarse para cualquier momento en que se presente la restricción o limitación de productos, sea que la marca anterior abarque todos los productos de una misma clase o una sola parte de ellos. Por el hecho de que el peticionario restrinja o excluya los productos contenidos en la solicitud no se presume que el signo pueda ser aceptado como marca. La administración analizará el contenido global de los hechos materia del procedimiento y el cumplimiento de los elementos esenciales que debe reunir el signo y la posibilidad de que pueda o no ser registrado'. (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-95, de 16 de octubre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 236, de 26 de noviembre del mismo año, caso 'MONO'). El párrafo segundo del artículo 143 de la Decisión 486 atribuye facultad a la oficina nacional competente para sugerir modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite, caso en el cual la oficina deberá notificar las sugerencias al solicitante en el plazo señalado en el artículo 144 eiusdem, en el entendido de que las propuestas no podrán estar dirigidas al cambio de aspectos sustantivos del signo, ni a la ampliación de los productos o servicios que constituyan su objeto.

Y el párrafo cuarto de la disposición citada remite a la norma nacional de los Países Miembros la posibilidad de establecer tasas que graven la petición de modificaciones. Cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que 'las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria'. (Sentencia dictada en el expediente N° 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, de 20 de abril del mismo año)". (Proceso 182-ÍP-2005, publicado en la G.O.A.C. N" 1278, de 15 de diciembre de 2005)." 3 De acuerdo con lo anterior, es procedente la solicitud de modificación de una solicitud de registro de marca durante el trámite de la misma, siempre y cuando se trate de asuntos secundarios o accesorios o se busque limitar los bienes y servicios señalados en la petición inicial. En este sentido, de acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los aspectos secundarios o accesorios son todos aquellos que no alteren el aspecto general del signo, ejemplos de estos serían, un cambio el tipo o tamaño de letra, la corrección de un error ortográfico o un cambio en la dirección del peticionario. 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 18-IP-2013.

2.2 Tercera y cuarta preguntas. En relación con la oportunidad para presentar la modificación del signo distintivo, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 143 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y según lo ha reiterado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es posible presentar ia modificación en cualquier etapa del trámite, por lo cual se podrá presentar siempre y cuando no se haya terminado el trámite de registro del signo. Dado que se entiende que el trámite de registro de una marca ha terminado cuando se resuelven los recursos de vía gubernativa, en caso de que se presenten, es posible formular una modificación secundaria en la etapa de recurso de apelación. 2.3 Quinta pregunta. El numeral 1.2.1.8 del Capítulo Primero del Título Décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio establece: "Para el trámite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a que se refieren los artículos 34, 85, 133 y 143 de la Decisión 486, y que sean pedidas por el solicitante del respectivo trámite, se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Modificaciones y/o Correcciones, Formato PI01-F11 (para signos distintivos) y Formato PI02-F17 (para nuevas creaciones), que corresponden a los Anexos 6.10 y 6.22 de esta Circular, respectivamente, y darán lugar al pago de la tasa dispuesta para estos trámites. Cuando la modificación o corrección se solicite a instancia de la Superintendencia, no se exigirá el pago de la tasa. La Superintendencia volverá a publicar la solicitud únicamente en los casos

en los que el error cometido o la información omitida sean considerados fundamentales para que los terceros interesados presenten oposición. Se entenderá que se presenta esta situación cuando han faltado productos o servicios en la publicación, o no corresponden a los solicitados; no coincide el signo o etiqueta con la solicitada o no coincide el dibujo requerido con el diseño solicitado; no coincide el objeto descrito en el resumen con lo reclamado en la solicitud de patente. Igualmente, podrá presentarse una petición única de corrección que se refiera a una solicitud o solicitudes, o a una solicitud o solicitudes y a un registro o registros, si se trata del mismo error y las solicitudes también se identifican plenamente." 4 Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Clara Inés Vega

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos

4 Numeral 1.2.1.8 del Capítulo Primero del Título Décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio