SIC - Concepto-15019247

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 15-019247- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 12

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Antecedentes Su consulta versa sobre los siguientes aspectos: a) ¿Cuáles son los medios que tienen los empresarios para proteger sus recetas, de manera tal que no se usen de manera libre por quienes hayan tenido acceso a las mismas? b) ¿Cuáles son las acciones que su compañía tendría en contra de aquella exempleada que utilizó la receta de su compañía?

Para responder estas preguntas, se estudiará, primero, qué es la propiedad industrial, y cuáles son las facultades que tiene esta Entidad sobre este tema en específico; en segundo lugar, se explicará qué es y cómo se configura el secreto empresarial, y, en ambos acápites, se mostrará cómo aplica la información dada al caso concreto.

2. Propiedad Industrial 2.1 Concepto Se entiende por derecho intelectual el conjunto de normas que regulan las ventajas y beneficios que se reconocen a favor de quienes crean obras artísticas, científicas, industriales y comerciales. El artículo 61 de la Constitución Política señala: ARTICULO 61. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. - El Estado protegerá la

propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. En sentido amplio, entonces, la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones del pensamiento humano. Hay dos grandes grupos dentro de este gran concepto, a saber: la propiedad industrial y los derechos de autor. La propiedad industrial es el derecho que tiene una persona natural o jurídica sobre determinadas creaciones inmateriales, como invenciones, signos distintivos, secretos industriales o diseños industriales. En este caso, la ceración del pensamiento humano se relaciona con la búsqueda de soluciones concretas de problemas en el campo del comercio o con la selección de medios diferenciadores para productos y servicios. Así, la propiedad industrial se puede subdividir en dos áreas: nuevas creaciones y signos distintivos. Las nuevas creaciones abarcan las invenciones o creaciones que tienen aplicación industrial, y los signos distintivos engloban medios que identifican al empresario, a su establecimiento de comercio, a los productos que fabrica o a los servicios que presta. Es importante señalar que, para que los bienes anteriormente nombrados sean susceptibles de ser apropiados por una persona, se necesita que se reconozcan por una norma y, por regla general, que se cumplan unos requisitos y formalidades que consagra la ley para que el derecho sobre el mismo pueda constituirse. 2.2 Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en asuntos relacionados con propiedad industrial De conformidad con el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante "SIC") "Administrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma".

2.3 Nuevas creaciones Como se dijo anteriormente, la propiedad industrial comprende los signos distintivos y nuevas creaciones, haciendo parte de este último las patentes. 2.3.1 Patentes La patente es un privilegio que otorga el Estado al inventor como reconocimiento de la inversión y esfuerzo realizado por éste para llegar a las invenciones o a los modelos de utilidad. La invención de producto consiste en un cuerpo cierto determinado; desarrolla una solución práctica a una necesidad o problema técnico. Las invenciones pueden ser, de conformidad con el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre y cuando sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. La Doctrina ha señalado que un producto se refiere a un "cuerpo cierto determinado", mientras que un procedimiento es un "conjunto de operaciones o de actividades técnicas que representan el ciclo que debe cumplirse para obtener el resultado planeado". Así, tratándose de patentes de procedimiento, no se protege el resultado obtenido sino el conjunto de operaciones o actividades que se realizan para su obtención.(l) El artículo 15 de la decisión 486 de 2000 establece qué es lo que no se considera como invención, y explica: ARTÍCULO 15. DECISIÓN 486 DE 2000.- No se considerarán invenciones: a. los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b. el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel

que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; c. las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; d. los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; e. los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, f. las formas de presentar información. 2.3.2 Requisitos de patentabilidad 2.3.2.1 Novedad Es novedoso, según el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000, todo aquello que no se encuentre comprendido en el estado de la técnica, es decir, que no haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, o por la utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. El Tribunal Andino ha señalado que para determinar si una invención es nueva, se deben observar las siguientes reglas: a) Determinar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de patente; b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre \a invención y el estado de la técnica; c) Determinar cuál era el estado de la técnica antes de la fecha de la solicitud y; d) Comparar la invención con la regla técnica (2). 2.3.2.2 Nivel inventivo El artículo 18 de la mencionada decisión, establece que existe nivel inventivo si, "para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de

manera evidente del estado de la técnica". Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia ha manifestado: "El invento puede constituir una derivación del estado de la técnica, pero para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente, como se ha dicho, para una persona normalmente versada en la materia. Surge por consiguiente un requisito adicional al de novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. [...] Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.\"(3) Este mismo Tribunal ha explicado: "El requisito de la novedad es imprescindible para que se pueda conceder patente a una invención. La novedad debe ser entendida en un sentido amplio, sin restricciones que puedan modificar su significado; por lo tanto, no interesa cuánto empeño o inversión haya requerido el invento de ese producto o procedimiento. Por otra parte, la accesibilidad al conocimiento no puede verse restringida por condiciones de territorialidad o número de personas que hayan llegado a conocer esa invención. Basta con que esa técnica haya sido accesible al público, así sea a un número limitado de personas, en cualquier parte del mundo, de cualquier manera, para que la invención no pueda ser considerada como nueva."(4) 2.3.2.3Aplicación industrial

El objeto de la invención, según el artículo 19 de la Decisión 486, debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que ha de ser producido o utilizado en cualquier tipo de actividad productiva, incluyendo los servicios. El Tribunal de Justicia de la CAN ha explicado: \"En virtud de esta exigencia, la innovación que pretenda patentarse deberá poseer un carácter técnico, entendido este término en el sentido de aprovechamiento o transformación de las fuerzas de la naturaleza, quedando al margen de la protección por vía de patentes aquellas creaciones de valor meramente científico, económico-comercial o estético\"(5). Así las cosas, para obtener la patente sobre una invención o modelo de utilidad, deberá tenerse en consideración el cumplimiento de los requisitos descritos en los títulos II y III de la Decisión 486 y demás normas concordantes. 2.3.3 Beneficios El privilegio otorgado por el Estado a través del título de la patente es por veinte (20) años, durante los cuales su titular lo podrá explotar como único dueño. Dicha explotación puede consistir en comercializar de forma exclusiva y directa el producto patentado, en comercializarlo por medio de terceros, otorgando la licencia correspondiente, o en transferir los derechos obtenidos mediante su venta para que un tercero la explote. El beneficio del inventor o titular de la patente es económico. 2.4 Caso concreto En relación con su caso particular, es importante tener en cuenta que no se puede hacer ningún tipo de divulgación de un invento con anterioridad a la presentación de la solicitud de patente, pues podría afectar el requisito de novedad. Es necesario evaluar si la invención implica un avance significativo respecto a lo ya

existente en el campo técnico al cual pertenece el producto, si esta invención tiene un proceso intelectivo, si no resulta obvia para un experto en el campo y si tiene aplicación industrial; sólo en este caso, una patente tendrá posibilidades de prosperar. Tenga en cuenta que mediante un concepto, esta oficina no puede determinar si se ha realizado una invención de un producto, pues esta labor se debe hacer dentro de un trámite administrativo, y le corresponde al Superintendente de Industria y Comercio. Finalmente, la explotación o violación de una patente constituye una infracción al régimen de propiedad industrial, al de competencia desleal y al penal, entre otros.

3. Secreto empresarial Los secretos empresariales pueden resultar muy útiles para que los empresarios protejan sus recetas, de manera tal que no se usen de manera libre por quienes hayan tenido acceso a las mismas. 3.1 Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en Asuntos relacionados con Secretos Industriales Considerando que, como se explicará a profundidad en los siguientes acápites, la violación de secretos empresariales es una conducta que, de conformidad con la Ley 256 de 1996 y con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, se considera como un acto de competencia desleal, se explicará cuáles son las facultades que tiene esta corporación sobre estos asuntos. Las facultades legales de la SIC en materia de competencia desleal, de acuerdo con el Decreto 4886 de 2011 son: (i) adoptar, en ejercicio de funciones jurisdiccionales, las decisiones que correspondan en materia de competencia desleal, función que se

desarrolla por el Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, y (ii) tramitar, de acuerdo con el procedimiento legalmente aplicable, las investigaciones administrativas de competencia desleal, función propia del Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia. 3.2 Concepto de los secretos empresariales, y requisitos para su configuración Un secreto industrial es un conjunto de conocimientos o informaciones que no son de dominio público, que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la producción o prestación de un bien o servicio, o para la organización y financiación de una empresa o de una unidad o dependencia empresarial, y que, por ello, procura a quien los domina, una ventaja. La Decisión 486 de 2000 define los secretos industriales en el siguiente tenor: ARTÍCULO 260. DECISIÓN 486 DE 2000.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea: a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; b) tenga un valor comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta. La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos

o prestación de servicios. Como se puede ver en el citado artículo 260, dicha información debe cumplir con las siguientes condiciones: a) Ser secreta, en sentido de que, como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos dentro de los cuales normalmente se maneja este tipo de información; b) Tener un valor comercial por ser secreta y; c) Haber sido objeto de medidas razonables tomadas por parte de su legítimo poseedor para mantenerla en secreto. La protección del secreto empresarial no requiere de trámite alguno, pero quien detente el secreto debe tomar las medidas necesarias para evitar su divulgación y, en general, mantener las condiciones de protección expuestas en el artículo 260 de la Decisión 486. Si bien la norma no establece una forma específica de proteger el secreto, sí se señala que el poseedor tendrá la carga de adoptar los mecanismos que resulten razonables para evitar que la información sea de conocimiento general para impedir un fácil acceso a la misma. Uno de los métodos más usados para tal fin, es emplear cláusulas de confidencialidad, mediante las cuales se restrinja el uso público de la información que se comparte en virtud del contrato; estas cláusulas generan una relación de confidencialidad entre los participantes, y producen la obligación de guardar y no revelar a terceros información que las partes deseen proteger. El secreto empresarial también constituye una alternativa para proteger una invención que adolece de alguno de los requisitos de patentabilidad, siempre y cuando ésta se mantenga en secreto y tenga un valor comercial, y mientras se tomen las medidas necesarias para mantenerla en secreto.

3.3 Acceso a secretos empresariales con motivo de una relación de trabajo, profesional o de negocios El poseedor del secreto empresarial debe informar a sus trabajadores sobre la confidencialidad de la información que manejarán, advertirles que tienen acceso a ella sólo en razón de sus cargos o funciones y, en consecuencia, señalarles que tienen un deber de abstenerse de divulgarlo o revelarlo. Adicionalmente, ha de adelantar todas las gestiones necesarias para proteger la información. Ahora bien, de conformidad con el artículo 264 de la Decisión 486, quien posea legítimamente un secreto empresarial podrá transmitir o autorizar su uso a un tercero. Este tercero tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió dicho secreto. En efecto, señala el artículo 265 de la misma decisión que toda persona que con motivo de su trabajo tenga acceso a un secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya advertido, deberá abstenerse de usarlo o divulgarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que posea dicho secreto legítimamente. La terminación de un vínculo laboral o contractual no da por terminada la protección del secreto empresarial. 3.4 Protección del secreto empresarial La protección del secreto empresarial perdura mientras se den y subsistan las condiciones descritas en el artículo 260 de la Decisión 486. Así, un invento o cualquier información empresarial tendrá protección por la vía del secreto empresarial, y esa protección podrá tener una vigencia permanente en el tiempo, siempre que, durante el transcurso del mismo, conserve las condiciones

mencionadas en la citada norma. Hoy en día, nuestro ordenamiento jurídico cuenta con diferentes disposiciones que regulan el tema de los secretos industriales y comerciales y su protección: a) Decisión 486 de 2000, en sus artículos 260 a 266; b) El artículo 16 de la Ley 256 de 1996; c) El artículo 58, numeral 2 del Código Sustantivo del Trabajo y; d) El artículo 308 del Código Penal. 3.4.1 La Decisión 486 de 2000 De conformidad con esta decisión, quien lícitamente tenga un derecho empresarial, estará protegido contra su divulgación, adquisición o uso. Se considera desleal, según su artículo 262: ARTÍCULO 262. DECISIÓN 486 DE 2000.- [...] a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral; b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor; c) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos; d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresaria I que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c); e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios

referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo; f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial [...] Si la adquisición de un secreto resulta del espionaje industrial, del incumplimiento de un contrato u obligación, del abuso de confianza, de la infidencia, del incumplimiento de un deber o de lealtad o de la instigación a realizar cualquiera de estos actos, se considerará que se obtuvo por medios que no fueron honestos en materia mercantil. 3.4.2 La Ley 256 de 1996 El artículo 16 de la Ley de Competencia Desleal determina que "[s]e considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente [...]". Con esta conducta, se protege al competidor, respecto de conductas encaminadas a adquirir, divulgar o explotar su secreto industrial. Para que se configure la existencia y posible revelación de un secreto empresarial, deben presentarse los siguientes elementos(6): a) Debe existir, efectivamente, un secreto industrial o empresarial. Para cumplir con este presupuesto es necesario que: i) Se verifique la existencia de un conocimiento que verse sobre cosas, procedimientos, hechos, actividades o cuestiones similares; ii) El mismo se relacione con la actividad de la empresa o con su parte administrativa; iii) Dicho conocimiento tenga carácter de reservado o privado, por haber optado sus

titulares por no hacerlo accesible a terceros; iv) Los titulares tengan la intención de mantenerlo reservado, adoptando las medidas necesarias para ello y; v) La información tenga un "valor comercial, efectivo o potencial, en el sentido en que su conocimiento, utilización o posesión permita una ganancia, ventaja económica o competitiva sobre aquellos que no la poseen o no la conocen"(7). b) Tal secreto ha sido divulgado o explotado por un tercero que accedió a ésete legítimamente, pero con deber de reserva. c) La divulgación o explotación del secreto se ha de haber realizado sin autorización de su titular. Esta conducta se puede dar, bien porque se divulgue el secreto o porque se explote. La misma se configura en aquellos eventos en los que una persona que, con ocasión de un vínculo contractual con el titular del secreto, tuvo acceso legítimo a esa información, El trabajador, de conformidad con el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo, tiene la obligación de no comunicar a terceros la información que tenga sobre su trabajo, especialmente la que sea de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante las autoridades competentes. 3.4.4 El Código Penal El artículo 308 de este cuerpo normativo explica que quien emplee, revele o divulgue descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial, llegados a su conocimiento por razón de su cargo, oficio o profesión y que deban permanecer en reserva, será sancionado con pena privativa de la libertad y con una

multa de hasta tres mil (3000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo mismo sucederá a quien indebidamente conozca, copie u obtenga secreto relacionado con descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial. Obtener un beneficio propio o ajeno por realizar esta conducta es un agravante de la misma. 3.5 Caso concreto En este caso, es importante que la receta de los productos de Gastronomía Dulce SAS se haya tratado como un secreto, y que esto haya sido claro para los trabajadores. En este sentido, para que se configure la conducta de competencia desleal descrita en el artículo 16 de la Ley 256 de 1996, se debe demostrar: a) Que la receta de los productos no haya sido de dominio público; b) Que Gastronomía Dulce SAS los trató con una cautela tal, que no hubieran llegado a dominio público con facilidad; c) Que la trabajadora que solía trabajar para esta empresa haya tenido acceso a esta información y; d) Que ella divulgó o explotó el secreto, de manera tal que, por ejemplo, haya empleado la receta en una nueva compañía. Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Clara Vega

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos Notas de Referencia: (1) Corporación de Estudios sobre los Derechos de Propiedad Industrial –COPRIC. Seminario sobre patentes en la

Comunidad Andina. Biblioteca jurídica Diké, Medellín, 2001. Pág. 33. (2) Tribunal Andino de Justicia, proceso 105-IP-2000. (3)Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 105-IP-2000. (4) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 24-IP-98. (5) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 105-IP-2000. (6) Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Bogotá, 19 de noviembre de 2003. Resolución No. 31714. Radicación No. 02006021. (7)Escudero, Sergio. “La Protección de la Información no Divulgada”. En: Los Retos de la Propiedad Industrial en el Siglo XXI. Pág. 321.