SIC - Concepto-17307396

Bogotá D.C., 10 Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Asunto: Radicación: 17307396

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: Reciba cordial saludo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, por la cual se sustituye el Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:

1. OBJETO DE LA CONSULTA Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad a través de su comunicación de fecha 18 de agosto de 2017, en la cual nos señala el caso particular de una sociedad a la cual por control de homonimia la Cámara de Comercio se abstuvo de realizar la inscripción del cambio del nombre comercial por ya existir inscrito un nombre igual en otra Cámara de Comercio del país, solicitando concepto de esta Entidad al respecto.

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. CUESTIÓN PREVIA Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía

constitucional. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005: “Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”. Ahora bien, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE CÁMARAS DE COMERCIO: En cuanto a las funciones específicas de esta Entidad frente a las cámaras de comercio, se encuentran las señaladas en el Código de Comercio en los artículos 27,37,82 y 87 y en el artículo 1, numerales 17,18, 19 y 20 del Decreto 4886 de 2011,que a la letra señalan: “17. Ejercer el control y vigilancia de las Cámaras de Comercio, sus federaciones y confederaciones de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia y coordinar lo relacionado con el registro mercantil.

18. Determinar los libros necesarios para que las Cámaras de Comercio lleven el registro mercantil, la forma de hacer las inscripciones e instruir para que dicho registro y el de las personas jurídicas sin ánimo de lucro se lleve

de acuerdo con la ley.

19. Ejercer de acuerdo con la ley las funciones relacionadas con el registro único de proponentes.

20. Resolver los recursos de apelación y queja interpuestos contra los actos expedidos por las Cámaras de Comercio.” En ese orden de ideas, se procederá en primer lugar al desarrollo constitucional, legal, doctrinal y jurisprudencial que corresponda realizar en torno al objeto de la petición como eje central. 3.1 Nombre comercial, enseña comercial y marca Consideramos necesario distinguir bienes inmateriales distintivos que pueden confundirse fácilmente: el nombre comercial y la enseña comercial y la marca. 3.1.1 Nombre Comercial y Enseña Comercial De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 583, numeral 4 del Código de Comercio, se define el nombre comercial como la manera como se designa al empresario como tal.

A su vez, los nombres comerciales se encuentran definidos en el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” Por otro lado, el mismo artículo 583 del Código de Comercio, en el numeral 3, define la enseña comercial como el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento de comercio.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, definió la enseña comercial en el Proceso número 162-IP-2012, de la siguiente manera: “La Decisión 486 no da ningún concepto sobre la enseña comercial, sin embargo, el Tribunal ha analizado el tema de la enseña comercial de manera independiente al del nombre comercial, y de esta manera sobre la base de la doctrina ha manifestado que “La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil” (Pachón Muñoz, Manuel. “Manual de Propiedad Industrial”. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1984, pág. 127).” En relación con la diferencia entre la enseña comercial y el nombre comercial dicho Tribunal ha considerado: “Sin embargo, cabe aclarar que el nombre comercial y la enseña comercial no son lo mismo, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica, únicamente, un establecimiento mercantil. Por lo que el Tribunal advierte que “la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente. El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado artículo 190”. (Proceso 96-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1796 de 18 de enero de 2010, marca: SIPERTRIN CHEMOTECNICA denominativa). Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, la Decisión 486 en su

artículo 200 habla sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial. El derecho a usar de manera exclusiva una enseña comercial y un nombre comercial se obtienen a través del uso. En relación con la manera de obtener la protección de éstos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso número 75-IP2012 ha manifestado: “Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores’. En consecuencia, las normas aplicables a los nombres comerciales se aplican a las enseñas, por lo tanto, se puede entender que el derecho sobre la enseña se adquiere por el registro o por su uso efectivo. La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, protege al nombre, a un rótulo o enseña comercial, prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se les asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error. Esta causal de irregistrabilidad está destinada a evitar imitaciones o usurpación de nombres o enseñas comerciales, facultando a quien utilice o posea un nombre o enseña comercial protegidos a oponerse al registro de un signo

confundible determinado. Conforme a la disposición establecida en el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; sin embargo, ‘si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial’. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario.” En Colombia, se obtiene el derecho a usar de manera exclusiva un nombre y una enseña comercial, por medio de su uso, sin necesidad de registro, en el país en el cual se solicita la protección. Tal uso debe presentar las siguientes características: “ser personal, es decir, que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege, sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional

como el cierre de un negocio por inventario (profesor Aracama, obra citada, pág. 206)”. Siendo el uso el hecho constitutivo del derecho a usar exclusivamente un nombre comercial y una enseña comercial, la figura del depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio es un acto facultativo del interesado, por el cual logra a su favor la aplicación de la presunción legal sobre la fecha en la cual empezó a usar el signo distintivo, desde la fecha de la solicitud de depósito, y sobre la fecha desde la cual los terceros tienen conocimiento de ese uso, desde la fecha en que se procedió a la inscripción del depósito en el Registro de la Propiedad Industrial. El derecho exclusivo termina cuando cesa el uso del nombre o enseña o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa, según se establece en el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por su parte, las marcas se encuentran definidas en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” Las marcas, tienen una función individualizadora de bienes o servicios del mismo género, especie o grupo. Con ello, el empresario puede considerar suyo el producto o servicio que presta, y el consumidor puede exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca. El fin último de la protección marcaria es por tanto, garantizar que el consumidor o usuario identifique, valore y diferencie los productos y servicios, sin riesgo de confusión o error respecto del origen o la calidad de los mismos.

4. Control de homonimia que adelantan las Cámaras de Comercio Con el fin de evitar la confusión que causaría el hecho de que en el registro mercantil aparecieran registrados dos o más establecimientos de comercio a nombre de diferentes personas, o que aparecieran registradas empresas con el mismo nombre comercial en el mismo ramo de negocios, en el artículo 35 del Código de Comercio se prevé como función de las cámaras de comercio el control de homonimia, consistente en la verificación de que el nombre del comerciante o del establecimiento de comercio que se va a matricular no sea el mismo de otro inscrito en el registro mercantil, entendiendo la palabra “mismo” como sinónimo de idéntico o igual, así: “Las cámaras de comercio se abstendrán de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito, mientras éste no sea cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud de quién

haya obtenido la matrícula. En los casos de homonimia de personas naturales podrá hacerse la inscripción siempre que con el nombre utilice algún distintivo para evitar la confusión”. El artículo 35 del Código de Comercio, fue reglamentado por el Decreto 1074 de 2015 en su artículo 2.2.2.38.6.6., en los siguientes términos: Artículo 2.2.2.38.6.6. Control de Homonimia. En aplicación del control de homonimia establecido en el artículo 35 del Código de Comercio, se entenderá que se trata de nombres idénticos, sin tener en cuenta la actividad que desarrolla el matriculado. Vistas las dos normas, la primera, que impone a las cámaras de comercio abstenerse de registrar al advertir el fenómeno de la homonimia, y la segunda, que determina el alcance de dicha homonimia, puede concluirse que para que la cámara de comercio deba abstenerse de matricular o inscribir una persona natural o jurídica -sociedad comercial o entidad sin ánimo de lucro-, o establecimiento de comercio con el nombre de otro inscrito, éste debe ser idéntico, es decir, igual a otro matriculado o inscrito, de modo que si el nombre que se presenta difiriere en algún aspecto del que se encuentre matriculado, la cámara debe proceder a matricularlo. Es necesario puntualizar que la prohibición de matricular un establecimiento de comercio con el nombre de otro inscrito, se aplica independientemente de las actividades mercantiles a las cuales se vaya a dedicar el comerciante o el establecimiento de comercio. Por lo anterior, si existe un establecimiento de

comercio matriculado con un nombre determinado, la cámara debe abstenerse de matricular otro establecimiento que se identifique con el mismo nombre, sin entrar a considerar si las actividades mercantiles a las que se dedica el segundo son diferentes o iguales a las que desarrolla el comerciante o establecimiento que se encuentra matriculado. Así mismo, se debe aclarar que el control de homonimia no se realiza entre las distintas personas naturales o jurídicas inscritas o matriculadas en los diferentes registros públicos que llevan las cámaras de comercio. Por ejemplo, cuando se trate de comerciantes, el control de homonimia se realiza verificando exclusivamente los comerciantes y establecimientos de comercio matriculados en el registro mercantil. Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro, el control de homonimia se hará únicamente verificando las entidades sin ánimo de lucro inscritas en el registro de entidades sin ánimo de lucro que llevan las cámaras de comercio. No obstante las reglas anteriores, seguidas por las cámaras de comercio del país para realizar el control del homonimia, es importante tener en cuenta que sólo a partir del 1 de enero de 2005 fue posible que este control a nivel nacional, como pasa a explicarse. 4.1 Control de homonimia antes y después del RUE El Registro Único Empresarial RUE fue creado por el legislador mediante el artículo 11 de la Ley 590 de 2000, constituyendo una iniciativa de integración de los servicios de registro de las cámaras de comercio del país, unificando a nivel nacional su información, para poder inscribir, reportar y consultar el registro único empresarial

desde cualquier cámara de comercio del país. En cumplimiento del mandato legal se implementó el Registro Único Empresarial RUE, que entró en operación el 1 de enero de 2005, fecha a partir de la cual fue posible el control de homonimia a nivel nacional, pues con anterioridad a la operación de dicho registro cada cámara de comercio ejercía el control de homonimia de manera local, es decir, de acuerdo con la información que reposara en esa misma cámara de comercio. Es por esta razón que aún pueden encontrarse en el registro mercantil comerciantes matriculados con la misma razón social o nombre comercial, pero en cámaras de comercio de diferente jurisdicción, casos que deben estar plenamente identificados en el RUE, en cumplimiento del literal a) del numeral 1.5.3.5 del Capítulo 1 del Título VIII de la Circular Única: “Control de homonimia de casos previos a la consolidación del sistema. A partir de la fecha de entrada en operación del Registro Único Empresarial el sistema debe permitir identificar los casos previos de homonimia a nivel nacional.” Es de capital importancia tener en cuenta que el control de homonimia realizado por las cámaras de comercio para decidir si se matrícula o no un comerciante o establecimiento de comercio no es igual, ni siquiera cercano, al examen comparativo que deben realizar tanto las autoridades administrativas como las judiciales competentes, para determinar la similitud entre nombres comerciales cuando se requiera en desarrollo de un trámite de solicitud de registro marcario o de acciones de competencia desleal o para proteger la propiedad industrial. 4.2 Abstención de registro en caso de homonimia Conforme a lo prescrito en el numeral 1.11. del Capítulo Primero del Título VIII de

la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, las cámaras de comercio deben abstenerse de efectuar la inscripción de actos, libros y documentos cuando la ley las autorice a ello o cuando se trate de actos o decisiones ineficaces o inexistentes según lo dispuesto en el artículo 897 del Código de Comercio. Por lo tanto, las cámaras de comercio sólo podrán abstenerse de efectuar los registros a que haya lugar, en los casos y por los motivos previstos en las disposiciones aplicables a la materia. De presentarse inconsistencias que por ley no impidan la inscripción, ésta se efectuará. En este sentido, en relación con el control de homonimia que deben adelantar las cámaras de comercio, las mismas deben abstenerse de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el nombre de otro ya inscrito, siempre y cuando aquel sea exactamente igual a éste, de modo que si el nombre que se presenta difiere en algún aspecto del que se encuentra previamente inscrito, la cámara procede a inscribir el nombre. 2.2.3.2.1 Del control de legalidad en la inscripción de la constitución de las entidades sin ánimo de lucro del sector solidario Al hacer control de homonimia en los registros mercantil, de entidades sin ánimo de lucro y del sector solidario, se encuentre inscrita otra con el mismo nombre de la que se quiere inscribir, mientras no se cancelen estos registros. El tipo de la entidad no sirve como diferenciador para efectos del control de homonimia.

5. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA PRESENTADA.

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la

exposición de las consideraciones de orden constitucional, legal, jurisprudencial y doctrinal, en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada, y reiterando que esta Oficina a través de un concepto no puede resolver casos particulares, nos permitimos manifestar: 5.1 El titular de una marca registrada, o de un nombre comercial o de una enseña comercial, usados de la manera como la jurisprudencia ha indicado, puede impedir el uso de otro signo –marca, nombre o enseña comercialsimilarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor, lo cual solo se demuestra dentro de un proceso ante la autoridad competente. 5.2 La función de control de homonimia que adelantan las cámaras de comercio se circunscribe a abstenerse de matricular a un comerciante persona natural o jurídica -sociedad comercial o entidad sin ánimo de lucroo establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito. 5.3 El control de homonimia realizado por las cámaras de comercio para decidir si se matrícula o no un comerciante o establecimiento de comercio no es igual, ni siquiera cercano, al examen comparativo que deben realizar tanto las autoridades administrativas como las judiciales competentes, para determinar la similitud entre nombres comerciales cuando se requiera en desarrollo de un trámite de solicitud de registro marcario o de acciones de competencia desleal o para proteger la propiedad industrial. En consecuencia, frente a su inquietud y dado que esta Oficina no puede resolver

casos particulares como el señalado en su escrito, debemos precisar que frente al control de homonimia las cámaras de comercio solo podrán abstenerse de inscribir en el registro mercantil un nombre idéntico a otro ya inscrito, sin importar el tipo de entidad a inscribir –sociedad o establecimiento de comerciopues este no sirve como diferenciador para efectos del control de homonimia. Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web http://www.sic.gov.co/drupal/Doctrina-1 En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la ley 1755 de 2015, esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución. Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Clara Inés Vega

Revisó: Jazmín Rocío Soacha

Aprobó: Jazmín Rocío Soacha