SIC - Concepto-17315086

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 17-315086- -2

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Reciba cordial saludo. De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:

1. OBJETO DE LA CONSULTA Atendiendo la solicitud presentada por usted ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor el 14 de agosto de 2017, la cual fue remitida a esta Entidad el 29 de agosto de 2017, y trasladada a nuestra dependencia el 30 de agosto de la anualidad, en la cual se señala: “El Área Metropolitana del Valle de Aburra, con el fin de dar claridad sobre el diseño de la bicicleta que opera en el Sistema de Públicas ENCICLA, cuyo diseño fue realizado por 3 estudiantes de pregrado como producto de entrega de su trabajo de grado y quienes han manifestado la intención de ceder los derechos patrimoniales de dicho diseño y de la marca "Bici K", con el fin de continuar su utilización para brindar el servicio del

Sistema de Bicicletas Públicas EnCicla del Área Metropolitana del

Valle Aburra, en función de lo anterior solícito concepto respecto a los siguientes aspectos;

1. Actualmente el Área Metropolitana del Valle de Aburra utiliza el diseño y la marca "Bici K" desde el año 2011, en el Sistema de Bicicletas Públicas Enciela mediante documento escrito de los creadores del diseño autorizando su utilización, en el caso tal en el cual los creadores y dueños del diseño manifestaran su no interés de que dicha creación no siga siendo utilizada por la entidad, cuál sería el procedimiento que debe realizar la entidad con los activos "bicicletas" que tienen el diseño y la marca objeto de la consulta, dado que el tiempo de vida útil de las bicicletas es de 5 años?.

2. La cesión de Derechos patrimoniales por un tiempo determinado permite al cesionario en este caso el Área Metropolitana del Valle de Aburra la modificación del diseño inicial, o deberá contar con la aprobación de los cedentes para cada modificación?

3. Uno de los profesionales creadores del diseño de la Bicicleta y la marca "BICI k", solo cederá los derechos patrimoniales por un plazo de 2 años, ¿Si la entidad realizará contrataciones para la operación del Sistema a un plazo mayor al establecido mediante la cesión de derechos, podría hacerlo o el cedente deberá autorizar la utilización del diseño por el plazo de dicho proceso? (…) (Sic)” Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. CUESTIÓN PREVIA Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste

la facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005: “Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”. Por tanto, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL De acuerdo a lo establecido en el numeral 57, artículo 1, del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cabeza la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.

Teniendo como base la función mencionada, en el artículo 19 de dicho decreto se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, de la cual podemos destacar para el presente caso: “1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

(…)

6. Levar el registro de los signos distintivos. (…)” De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con la atribución de administra el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican, transfieren y cancelan, y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).

De igual forma, tiene como función la de tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

4. DEFINICION Y ALCANCES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL La propiedad intelectual, ha sido definida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI de la siguiente forma: “La propiedad intelectual, de manera muy amplia, significa los derechos legales que resultan de la actividad intelectual en las áreas industrial, científica, literaria y artística. Los países tienen normas para proteger la propiedad intelectual principalmente por dos razones. Una es para brindar una protección legal a los derechos económicos y morales de los creadores y de sus creaciones y los derechos del público en el acceso a dichas creaciones. La segunda es promover, como una política deliberada del Gobierno, la creatividad y la propagación y aplicación de ésta y sus resultados (…)

La Convención que estableció la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI) llevada a cabo el 14 de julio de 1967 en Estocolmo (artículo 2 (viii)) establece que la “propiedad intelectual debe incluir derechos relativos a: – a las obras literarias, artísticas y científicas, – a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión, – a las invenciones en todos los campos de la actividad humana, – a los descubrimientos científicos, – a los dibujos y modelos industriales, – a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales, – a la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.” 1 La propiedad intelectual está compuesta por dos grandes ramas, la propiedad industrial y los derechos de autor, los cuales pueden ser definidos así: “Las áreas mencionadas como literarias, artísticas y trabajos científicos pertenecen a la rama de derechos de autor de la propiedad intelectual. Las áreas mencionadas como interpretaciones artísticas, fonogramas y radiodifusión se conocen comúnmente como “derechos conexos”, esto es, derechos relacionados con los derechos de autor. Las áreas mencionadas como invenciones, diseños industriales, 1 Traducción libre. WIPO, World Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, página 3, tomado de: http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch1.pdf

marcas, nombres comerciales y designaciones constituyen la rama de propiedad industrial de la propiedad intelectual.” 2 Establecido con claridad los alcances de la propiedad intelectual, podemos afirmar sin lugar a dudas, que tratándose de inquietudes concernientes a los Derechos de Autor o Derechos Conexos, las mismas deberán ser absueltas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor – DNDA, con fundamento en la Decisión 351 de 1993, la cual constituye el Régimen Común de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Comunidad Andina. Por otro lado, si las inquietudes conciernen a temas de Propiedad Industrial, seremos los competentes para absolverlas, con fundamento en la Decisión 486 de 2000.

5. MARCAS La Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, define las marcas en su artículo 134 de la siguiente forma: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; 2 Traducción libre. WIPO, World Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, página 3, tomado de: http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch1.pdf

d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” Las marcas, tienen una función individualizadora de bienes o servicios del mismo género, especie o grupo. Con ello, el empresario puede considerar suyo el producto o servicio que presta, y el consumidor puede exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca. El fin último de la protección marcaria es por tanto, garantizar que el consumidor o usuario identifique, valore y diferencie los productos y servicios, sin riesgo de confusión o error respecto del origen o la calidad de los mismos. 5.1 Adquisición de los derechos marcarios en Colombia En nuestra legislación, el registro de una marca tiene efectos constitutivos, es decir, que los derechos sobre la misma se adquieren desde el momento del registro ante la Oficina Nacional Competente, para nuestro caso la Superintendencia de Industria y Comercio, tal y como lo establece el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, dispone: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” Por lo cual, solamente se tiene derecho a su uso exclusivo y excluyente a partir del acto de concesión de la marca. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 54-IP-2000, señaló: “Este tribunal ha establecido que la única manera de adquirir el derecho exclusivo de la marca es por medio del registro ante la Oficina Nacional Competente, descartándose la posibilidad de que existan

otros medios de adquirir el dominio sobre ella. En el sistema andino el derecho marcario no se adquiere por su uso, goce y posesión, ni mucho menos por prescripción adquisitiva de dominio o por ocupación; el derecho se adquiere a través del registro”. Adicional a esto, debe precisarse que el alcance de la protección de un signo marcario registrado sólo recae sobre los específicos productos y/o servicios para los cuales se solicitó. Por ende, el uso de la marca estará protegido únicamente en relación con los específicos productos o servicios que se hayan indicado en la solicitud. 5.2 Derechos conferidos por el registro marcario Los derechos que se otorgan al titular de un registro de marcas, fueron consagrados por la normatividad andina en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, así: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la

marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” De la norma relacionada se observa, que en ejercicio del ius prohibendi, el titular de un registro marcario puede oponerse al uso o registro de signos similarmente confundibles que pretendan distinguir productos o servicios relacionados, que analizados de forma integral y de acuerdo a los lineamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no contengan elementos adicionales que permitan en su conjunto tener la fuerza distintiva necesaria para que las dos marcas coexistan en el mercado. 5.3 Comercialización de productos identificados con una marca Ahora bien, teniendo como base lo presentado respecto a las marcas de acuerdo a

la Decisión 486 de 2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial dentro del Proceso 38-IP-1998, ha manifestado los alcances de estos registros frente a la comercialización de diferentes productos y servicios, así: “El registro otorga el derecho al uso exclusivo de la marca, pero no confiere per se el permiso de comercialización del producto en cuanto a su baja calidad o al incumplimiento de ciertos requisitos que no miran al proceso de registro sino al producto en sí mismo o a sus condiciones internas.” En este sentido debe indicarse que la concesión de una marca por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio no se constituye en una autorización de comercialización de determinado producto o servicio. Es decir, la concesión de la marca a un empresario bajo la cual este pretende identificar determinado producto o servicio en el mercado, no se constituye en requisito para que aquel pueda efectivamente comenzar a comercializar dicho producto o a ofrecer tal servicio en el mercado. 5.4 Limitaciones / Excepciones a los derechos del titular de una marca Finalmente, y en relación con los derechos del titular de un registro marcario, la Decisión 486 de 2000 establece una limitación/excepción a los mismos, la cual se encuentra consagrada en el artículo 157, así: “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a

propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.” (Negrilla fuera del texto original) Es claro entonces, que la normatividad andina establece casos específicos, en los cuales el titular de un registro marcario no puede prohibir a un tercero hacer uso de su marca o signo distintivo, siempre que el mismo se haga con fines, por el ejemplo, de información al público, y que dicho uso se haga de buena fe y sin afectar los derechos de los consumidores en cuanto a confusión o inducción respecto al origen empresarial de los bienes y servicios que se están identificando. Lo anterior no significa otra cosa que, el derecho que tiene por ejemplo el vendedor de repuestos de carros, de colocar en su publicidad los logos de las marcas de automóviles de las cuales vende los mismos, con el único fin de que el consumidor conozca los tipos y clases de vehículos que la empresa maneja, sin que ello implique infracción alguna a los derechos marcarios de los titulares de dichos logos (marcas).

6. DISEÑOS INDUSTRIALES Los diseños industriales están regulados en el Título V de la Decisión 486, la cual

los define como: “Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.” Respecto al diseño industrial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado en el Proceso 122-IP-2012: “La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos. En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos. (…) Así, tomando el concepto del artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deberán poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial. En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría.” La protección otorgada en estos casos, serán de diez (10) años no renovables contados a partir de la fecha de la solicitud, siempre que el diseño cumpla con el requisito de novedad, de acuerdo al artículo 115 de la norma andina:

“Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.” Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la misma jurisprudencia citada manifestó: “El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad. El artículo 115 señala que serán registrables los diseños industriales que sean “nuevos”, además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Estos artículos contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia marcaria, y que son aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales. (…) En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: a) Visibilidad. Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso

normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea3 se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último. Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños. b) Apariencia especial. El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un

gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. 3 Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica. c) Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. d) Incorporación en un artículo utilitario. Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado. En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga

aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. (Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002).” En caso de darle cumplimiento a los requisitos de la norma andina respecto a los diseños industriales, se puede presentar solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio mediante el formulario4 establecido para ello, y pagando las tasas5 fijadas por la Entidad.

7. LICENCIA DE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL El contrato de licencia de uso ha sido definido de la siguiente manera: "convenio por virtud del cual una persona natural o jurídica, llamada licenciante, se obliga para con otra, llamada licenciatario, a cederle o concederle el uso reteniendo la propiedad a cambio del pago de una remuneración (regalía) por parte de este último"6

En materia de propiedad industrial, elementos como las marcas, las patentes y los diseños industriales hacen uso de esta figura jurídica, la cual permite que el titular del derecho de exclusividad otorgado pueda disponer de él en la forma que mejor considere. Es así, como para ampliar el campo de acción de una marca, una patente o un diseño industrial, o para mejorar la penetración de mercados determinados, el titular del mismo puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarlo. Así, por tener el uso exclusivo de una marca, una patente o un diseño industrial, sus titulares pueden transferir o ceder la misma a otra u otras personas, u otorgar una licencia para la explotación del mismo.

Con un contrato de licencia, una persona llamada licenciante cede el derecho de uso o explotación de su marca, una patente o un diseño industrial a otra denominada licenciatario, mientras que este último obliga al pago de una remuneración llamada la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca, la patente o el diseño industrial. Los contratos de licencia de uso normalmente son onerosos, pero, por voluntad de las partes, podrían pactarse a título gratuito. El titular de la marca, la patente o el diseño industrial puede: 4 http://www.sic.gov.co/formatos-patentes 5 http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Resolucion_64742_2016-2.pdf 6 LAFONT PIANETTA, Pedro, Manual de Contratos, Tomo I, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 2001, página 446. (i) renunciar a su derecho de conceder otras licencias sobre el mismo objeto, caso en el cual la licencia dará el uso exclusivo de la marca, la patente o el diseño industrial en cuestión, o (ii) conceder una licencia no exclusiva; en este caso, éste conserva su derecho de otorgar otras autorizaciones simultáneas para que diferentes personas exploten la marca, la patente o el diseño industrial.7 7.1 Licencia de diseño industrial En materia de las llamadas “nuevas creaciones”, la licencia para la explotación respecto a las patentes se encuentra establecida en el artículo 57 de la Decisión 486 de 2000, así: “Artículo 57.- El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia. En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular de la patente durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.” Para determinar en qué lugar se debe inscribir un contrato de licencia suscrito en relación con una patente, se debe determinar, no la residencia ni domicilio del licenciado y licenciatario, sino en la oficina de qué país se concedió la patente. En 7 Consejo de Estado, sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 25 de febrero de 2009, Rad. 2004-729 esa medida, si la patente objeto de la licencia fue concedida en Colombia, la inscripción se deberá efectuar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, sin importar el domicilio o residencia de las partes del contrato de licencia. Esta norma, por orden expresa del artículo 1338 de la Decisión 486 de 2000 es aplicable a las licencias en materia de diseños industriales. 7.2 Licencia de marca Estas se encuentran reguladas en capítulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así: “Artículo 161.- Un registro de marca concedido o en trámit