CE - Sentencia 11001032400020170001000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00

Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Terceros: Energy Brands Inc., Drop Tecnologies S.A. y The

Tesalia Springs Holding Corp.

Tema: Registro como marca de un signo mixto “VITAMINWATER XXX ” para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la

Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda nulidad relativa, promovida contra las Resoluciones 37937 de 28 de julio de 2015 1 y 91163 de 24 de noviembre de 2015 2, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se: i) declararon infundadas las oposiciones presentadas por Drop Tecnologies S.A.; The Tesalia Springs Holding Corp. y Gaseosas Posada Tobón S.A.; y ii) se concedió el registro como marca del signo mixto “VITAMINWATER XXX ” para identificar productos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Energy Brands Inc.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

identificar productos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Energy Brands Inc.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. , a través de apoderado judicial , en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 , presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se

hicieran las siguientes declaraciones:

“[…] 2.1 Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

2.1.1 Resolución N° 37.937 del 28 de julio de 2015 , mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la oposición presentada por GASEOSAS POSADA TOBON S.A. y otorgar el registro de la marca VITAMINWATER XXX (MIXTA) a la sociedad ENERGY BRANDS INC., en clase treinta y dos (32) internacional.

2.1.2 Resolución N° 91.163 de 24 de noviembere (sic) de 2015, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el

1 Folios 24 a 33 vto C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 34 a 37 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 42 a 52 vto C pp.2

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00

Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00

Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

recurso de apelación interpuesto por GASEOSAS POSADA TOBON S.A., contra la Resolución N° 37.937 de 2015, decidiendo CONFIRMARLA en su integridad y declarar agotada la vía gubernativa.

2.2 Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio CANCELAR la inscripción del certificado de registro número 533.384 asignado a la marca VITAMINWATER XXX (MIXTA), para identificar productos de la clase treinta y dos (32) internacional en el Registro de la Propiedad Industrial a su cargo.

2.3 Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”4 (mayúsculas y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante indicó que la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. es titular de las marcas mixtas “XX”6 que identifican productos de la clase 32 del nomenclátor internacional. Estos son respectivamente:

“[…] Gaseosas. Cobertura limitada en virtud de la Resolución N° 29724 de 26 de mayo de 2017 […]”

32 del nomenclátor internacional. Estos son respectivamente:

“[…] Gaseosas. Cobertura limitada en virtud de la Resolución N° 29724 de 26 de mayo de 2017 […]”

“[…] aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”

4. Expuso que la sociedad Energy Brands Inc. solicitó, el 2 de mayo de 2012, registro como marca de l signo mixto “VITAMINWATER XXX ”7 para distinguir productos y servicios comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación

Internacional de Niza, estos son:

“[…] bebidas no alcohólicas, incluyendo aguas, aguas con sabor, aguas enriquecidas, aguas de infusión, bebidas energéticas, bebidas energéticas enriquecidas y bebidas isotónicas, y almíbares, concentrados, polvos y bases para hacer bebidas y bebidas de fruta […]”.

5. Añadió que, una vez publicada la solicitud indicada supra en la Gaceta de Propiedad Industrial, se presentaron las siguientes oposiciones: i) Gaseosas Posada Tobón S.A., con fundamento en sus marcas mixtas “XX” , indicadas supra, y nominativa “DOS EQUIS”8; ii) Drop Tecnologies S.A., con ocasión de sus marcas “VITAMIN WATER”; y

4 Folio 43 vto C pp. 5 Folios 43 a 46 vto C pp. 6 Certificados 74658 Versión 7 y 423807 Versión 9 7 Folio 39 C pp. Certificado 533384 Versión 10 8 La Sala precisa que la marca “DOS EQUIS” no fue traída a colación por la parte demandante en sede judicial.3

6 Certificados 74658 Versión 7 y 423807 Versión 9 7 Folio 39 C pp. Certificado 533384 Versión 10 8 La Sala precisa que la marca “DOS EQUIS” no fue traída a colación por la parte demandante en sede judicial.3

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00

Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

1. The Tesalia Springs Holding Corp., respecto de su marca “TESALIA VITAMINWATER” registrada en Ecuador9.

6. Sostuvo que mediante Resolución 37937 de 28 de julio de 2015 , la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC : i) declaró infundadas las oposiciones presentadas por Drop Tecnologies S.A.; The Tesalia Springs Holding Corp. y Gaseosas Posada Tobón S.A.; y ii) se concedió el registro como marca del signo mixto “VITAMINWATER XXX” para identificar productos en la clas e 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Energy Brands Inc.

7. Puso de presente que, contra dicha decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante la Resolución 91163 de 24 de noviembre de 2015, en el sentido de confirmar la Resolución 37937.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación10

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantad a la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos135 literales e) y g) y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

9. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC concedió el registro de la marca mixta “VITAMINWATER XXX” para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que no era confundible con las marcas mixtas “XX” que amparan productos en la misma clase, lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 135 literales e) y g) y 136 literal a).

10. Argumentó que la marca concedida es similarmente confundible con la s marcas “XX” previamente registradas, pues es una reproducción de estas.

11. Explicó que es titular de una familia de marcas con la denominación “XX” para identificar en el mercado bebidas, por lo que, permitir el registro de la marca “VITAMINWATER XXX”, para individualizar bebidas a base de agua enriquecida con vitaminas, crea un riesgo de asociación en el mercado , pues el consumidor pensar á que tienen el mismo origen empresarial.

9 La Sala precisa que, si bien en sede administrativa se presentaron oposiciones respecto de las marcas “DOS

vitaminas, crea un riesgo de asociación en el mercado , pues el consumidor pensar á que tienen el mismo origen empresarial.

9 La Sala precisa que, si bien en sede administrativa se presentaron oposiciones respecto de las marcas “DOS EQUIS”, “VITAMIN WATER” y “TESALIA VITAMINWATER”, estas no son objeto de controversia en la demanda, razón por la cual no procede su estudio en el caso concreto. 10 Folios 45 vto a 51 vto C pp.4

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00

Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

12. Afirmó que “[…] el signo VITAMINWATER XXX (mixto) es una imitación innegable de las marcas registradas X X (mixtas), como evidencia un cotejo objetivo de los mismos que no se hizo en los actos acusados en los cuales se limitó a expresar el carácter accesorio de las letras XXX en el signo VITAMINWATER XXX (mixto), desconociendo que la fuerza distintiva de los signos registrados se encuentra en las letras X que por su singularidad detenta por sí misma fuerza distintiva al punto de individualizar los productos […]”.

13. Señaló que la marca concedida contiene una expresión descriptiva y genérica de los productos de la clase 32 de nomenclátor internacional, la cual es “[…] preponderante y sobresaliente […]”. Así pues, la SIC, al expedir los actos acusados, incurrió en la violación de la normativa de la Decisión 486 de 2000, pues desconoció que la expresión VITAMIN significa vitaminas y WATER, en inglés, es agua.

incurrió en la violación de la normativa de la Decisión 486 de 2000, pues desconoció que la expresión VITAMIN significa vitaminas y WATER, en inglés, es agua.

14. Adicionalmente, e xpuso que la marca concedida carece de distintividad al estar compuesta por expresiones de uso común.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio11

15. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que, con la expedición de la s resoluciones acusadas no se incurrió en desconocimiento de las disposiciones legales vigentes aplicables.

16. En cuanto al análisis de confundibilidad m anifestó que “[…] el signo solicitado y concedido, es decir, VITAMINWATER XXX incorpora las letras XX, esta coincidencia es diluida por los demás elementos que conforman la marca. En efecto, el signo solicitado presenta una configuración gráfica muy distinta, dentro de la cual predomina totalmente la expresión VITAMINWATER, siendo la partícula XX, un elemento complementario en el cual no reposa la distintividad del conjunto marcario solicitado a registro […]”.

17. Argumentó que, en el caso sub examine, “[…] las marcas registradas son signos de naturaleza diversa (nominativa y compleja) que poseen como elemento común el concepto de la unión de dos cruces o equis (x). En este sentido, las marcas registradas son signos arbitrarios que identifican unos productos de la combinación de diferentes elementos, los cuales tienen significado, pero el mismo no se relaciona con los

concepto de la unión de dos cruces o equis (x). En este sentido, las marcas registradas son signos arbitrarios que identifican unos productos de la combinación de diferentes elementos, los cuales tienen significado, pero el mismo no se relaciona con los productos o servicios a ser distinguidos con la marca, ni describe, ni sugiere calidad de dichos bienes […]”.

11 Folios 74 a 77 C pp.5

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00

Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

II.2. Contestación de Energy Brands Inc., Drop Tecnologies S.A. y The Tesalia Springs Holding Corp.

18. Las sociedades Energy Brands Inc., Drop Tecnologies S.A. y The Tesalia Springs Holding Corp., terceras interesadas en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificadas12 en debida forma del auto admisorio , no se pronunci aron sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

19. La sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. presentó demanda de relativa el 19 de diciembre de 201613 en contra de las Resoluciones 37937 de 28 de julio de 2015 14 y 91163 de 24 de noviembre de 201515, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

20. Mediante auto de 18 de septiembre de 201716 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a los representantes de las sociedades Energy Brands Inc., Drop Tecnologies S.A. y The Tesalia Springs Holding

20. Mediante auto de 18 de septiembre de 201716 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a los representantes de las sociedades Energy Brands Inc., Drop Tecnologies S.A. y The Tesalia Springs Holding Corp. El 13 de octubre de 201717 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días.

21. A través de providencia de 31 de julio de 201818 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 25 de enero de 201919.

22. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes y se fijó el litigio . Asimismo, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437.

23. Mediante auto de 11 de marzo de 201920 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 135 literales e) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso.

24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 218-IP-2019 de 8 de mayo de 202021, dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal

12 Folios 65 a 70 y 81 C pp. 13 Folios 42 a 52 vto. C pp. 14 Folios 24 a 33 vto C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”.

12 Folios 65 a 70 y 81 C pp. 13 Folios 42 a 52 vto. C pp. 14 Folios 24 a 33 vto C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 15 Folios 34 a 37 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 16 Folios 55 y 56 C pp. 17 Folio 56 vto. C pp. 18 Folio 82 C pp. 19 Folios 93 a 100 C pp. 20 Folios 103 a 106 C pp. 21 Folios 118 a 131 C pp.6

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00

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a) de la Decisión 486 de 2000 , y no interpretó el artículo 135 literal es e) y g) ibidem, en la cual dicho tribunal consideró lo siguiente:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135 Literales e) y g) y 136 Literal a) de Ia Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales no se interpretan los literales e) y g) del Artículo 135, por no ser pertinentes.

[…]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…]

confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…]

1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación

[…]

1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

[…]

4. Familia de marcas

[…]

4.4 […] con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.

[…]

5. Signos conformados por palabras en idioma extranjero

[…]

5.2 Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son

genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.

[…]

5. Signos conformados por palabras en idioma extranjero

[…]

5.2 Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.7

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00

Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A.

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5.3 Por el contrario, si el significado conceptual d e las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclus ivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.

5.4 Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad An dina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o p or su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. […]” (mayúscula y negrilla del original).

25. Mediante auto de 13 de julio de 2020 22 se prescindió de la realización de la

fonética con la correspondiente traducción al castellano. […]” (mayúscula y negrilla del original).

25. Mediante auto de 13 de julio de 2020 22 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

26. En el término para alegar de conclusión, la parte demandante23 y la SIC24 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa respectivamente. Adicionalmente, los terceros con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

27. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14925 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

IV.2. La formulación del problema jurídico

28. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 37937 de 28 de julio de 2015 y 91163 de 24 de noviembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se concedió el registro como

22 Folio 134 C pp.

julio de 2015 y 91163 de 24 de noviembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se concedió el registro como

22 Folio 134 C pp. 23 Folios 141 a 145 C pp. 24 Folios 147 a 150 C pp. 25 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.8

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00

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marca del signo mixto “VITAMINWATER XXX ” para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

29. La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “VITAMINWATER XXX” para identificar productos en la clase 32 del mencionado nomenclátor, y las marcas mixtas “XX” con certificados 74 .658 y 423 .807, que reivindicaron productos de la misma clase, cuyo titular es la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. , se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. Asimismo, si la marca concedida está incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 135 literales

el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. Asimismo, si la marca concedida está incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 135 literales e) y g) ibidem.

30. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto.

IV.3. La identificación de los actos demandados

31. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 37937 de 28 de julio de 2015 26 y 91163 de 24 de noviembre de 2015 27, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se: i) declararon infundadas las oposiciones presentadas por Drop Tecnologies S.A.; The Tesalia Springs Holding Corp. y Gaseosas Posada Tobón S.A.; y ii) se concedió el registro como marca del signo mixto “VITAMINWATER XXX” para identificar productos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a

favor de Energy Brands Inc.

IV.4. Análisis del caso concreto

De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000

32. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro como marca del signo mixto “VITAMINWATER XXX” para identificar productos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son:

“[…] bebidas no alcohólicas, incluyendo aguas, aguas con sabor, aguas enriquecidas, aguas de infusión, bebidas energéticas, bebidas energéticas

“[…] bebidas no alcohólicas, incluyendo aguas, aguas con sabor, aguas enriquecidas, aguas de infusión, bebidas energéticas, bebidas energéticas enriquecidas y bebidas isotónicas, y almíbares, concentrados, polvos y bases para hacer bebidas y bebidas de fruta […]”.

33. La parte demandante argumentó que los actos administrativos acusados son nulos en tanto que la marca concedida es similarmente confundible con las marcas previamente registradas “XX” de su titularidad , desconociendo lo dispuesto en el artículo 136 a) de la Decisión 486 de 2000. Asimismo, adujo que es titular de una familia de marcas cuyo elemento distintivo común está siendo reproducido por la

26 Folios 24 a 33 vto C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 27 Folios 34 a 37 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.9

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00

Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

marca concedida, la cual, a su vez, está compuesta por elementos descriptivos , genéricos y de uso común.

34. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 218-IP-2019 de 8 de mayo de 202028, dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, y no interpretó el artículo 135 literales e) y g) ibidem, porque, a su juicio,

8 de mayo de 202028, dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, y no interpretó el artículo 135 literales e) y g) ibidem, porque, a su juicio, no son pertinentes.

35. Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado el artículo 135 literales e) y g) de la Decisión 486 de 2000, al exponer el concepto de violación adujo que la marca concedida resultaba similarmente confundible con las marcas “XX” del tercero con interés directo en el resultado del proceso, en tanto que es una reproducción de esta, esto es, alegó que no se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) ibidem.

36. Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio de los supuestos previstos en el artículo 135 literales e) y g) de la Decisión 486 de 2000.

37. Así, la norma de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis es la siguiente:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

38. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

Marca concedida a Energy Brands Inc. 29

(mixta)

28 Folios 118 a 131 C pp.

38. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

Marca concedida a Energy Brands Inc. 29

(mixta)

28 Folios 118 a 131 C pp. 29 Folio 39 C pp. Certificado 533384 Versión 1010

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00

Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Certificado: 533.384

Clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Marcas previamente registradas por la parte demandante30

Marca

Gráfica Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Registro

1

“XX”

32

423.807

2

“XX”

32

74.658

39. Como en el presente caso se va a cotejar las marcas mixtas “VITAMINWATER XXX” y “XX”, es necesario establecer el elemento que predomina en su conjunto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

40. En efecto, de la revisión de las marcas mixtas se desprende que el elemento

de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

40. En efecto, de la revisión de las marcas mixtas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

41. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciable s, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

30 Folio 28 vto C pp.11

Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00

Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

42. Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo

[…]”31.

43. En ese orden de ideas, la Sala concluye que en las marcas mixtas registradas el

fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”31.

43. En ese orden de ideas, la Sala concluye que en las marcas mixtas registradas el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial. Por lo tanto, el análisis de co nfundibilidad debe centrarse en los aspectos fonéticos, ortográficos y conceptuales de las marcas en conflicto.

44. En consecuencia, y de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente real izar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas.

45. Sobre el particular, la Sala advierte que las partículas “X”, “VITAMIN” y “WATER” que hacen parte de las marcas registradas, resultan ser de uso común en la clase 32 del nomenclátor internacional tal como se observa