CE - Sentencia 11001032400020210082000 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00820-00

Demandante: Shiseido Americas Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Terceros: Niny Yohana Zuluaga Castaño y Roberto Alonso Gómez Ramírez Tema: Registro como marca de l signo mixto “NARS SKIN” para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de la s Resoluciones 40491 de 22 de julio de 2020 1 y 38661 de 23 de junio de 2021 2, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la s cuales se negó el registro como marca del signo mixto “NARS SKIN ”, para distinguir productos comprendidos en la clase 3 ª del nomenclátor internacional de Niza , a favor de la sociedad Shiseido Americas Corporation.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Shiseido Americas Corporation , a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el

Corporation.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La sociedad Shiseido Americas Corporation , a través de apoderad o judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

“[…]PRIMERA: Que DECLARE la nulidad de la Resolución N° 40491 del 22 de julio de 2020, expedida por la Dirección de Signos Distintivos, mediante la cual se desestimó el registro de la marca NARS SKIN (MIXTA) en la Clase 3 Internacional.

SEGUNDA: Que DECLARE la nulidad de la Res olución N° 38661 del 23 de junio de 2021, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, mediante la cual se confirmó íntegramente la decisión contenida en la Resolución N° 40491 del 22 de julio de 2020.

1 Índice 2 aplicativo para la gestión judicial SAMAI “[…] Por la cual se niega un registro […]”. 2 Ibidem “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Índice 2 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00820-00

Demandante: Shiseido Americas Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

TERCERA: Que, como consecuencia de las declaraciones que anteceden y a título de restablecimiento del Derecho, se ORDENE a la Superintendencia de

Demandante: Shiseido Americas Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

TERCERA: Que, como consecuencia de las declaraciones que anteceden y a título de restablecimiento del Derecho, se ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio proceda a REGISTRAR la marca NARS SKIN (MIXTA) en la Clase 3 Internacional asignándole número de certificado de registro en el plazo que para tal efecto fije el Despacho.

CUARTA: Que se ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso se profiera en la Gaceta de Propiedad Industrial […]”4.

I.1.1. Los hechos de la demanda5

2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los

siguientes:

3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Shiseido Americas Corporation, el 21 de junio de 2019 , solicitó el registro como marca del signo mixto “NARS SKIN” para identificar productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] Lociones faciales; lociones suavizantes para la cara; espumas limpiadoras para la piel; cremas limpiadoras para la piel; polvos exfoliantes para la piel; hidratantes para la piel; cremas para la piel geles hidratantes y cremas de agua mascarillas faciales (expresión considerada demasiado vaga por la Oficina Internacional - Regla 13.2)b) del Reglamento Común) […]”.

4. Adujo que dicha solicitud se publicó en la gaceta de propiedad industrial, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

vaga por la Oficina Internacional - Regla 13.2)b) del Reglamento Común) […]”.

4. Adujo que dicha solicitud se publicó en la gaceta de propiedad industrial, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

5. Anotó que, mediante la Resolución 40491 de 22 de julio de 2020 , el director de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro del signo mixto “NARS SKIN” en la mencionada clase, esto es, con fundamento en el cotejo realizado de oficio con la marca mixta “NYRS”, que ampara productos de la clase 3 ª del nomenclátor internacional, registro 364240, y cuyos titulares son Niny Yohana Zuluaga Castaño y Roberto Alonso Gómez Ramírez. Frente a esta decisión la sociedad solicitante interpuso recurso de apelación.

6. Sostuvo que, a través de la Resolución 38661 de 23 de junio de 2021 , la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial resolvió el recurso indicado supra en el sentido de confirmar la Resolución 40491.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación6

I.1.2.1. Fundamentos de derecho

7. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo

4 Ibidem. 5 Ejusdem. 6 Ibidem.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00820-00

Demandante: Shiseido Americas Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

4 Ibidem. 5 Ejusdem. 6 Ibidem.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00820-00

Demandante: Shiseido Americas Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

cual señaló como quebranta da la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación

8. La apoderada de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro como marca el signo mixto “NARS SKIN” para distingui r productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que la misma era similarmente confundible con la marca mixta “NYRS”, por lo que su registro generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores.

9. Afirmó que la marca solicitada es distintiva, por cuanto es disímil ortográfica, fonética e ideológicamente respecto de “NYRS”.

10. Adujo que la SIC omitió que el signo solicitado es arbitrario, evoca y hace alusión al reconocido artista Francois Nars, quién “[…] es reconocido como uno de los artistas y marcas de maquillaje más famosos del mundo […] . En efecto, así lo califica el ranking “BOF 500”, que es un índice definitivo de las personas que le dan forma a la industria de la moda con base en cientos de nominaciones recibidas y extensos análisis de datos e investigación […]”. Por su parte la marca “NYRS” es de fantasía.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

industria de la moda con base en cientos de nominaciones recibidas y extensos análisis de datos e investigación […]”. Por su parte la marca “NYRS” es de fantasía.

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio7

11. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual se ñaló que las resoluciones acusadas fueron debidamente motivada s y, en consecuencia, no se incurrió en desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la

Comunidad Andina.

12. Aseguró que “[…] al estudiar los signos en conjunto NARS SKIN y NYRS, se observa que son ortográfica y por tanto fonéticamente similares. Lo anterior se debe al hecho que se trata de configuraciones gramaticales idénticas en las que únicamente se evidencia el cambio de la letra Y por la vocal A man teniendo la misma secuencia consonántica (N – R – S) sin que la adición elementos nominativos en el signo solicitado, sea suficiente para diferenciar los signos confrontados. La inclusión del término SKIN en el signo solicitado no es suficientemente distintiva para generar una diferencia capaz de diluir el riesgo de confusión entre ella ya que dicha palabra se traduce al español como PIEL y e s altamente reconocida en el mundo cosmético ya que indica el destino de aplicación del producto, lo que implica que sobre ella no recae fuerza distintiva alguna […]”.

7 Índice 11 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00820-00

Demandante: Shiseido Americas Corporation

fuerza distintiva alguna […]”.

7 Índice 11 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00820-00

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

13. Manifestó que “[…] la parte demandante aporta una serie de fotos y material probatorio adicional con el fin de acreditar el conocimiento de la marca a nivel internacional […] se debe tener en cuenta que e l hecho de que la sociedad demandante tenga un reconocimiento a nivel internacional […] no es presupuesto para acceder al registro automático e inmediato del signo solicitado en Colombia toda vez que el este último debe cumplir con los presupuestos de regi strabilidad exigidos por la norma comunitaria aplicable en el territorio nacional […]”.

14. Argumentó que existe conexidad competitiva entre los productos amparados por los signos distintivos cotejados en tanto que pertenecen al mismo mercado del cuidado de l a piel, en tanto, por ejemplo, “[…] las espumas limpiadoras son usadas para retirar el producto cosmético aplicado al final del día, las cremas y geles hidratantes son usadas para mantener el agua dentro de la piel y que se nutra, para que cuando se apliquen los productos cosméticos estos no sean tan corrosivos […]”.

II.2. Contestación de los señores Nini Yohana Zuluaga Castaño y Roberto Alonso Gómez Ramírez8

15. Los señores Nini Yohana Zuluaga Castaño y Roberto Alonso Gómez Ramírez , terceros interesados en el resultado del proceso, contestaron la demanda, oponiéndose a las pretensiones. Al respecto, argumentaron que la parte demandante ha presentado varias solicitudes de registro como marca de signos con la expresión

terceros interesados en el resultado del proceso, contestaron la demanda, oponiéndose a las pretensiones. Al respecto, argumentaron que la parte demandante ha presentado varias solicitudes de registro como marca de signos con la expresión “NARS”, lo cual es un acto de competencia desleal, aun cuando estas han sido negadas por la SIC.

16. Indicó que el signo solicitado y la marca “NYRS” son semejantes, pues solo se diferencian en una letra, esto es la A – Y, y pretende identificar cosméticos, esto es, los mismos productos de la marca previa.

III. TRÁMITE DEL PROCESO

17. La sociedad Shiseido Americas Corporation presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 24 de noviembre de 2021 9 en contra de la Resoluciones 40491 de 22 de julio de 2020 y 38661 de 23 de junio de 2021, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC.

18. Mediante auto de 14 de diciembre de 202110 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a los señores Niny Yohana Zuluaga Castaño y Roberto Alonso Gómez Ramírez. El 14 de enero de 202211 se dio traslado de la demanda a la SIC por el término de 30 días.

8 Índices 15, 16 y 38 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 9 Índice 2 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 10 Índice 4 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 11 Índice 8 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00820-00

10 Índice 4 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 11 Índice 8 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00820-00

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

19. A través de autos de 21 de junio de 2022 y 19 de diciembre de 202212 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 12 de mayo de 202313.

20. En la citada audiencia se : i) reconoció personería a los apoderados de las partes ; ii) fijó el litigio; iii) decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes; iv) dio aplicación a la doctrina del acto aclarado y, en ese sentido, indicó que, para la aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 se debe remitir a la interpretación prejudicial 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2023, en la cual se interpreta, de oficio, el artículo 151 ibidem; y v) prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

21. En la citada interpretación prejudicial 391 -IP-2022 de 13 de marzo de 2023 , el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

21. En la citada interpretación prejudicial 391 -IP-2022 de 13 de marzo de 2023 , el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que:

“[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486.

Con el propósito de desarrollar el tema de la conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, correspondería, además, que el Tribunal interprete de oficio el artículo 151 de la Decisión 486.

[…]

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…]

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueda generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación.

[…]

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d)

confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa.

12 Índices 21 y 28 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 13 Índice 38 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00820-00

Demandante: Shiseido Americas Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

[…]

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza

[…]

Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de su stitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original).

22. En el término para alegar de conclusión, la sociedad demandante14, la SIC15, y los terceros con interés directo en el resultado del proceso 16, reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente . Por su parte, el Ministerio Público rindió informe17 en el que indicó que existe semejanza ortografía y fonética entre los signos cotejados, sin que la denominación adicional SKIN le aporte distintividad extrínseca al signo.

informe17 en el que indicó que existe semejanza ortografía y fonética entre los signos cotejados, sin que la denominación adicional SKIN le aporte distintividad extrínseca al signo.

23. El 21 de febrero de 2024 18, la demandante presentó escrito en el que reiteró las pretensiones de la demanda y señaló que se debe tener “[…] en cuenta las consideraciones expuestas en la Interpretación Prejudicial rendida en el Proceso 391IP-2022 […]”. Por su parte, los tercero s con interés directo en el resultado del proceso19, solicitaron, nuevamente, denegar las pretensiones de la demanda.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

24. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14920 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

14 Índice 40 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 15 Índice 44 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 16 Índice 42 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 17 Índice 45 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 18 Índice 50 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 19 Índice 52 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.

17 Índice 45 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 18 Índice 50 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 19 Índice 52 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 20 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00820-00

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IV.2. La formulación del problema jurídico

25. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 40491 de 22 de julio de 2020 y 38661 de 23 de junio de 2021 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “NARS SKIN”, para distinguir productos comprendidos en la clase 3 ª del nomenclátor intern acional de Niza, a favor de la sociedad Shiseido Americas

Corporation.

26. La Sala deberá examinar si entre el signo solicitado y la marca mixta “NYRS”, que ampara productos en la misma clase , con registro 364.240, y cuyos titulares son los señores Niny Yohana Zuluaga Castaño y Roberto Alonso Gómez Ramírez , existe similitud que configure riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, de

ampara productos en la misma clase , con registro 364.240, y cuyos titulares son los señores Niny Yohana Zuluaga Castaño y Roberto Alonso Gómez Ramírez , existe similitud que configure riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, de acuerdo con lo previsto en los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000, este último interpretado de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

27. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados, el análisis del caso concreto y la conclusión.

IV.3. La identificación de los actos demandados

28. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 40491 de 22 de julio de 2020 y 38661 de 23 de junio de 2021 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo mixto “NARS SKIN”, para distinguir productos comprendidos en la clase 3 ª del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la

sociedad Shiseido Americas Corporation.

IV.4. Análisis del caso concreto

29. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca del signo mixto “NARS SKIN” para identificar productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] Lociones faciales; lociones suavizantes para la cara; espumas limpiadoras para la piel; cremas limpiadoras para la piel; polvos exfoliantes para la piel; hidratantes para la piel; cremas para la piel geles hidratantes y cremas de agua mascarillas faciales (expresión

limpiadoras para la piel; polvos exfoliantes para la piel; hidratantes para la piel; cremas para la piel geles hidratantes y cremas de agua mascarillas faciales (expresión considerada demasiado vaga po r la Oficina Internacional - Regla 13.2)b) del Reglamento Común). […]”.

30. A juicio de la parte demandante , las resoluciones acusadas adolecen de nulidad porque el signo solicitado no presenta similitud con la marca mixta “NYRS”, en tanto que contiene la exp resión adicional “SKIN” . Asimismo, evoca y hace alusión al reconocido artista F rancois Nars, por lo que es distintivo, y, en ese sentido, no son confundibles.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00820-00

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

31. En la audiencia inicial realizada el 12 de mayo de 2023 21 se dio aplicación a la doctrina del acto aclarado y, en ese sentido, se indicó que, para la aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 , se atenderá a la interpretación prejudicial 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2023, en la cual se interpreta, de oficio, el artículo 151 ibidem.

32. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes:

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

[…]

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […]”.

De la vulneración de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000

33. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor22:

“[...] a) La compa ración debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es,

analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

21 Índice 38 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP2022 y 391-IP-2022.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00820-00

Demandante: Shiseido Americas Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”.

34. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en

conflicto, así:

Signo solicitado por la parte demandante23

(mixta) Clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Marca previamente registrada por los terceros con interés en el resultado del proceso 24

(nominativa) Registro 364.240

(mixta) Clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

Marca previamente registrada por los terceros con interés en el resultado del proceso 24

(nominativa) Registro 364.240 Clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza

35. La Sala observa que, de acuerdo con la solicitud de registro 25 del signo mixto “NYRS”, de titularidad de los terceros con interés directo en el resultado del proceso, la expresión “COSMETICS” es explicativa, razón por la cual no hace parte de dicho signo distintivo y, por ende, no debe ser tenida en cuenta para el análisis de confundibilidad.

36. Como en el presente caso se va a cotejar unos signos mixtos es necesario establecer el elemento que predomina en el conjunto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

23 Índice 2 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 24 Folio 92 C pp. 25 Consulta realizada el 14 de noviembre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00820-00

Demandante: Shiseido Americas Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.Radicación núm.: 11001-03-24-000-2021-00820-00

Demandante: Shiseido Americas Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

37. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la s marcas mixta objeto de análisis, no así la gráfica que las acompañan, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue.

38. En efecto, de la revisión de las marcas mixtas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

39. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

40. Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se det ermina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime

40. Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se det ermina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo

[…]”26.

41. De manera previa, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas confrontadas contienen elementos de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas.

42. Sobre el particular, se advierte que la expresión “SKIN” es de uso común en la clase 3ª, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona a continuación27, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados:

“SKIN”

MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM.

GARNIER SKIN

NATURALS

L'OREAL

3ª

254.448

26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016.

Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 27 Consulta realizada el 14 de noviembre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24