PGN - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Contra la resolución 80330 de 27 de diciemb

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra la Resolución 80330 de 27 de diciembre de 2012, por la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca solicitada por la sociedad actora MARCA COMERCIAL-Cotejo marcario COTEJO MARCARIO-Entre el signo mixto y la marca nominativa MARCA COMERCIAL-Reglas del cotejo marcario Expediente: 110010324000-2014-00060-00

Demandante: CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A.

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D. C., 8 de julio de 2020 Doctor

HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ

Consejero Ponente Sección Primera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF.: Concepto 20-82

Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente: 11001-03-24-000-2014-00060-00

Demandante: CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Honorable señor Consejero: Estando dentro del término de traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en única instancia, con base en las argumentaciones que

se exponen a continuación:

I. ANTECEDENTES Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la sociedad CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A., instauró

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Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2014-00060-00

Demandante: CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. demanda en contra de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC, con el fin de que se acceda a las siguientes pretensiones: “(…) 3.1.- Sírvase declarar la NULIDAD de la resolución 80330 de 27 de diciembre de 2012, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 12-098188, en la que se negó el registro de la marca mixta LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR en clase 36 internacional solicitada por la sociedad actora CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. 3.2.- Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 56979 de 27 de septiembre de 2013, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 12098188 en la que se resolvió el recurso de apelación y se confirmó la negación del registro de la marca mixta LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR en clase 36 internacional solicitada por la sociedad actora CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. 3.3.- Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 80328 de 27 de diciembre de 2012, expedida por la Directora de Signos

Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 12-09814, en la que se negó el registro de la marca mixta LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR en clase 37 internacional solicitada por la sociedad actora CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. 3.4.- Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 56605 de 27 de septiembre de 2013, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 12098194 en la que se resolvió el recurso de apelación y se confirmó la negación del registro de la marca mixta LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR en clase 37 internacional solicitada por la sociedad actora CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. 3.5.- Como consecuencia de las declaraciones anteriores, para resarcir el daño causado y a título de restablecimiento del derecho, solicito se ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio CONCEDER el registro de la marca mixta LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR solicitada para indicar servicios de las clases 36 y 37 de la clasificación internacional de Niza a nombre de la sociedad CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. 3.6.- En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha

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Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2014-00060-00

Demandante: CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3.7.- Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 3.8.- Finalmente, solicito que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada. (…)” Fundamentos fácticos Como soporte de sus pretensiones, la parte demandante expuso los hechos que a continuación se sintetizan: 1.- Que el día 12 de junio de 2012, la sociedad CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A., presentó ante la SIC sendas solicitudes de registro de la marca mixta LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR para distinguir productos y servicios de las clases 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitudes que fueron tramitadas por la entidad accionada bajo los radicados 12-098188 y 12-098194, respectivamente. Anotó que contra las referidas solicitudes de registro marcario no se presentó ninguna oposición por parte de terceros. 2.- Dentro de los trámites administrativos correspondientes, la SIC profirió las resoluciones 80328 y 80330, ambas de 27 de diciembre de 2012, por medio de las cuales se negó el registro de la marca mixta “LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR” a favor de la sociedad

CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A., en las clases 37 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza respectivamente, bajo la premisa de que ya existía un registro previo de la marca CONSTRUCCIONES

BUEN VIVIR.

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Expediente: 110010324000-2014-00060-00

Demandante: CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. 3.- Contra las anteriores decisiones, la sociedad CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A. interpuso los respectivos recursos de apelación, con miras a que tales decisiones fuesen revocadas y que en su lugar, se accediera a los registros marcarios solicitados. 4.- La SIC resolvió los recursos de alzada mediante las resoluciones 56979 y 56605, ambas del 27 de septiembre de 2013, a través de las cuales confirmó lo decidido en primera instancia.

Concepto de la violación En criterio de la entidad accionante, la SIC realizó de manera errónea el examen de registrabilidad de la marca “LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR” (mixta), pues según sostiene, se aplicó de manera indebida la normatividad relativa a los criterios de registrabilidad, especialmente por vulneración de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones. Argumentó también, que la interpretación errónea se refiere a darle a la norma aplicable un sentido que no tiene, dado que los preceptos

del literal a) del artículo 136 no fueron aplicados en debida forma o fueron interpretados erróneamente por la SIC, negando indebidamente las marcas mixtas “LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR” en las clases 36 y 37 por la supuesta confundibilidad que se genera con

la marca CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR.

Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio Adujo que en la expedición de los actos administrativos atacados la SIC no violó la normatividad comunitaria, pues los actos acusados fueron expedidos por la autoridad competente, observando los trámites y formalidades exigidas en la ley y con el único fin de mantener el orden jurídico, actos que fueron expedidos como

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Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2014-00060-00

Demandante: CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. resultado de un análisis serio e imparcial de la registrabilidad de la marca solicitada.

Destaca que el examen de registrabilidad de las marcas debe hacerse sobre su componente denominativa, pues son las palabras las que causan mayor impacto y recordación en la mente del consumidor, observándose que el signo solicitado es una reproducción parcial del signo registrado, dado que las expresiones “CAPITAL” y “CONSTRUCCIONES” son de uso común y evocativa, respectivamente; concluyéndose que la expresión CAPITAL, adicional en la marca

solicitada, no evita la posibilidad de confusión o asociación.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema Jurídico El problema jurídico se centra en determinar si le asiste razón a la sociedad CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A., al solicitar la nulidad de las resoluciones 80330 y 80328 ambas de 27 de diciembre de 2012, por medio de las cuales se negó el registro de la marca mixta “LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR” a favor de la sociedad CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A., en las clases 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza respectivamente, así como también de las resoluciones 56979 y 56605 ambas del 27 de septiembre de 2013, a través de las cuales confirmó lo previamente decidido en el sentido de negar los registros solicitados. Es así como se examinará si los actos administrativos arriba citados trasgredieron el literal a) del artículo 136 literal de la Decisión 488 de 2000 de la Comunidad Andina.

Análisis Jurídico Se invoca como cargo de nulidad la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el sentido de que no pueden registrarse como marcas

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Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2014-00060-00

Demandante: CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A.

aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: “(…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (…)”; por lo que resulta indispensable entrar a establecer si existe entre los signos un grado de distintividad tal que permita al consumidor poder diferenciarlos entre sí, sin que haya para éste lugar a confusión. Cotejo marcario entre el signo mixto y la marca nominativa Teniendo claro lo anterior se procederá a realizar el cotejo marcario entre “LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR” y “CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR”, para lo cual, esta Delegada propone a la Sala aplicar la metodología indicada en la interpretación prejudicial, que incluye la comparación ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Comparación Ortográfica: SIGNO MIXTO CUYO REGISTRO SE NEGÓ L A C A P I T A L D E L B U E N V I V I R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 1 19 2 21 2 8 0

MARCA NOMINATIVA QUE DIO LUGAR A LA NEGACIÓN DEL REGISTRO C O N S T R U C C I O N E S B U E N V I V I R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23

2 A juicio de esta Delegada el signo mixto se compone de la palabra CAPITAL y la expresión BUEN VIVIR, esta última idéntica y que reproduce el elemento nominativo de la marca previamente

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Expediente: 110010324000-2014-00060-00

Demandante: CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. registrada, diferenciándose solo por la adición de la palabra “CONSTRUCCIONES” al comienzo de la marca nominativa, en reemplazo de la palabra CAPITAL. En este sentido se considera que a nivel ortográfico la similitud de palabras es evidente, especialmente si se tiene en cuenta además que ambas expresiones y marcas hacen alusión a un mismo nicho de mercado, como lo es el de la construcción.

Comparación Fonética En este punto se debe examinar que la similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en los conjuntos marcarios objeto de cotejo, para lo cual se debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, realizando el cotejo de las marcas, en forma sucesiva. Frente a este criterio, considera el Ministerio Público que las expresiones “LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR” y “CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR”, coinciden en la utilización de la expresión BUEN VIVIR, lo que se traduce como “VIVIR BIEN”, lo que su vez trae a la mente del

consumidor el concepto de vivir de manera cómoda, agradable. Comparación Ideológica La similitud ideológica o conceptual se presenta cuando los signos evocan una idea o concepto semejante o idéntico. En este punto se precisa que, como bien se dijo en las líneas que anteceden, las expresiones “LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR” y “CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR” guardan bastantes similitudes, siendo dable decir que ello puede generar confusión en el consumidor promedio, máxime cuando la diferencia entre ellas reside tan solo en las palabras CAPITAL y CONSTRUCCIONES, pues el componente que es idéntico hace referencia al hecho de vivir bien, lo cual no sería tan determinante si no fuera porque ambas sociedades se dedican al mismo segmento de mercado, cual es el de realizar negocios y proyectos de construcción e inmobiliarios.

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Demandante: CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A.

Comparación Gráfica En este punto no resulta factible la comparación, dado que por un lado se trata de una marca mixta compuesta por un dibujo y colores determinados, junto con una expresión “LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR” en un tipo de letra específico, frente a una marca nominativa en la que solo se aprecia la expresión en letras “CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR”, por lo que en este aspecto no sería tan evidente la

similitud, salvo que, como se ha dicho en líneas precedentes, se tome en cuenta que las expresiones idénticas llevan a pensar en un mismo aspecto como es el vivir bien, hallándose nuevamente una notoria conjunción entre ellas. Conectividad entre los productos Ahora bien, siguiendo la conexión entre los productos a registrar, es necesario determinar el grado de sustitución o intercambiabilidad de los productos y servicios, la complementariedad existente entre tales productos o servicios y la posibilidad de considerar que unos u otros provienen del mismo empresario, lo cual, a continuación, pasa a estudiarse: Sustituibilidad En este punto corresponde analizar la conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan ser para el consumidor sustitutos razonables uno de otro, es decir, que aquél podría decidir adquirir uno u otro sin problema, y satisfaciendo la misma necesidad. Nótese que el segmento de servicios en el que compiten ambas sociedades es el mismo: “Clase 36 Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios; Clase 37 Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación”, lo cual

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Expediente: 110010324000-2014-00060-00

Demandante: CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. inexorablemente lleva a confusión al consumidor promedio, quien eventualmente puede verse influenciado por las palabras BUEN VIVIR al momento de adquirir los productos, pudiendo llegar a creer que

una de estas marcas es filial o rama de servicios de la otra, es decir, que ambos servicios son suministrados por el mismo empresario, dada la evidente similitud entre una y otra expresión, más allá del tipo, tamaño y color de la letra con que cada una sea escrita. Complementariedad de los productos En este punto se examina la conexión que se plantea cuando el consumo de un determinado producto genera la necesidad de consumir otro, pues el segundo es complementario del primero. En estos eventos, el uso de un producto supone el uso simultáneo del otro. Sin embargo, en el presente caso este criterio resulta inaplicable, por cuanto, como se ha explicado, las dos marcas comparadas distinguen en realidad el mismo tipo de servicios, por lo que no hay lugar a predicar entre ellos una posible relación de complementariedad. La razonabilidad (posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario) A juicio del Ministerio Público, este es el punto más fuerte en el cual se demuestra la no distintividad entre las marcas, pues no solo ambas poseen una nomenclatura bastante cercana o casi idéntica, sino que ofrecen los mismos productos, compartiendo palabras que no generan mayor distinción y que son fácilmente asociables, y si bien los gráficos otorgan algún grado de diferencia, esto resulta insuficiente a efectos de poder distinguir los productos de su oferente, pues si el consumidor aspira a realizar un negocio de tipo inmobiliario

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Expediente: 110010324000-2014-00060-00

Demandante: CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. o de construcción, puede acudir a cualquiera de los dos empresarios para obtener básicamente los mismos productos.

Por todo lo anterior, el cargo de transgresión de lo reglado en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 488 de 2000 carece de vocación de prosperidad y, en consecuencia, habrá de desecharse. Conclusión Por las razones anteriormente expuestas, a juicio del Ministerio Público en el presente asunto el cargo de nulidad propuesto por la sociedad CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. no posee ninguna vocación de prosperidad, lo que por contera obliga a que las súplicas de la demanda deban ser despachadas desfavorablemente. En este orden de ideas, esta agencia del Ministerio Público pone en consideración del H. Consejo de Estado el siguiente CONCEPTO De conformidad con las consideraciones y reflexiones consignadas en precedencia, para esta Procuraduría Delegada no es posible acceder a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia los actos administrativos atacados, esto es, las resoluciones 80330 y 80328, ambas de 27 de diciembre de 2012, por medio de las cuales se negó el registro de la marca mixta “LA CAPITAL DEL BUEN VIVIR” a favor de la sociedad CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A., en las clases 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza respectivamente, así como también las resoluciones 56979 y 56605 ambas del 27 de septiembre de 2013, a través de las cuales confirmó lo decidido por las primeras,

todas proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, habrán de permanecer incólumes. Del señor Consejero atentamente,

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Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2014-00060-00

Demandante: CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A.

ANDRÉS MUTIS VANEGAS

Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado

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Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080