PGN - REGISTRO DE MARCA - Criterios para realizar análisis de distintividad de lema comerc

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra actos de Superintendencia de Industria y Comercio que negaron registro de lema comercial NULIDAD-Por falsa motivación de actos por aplicación errónea del literal e del art.135 de Decisión 486 del 2.000 de comisión de Comunidad Andina USO DE MARCAS-Casos en que no pueden registrarse como estas aquellos signos que estén inmersos en causal de irregistrabilidad REGISTRO DE MARCA-Tipos de riesgo de confusión con marca registrada REGISTRO DE MARCAS-Criterios para realizar análisis de distintividad de lema comercial NORMA-Hubo interpretación errada de esta en el sub lite/ACTOS ADMINISTRATIVOS-Deben ser anulados y en su lugar expedir acto de registro por Superintendencia de Industria y Comercio Como ya lo resaltamos en párrafos precedentes, en el lema comercial “ENERGÍA DISPONIBLE” el único elemento diferenciador es el nominativo que contiene dos términos genéricos, pese a lo cual, la combinación de ambos elementos genera una creación nueva que sí es susceptible de ser registrada, siempre y cuando su capacidad de evocación sea suficiente como para darle la suficiente distintividad. Al detenernos a examinar cuál sería la impresión del consumidor desprevenido frente al lema “ENERGÍA DISPONIBLE”, podemos decir que dicha expresión trae a la mente o evoca el concepto de que existe una ENERGÍA que es accesible, que se puede usar, que esta allí a la orden, o también que hay cómo crearla; es decir, el lema analizado sí resulta evocativo, pues transmite indirectamente la idea sobre cualidades o características del bien o servicio que se ofrece, otorgando entonces al

conjunto creado el suficiente grado de distintividad para hacerlo susceptible de registro. Así las cosas, considera esta Agencia del Ministerio Público que, en efecto, hubo una interpretación errada del literal e) del artículo 135 de la decisión 486 de 2000, pues como viene de verse, el signo cuestionado no se halla incurso en la causal de irregistrabilidad allí descrita, razón por la cual las Resoluciones No. 13608 del 26 de febrero de 2018 y 12851 del 9 de mayo de 2019, habrán de ser anuladas, para que en su lugar, se expida el acto de registro correspondiente por parte de la SIC. ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co Pbx 5878750 Exts: 1207612077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2019-00290-00

Demandante: Termobarranquilla S.A. E.S.P. TEBSA S.A.

Bogotá, D. C., marzo 23 de 2022 Doctora

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Consejera Ponente Sección Primera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF. Concepto 22 - 81 Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento Expediente: 110010324000-2019-00290-00

Demandante: Termobarranquilla S.A. E.S.P. TEBSA S.A.

Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio Honorable señora Consejera: Estando dentro del término de traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se

encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en única instancia, con base en las argumentaciones que se exponen a continuación:

I. ANTECEDENTES Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la sociedad TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P – TEBSA S.A., instauró demanda en contra de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (en adelante SIC), con el fin de que se acceda a las siguientes pretensiones: “(…) Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 13608 del 26 de febrero de 2018 por medio de la cual se decidió negar a TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. el registro del lema comercial ENERGIA DISPONIBLE (Nominativo) para identificar servicios comprendidos en la clase 40 de la Clasificación

Internacional de Niza.

Segunda: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 12851 del 9 de mayo de 2019, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación para confirmar la decisión de negar a TERMOBARRANQUILLA S.A E.S.P. el registro del lema comercial ENERGIA DISPONIBLE (Nominativo) solicitado para identificar servicios comprendidos en la clase 40 de la Clasificación

Internacional de Niza.

Tercera: Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones No. 13608 del 26 de febrero de 2018 y 12851 del 9 de mayo de 2019, se ordene a la SIC registrar el lema comercial

5CdeE/JADV/Cjchg IUS-E-2022-156872 ____________________________________________________________________________________ 2 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 1207612077-12079-12080

12077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2019-00290-00

Demandante: Termobarranquilla S.A. E.S.P. TEBSA S.A.

ENERGÍA DISPONIBLE (Nominativo) para identificar los servicios contenidos en la clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza.

Cuarta: Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el presente proceso.

Quinta: Que se ordene a la SIC adoptar dentro de los 30 días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo dispone el Artículo 192 del CPACA. (…)” Fundamentos fácticos Como soporte de sus pretensiones, la parte demandante expuso los hechos que a continuación se sintetizan: 1.- Que la sociedad TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. (en adelante TEBSA S.A.), el día 17 de febrero de 2017 presentó ante la SIC una solicitud de registro del lema comercial “ENERGÍA DISPONIBLE” (Nominativo) para identificar los servicios contenidos en la clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue tramitada por la entidad accionada bajo el radicado SD2017/0011294. 2.- Que el día 11 de septiembre de 2017, la SIC publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial la solicitud de registro del lema comercial ENERGÍA DISPONIBLE (Nominativo) para identificar los servicios contenidos en la clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud de registro contra la que según manifiesta la parte demandante, no se presentó ninguna

oposición. 3.- Que mediante la resolución 13608 del 26 de febrero de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del lema comercial ENERGÍA DISPONIBLE (Nominativo) para identificar los servicios contenidos en la clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza por considerar, que dicho signo estaba inmerso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal (e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 4.- Que contra la anterior decisión, TEBSA S.A. presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por la SIC a través de la resolución 12581 del 9 de mayo de 2019, confirmando la decisión contenida en la resolución 13608 del 26 de febrero de 2018. Concepto de la violación A juicio de la empresa accionante, la SIC realizó de manera errónea el examen de registrabilidad del lema comercial “ENERGÍA DISPONIBLE” (Nominativo), toda vez que -a su juiciose interpretó de manera errada la causal de irregistrabilidad establecida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, en la medida en que no consiste -exclusivamenteen una descripción de los servicios de la clase 40 de la clasificación internacional de Niza, pues en su criterio, el lema es evocativo de los servicios que pretende identificar siendo por ello perfectamente registrable. 5CdeE/JADV/Cjchg IUS-E-2022-156872 ____________________________________________________________________________________ 3 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 1207612077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2019-00290-00

Demandante: Termobarranquilla S.A. E.S.P. TEBSA S.A.

Refiere también, que el lema cuyo registro solicita, evoca la idea de servicios que permitirán obtener energía, generando con ello un proceso de análisis en el consumidor que no se presentaría si se estuviera en presencia de un signo descriptivo como equivocadamente lo afirmó la SIC. Argumenta además, que el lema comercial “ENERGÍA DISPONIBLE” (Nominativo) se encuentra vinculado con la marca TEBSA, la cual es altamente reconocida en Colombia, permitiendo que los consumidores puedan identificar el origen empresarial de los servicios que pretende identificar, debido a que siempre encontrarán el lema comercial ligado a la marca, al utilizarlo de la siguiente forma: TEBSA -ENERGÍA DISPONIBLE, cumpliendo así con el requisito de distintividad, siendo claramente diferenciable de otros signos en el mercado. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio Solicitó que se nieguen todas las pretensiones de la demanda, argumentando que en la expedición de los actos administrativos atacados la SIC no violó la normatividad comunitaria, pues los actos acusados fueron expedidos por la autoridad competente, actos que fueron expedidos como resultado de un análisis serio e imparcial de la registrabilidad, encontrando que el lema “ENERGIA DISPONIBLE” está conformado por denominaciones descriptivas del servicio que presta el solicitante. Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina En su oportunidad, el Tribunal Andino de Justicia consideró que deberá

determinarse la irregistrabilidad del signo solicitado determinando si el mismo está conformado por elementos descriptivos, lo cuales excepcionalmente pueden ser cotejados de modo excepcional, bajo la premisa que el signo que los contenga tendrá un grado de distintividad débil, entendiendo que el titular de un signo con tales características no podrá impedir la utilización del elemento descriptivo y por lo tanto, su marca como tal sería considerada débil. Manifestó además, que un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; en otras palabras, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquél a través de un proceso deductivo, pues los signos distintivos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, aclara el Tribunal que entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, éste podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

5CdeE/JADV/Cjchg IUS-E-2022-156872 ____________________________________________________________________________________ 4 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 1207612077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2019-00290-00

Demandante: Termobarranquilla S.A. E.S.P. TEBSA S.A.

Problema Jurídico El problema jurídico se centra en determinar si le asiste razón a la sociedad TEBSA S.A., al solicitar la nulidad de las resoluciones 13608 del 26 de febrero de 2018 y 12851 del 9 de mayo de 2019, expedidas por la SIC, mediante las cuales fue negado el registro del lema comercial ENERGÍA DISPONIBLE (Nominativo), para distinguir servicios comprendidos en la clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza. Análisis Jurídico Se invoca como cargo de nulidad una falsa motivación de los actos administrativos atacados, por una aplicación errónea del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el sentido de que no pueden registrarse como marcas aquellos signos que estén inmerso en una causal de irregistrabilidad , cuando: “(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios (…)” ; por lo que resulta indispensable entrar a establecer si el lema ENERGÍA DISPONIBLE (Nominativo) posee capacidad evocativa para identificar los servicios comprendidos en la Clase 40 de la Clasificación

Internacional de Niza. Análisis de distintividad del lema comercial (Nominativa) Teniendo claro lo anterior se procederá a realizar un análisis de distintividad del lema comercial “ENERGÍA DISPONIBLE”, para lo cual se tendrán en cuenta los criterios indicados en la Interpretación Prejudicial respecto de los elementos utilizados frente a su capacidad evocativa.

LEMA COMERCIAL (NOMINATIVO) E N E R G Í A D I S P O N I B L E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A juicio de esta Delegada en el lema comercial cuyo registro se pretende, el único elemento que se destaca es el elemento nominativo, el cual se halla compuesto por las expresiones ENERGÍA y DISPONIBLE, las cuales son usadas para construir la frase “ENERGÍA DISPONIBLE”. Así pues, tenemos que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra “ENERGÍA”, en los siguientes términos1: “(…) 1. f. Eficacia, poder, virtud para obrar. 1 https://dle.rae.es/energ%C3%ADa 5CdeE/JADV/Cjchg IUS-E-2022-156872 ____________________________________________________________________________________ 5 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 1207612077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2019-00290-00

Demandante: Termobarranquilla S.A. E.S.P. TEBSA S.A. 2. f. Fís. Capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo,

y que se mide en julios. (Símb. E). (…)” En lo que atañe a la palabra “DISPONIBLE”, la define como2: “(…) 1. adj. Dicho de una cosa: Que se puede disponer libremente de ella o que está lista para usarse o utilizarse. 2. adj. Dicho de un militar o de un funcionario en servicio activo: Que está sin destino, pero puede ser destinado inmediatamente. 3. adj. Dicho de una persona: Libre de impedimento para prestar servicios a alguien. (…)” Tenemos entonces, que la frase conformada por las palabras arriba referidas -y que integran el lema comercial que nos ocupa-, dan la idea al consumidor que existe un producto, en este caso, la ENERGÍA, que es suministrada por TEBSA S.A., se encuentra lista para utilizarse o bien, que es posible disponer de ella. Ahora bien, otro aspecto a tener en cuenta según la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es el entrar a establecer si los elementos que componen el signo analizado son descriptivos de los bienes y/o servicios de la clase a que pertenecen, que en esta ocasión corresponden a la Clase 40 de la Clasificación de Niza, más específicamente en el segmento de producción de energía, examen que conforme ha dicho el Tribunal se debe realizar haciendo la pregunta ¿cómo es? En lo que atañe a la palabra ENERGÍA, podemos apreciar que al formular la pregunta ¿cómo es?, si bien en principio puede tomarse como un término genérico, aún así, vemos que el mismo no describe o permite entender directamente alguna cualidad o calidad de los servicios que la empresa TEBSA S.A. ofrece en la clase 40 de Niza.

En cuanto a la palabra DISPONIBLE, al hacer la pregunta ¿cómo es?, viene a la mente el concepto de que esos productos de la clase 40, o mejor aún los bienes y servicios ligados a la producción de energía que TEBSA S.A. ofrece, se encuentran listos para utilizarse o bien, que es posible disponer de ellos en cualquier momento; por ejemplo, la producción de energía eléctrica con captación de carbono, o bien, el ensamblaje por encargo de componentes eléctricos para asistentes personales digitales, lo que no necesariamente implica una descripción o cualidad de todos y cada uno de los productos que se incluyen en la oferta comercial de la empresa demandante, por lo que el elemento analizado no puede tomarse en sentido estricto como un elemento descriptivo. Como ya lo resaltamos en párrafos precedentes, en el lema comercial “ENERGÍA DISPONIBLE” el único elemento diferenciador es el nominativo que contiene dos términos genéricos, pese a lo cual, la combinación de ambos elementos genera una creación nueva que sí es susceptible de ser registrada, siempre y cuando su capacidad de evocación sea suficiente como para darle la suficiente distintividad. 2 https://dle.rae.es/disponible?m=form 5CdeE/JADV/Cjchg IUS-E-2022-156872 ____________________________________________________________________________________ 6 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 1207612077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2019-00290-00

Demandante: Termobarranquilla S.A. E.S.P. TEBSA S.A.

Al detenernos a examinar cuál sería la impresión del consumidor desprevenido frente al lema “ENERGÍA DISPONIBLE”, podemos decir que dicha expresión trae a la mente o evoca el concepto de que existe una ENERGÍA que es accesible, que se puede usar, que esta allí a la orden, o también que hay cómo crearla; es decir, el lema analizado sí resulta evocativo, pues transmite indirectamente la idea sobre cualidades o características del bien o servicio que se ofrece, otorgando entonces al conjunto creado el suficiente grado de distintividad para hacerlo susceptible de registro. Así las cosas, considera esta Agencia del Ministerio Público que, en efecto, hubo una interpretación errada del literal e) del artículo 135 de la decisión 486 de 2000, pues como viene de verse, el signo cuestionado no se halla incurso en la causal de irregistrabilidad allí descrita, razón por la cual las Resoluciones No. 13608 del 26 de febrero de 2018 y 12851 del 9 de mayo de 2019, habrán de ser anuladas, para que en su lugar, se expida el acto de registro correspondiente por parte de la SIC. Conclusión De conformidad con las consideraciones y reflexiones consignadas en precedencia, para esta Procuraduría Delegada habrá de accederse a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia los actos administrativos atacados, esto es, las resoluciones No. 13608 del 26 de febrero de 2018, mediante la cual se negó el registro del lema comercial “ENERGÍA DISPONIBLE” en la clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza en

favor de TEBSA S.A., y 12851 del 9 de mayo de 2019, a través de la cual se confirmó lo decidido en primera instancia, ambas proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio habrán de ser anuladas, para que en su lugar se proceda al registro del signo solicitado. De la señora Consejera, atentamente,

JAIME ALEJANDRO DÍAZ VARGAS

Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado 5CdeE/JADV/Cjchg IUS-E-2022-156872 ____________________________________________________________________________________ 7 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 1207612077-12079-12080