SIC - Concepto-12007534

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-007534- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 6

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta, radicada en esta entidad con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Consulta \”Puedo registrar un nombre como una persona natural? o debo registrarlo bajo una empresa. Somos dos estudiantes y queremos registrar un nombre entre dos personas. Es posible hacerlo?\".

2. Materia de la consulta Bajo el entendido de que el peticionario se refiere al nombre comercial, es decir a aquel que identifica al empresario, absolveremos su consulta dentro del marco de nuestra competencia en materia de propiedad industrial, fijada mediante Decreto 4886 de 2011, como entidad administradora del sistema nacional de la propiedad industrial y ante la cual se tramitan y deciden solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, e inscripción de los actos que afecten la titularidad de los derechos de propiedad industrial sobre estos bienes intelectuales. 2.1 Nombre comercial, enseña comercial, razón social y marca De acuerdo con su consulta, consideramos necesario distinguir 4 bienes inmateriales distintivos que pueden confundirse fácilmente: el nombre comercial, la enseña

comercial, la razón social y la marca De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 583, numeral 3, del Código de Comercio, la enseña es el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento; en el numeral 4 de la misma norma se define el nombre comercial como la manera como se designa al empresario como tal; y en el artículo 303 del mismo ordenamiento, en relación con las sociedades se establece que la razón social es la denominación que se formará con el nombre de pila completo o el sólo apellido de alguno o algunos de los socios, seguido o acompañado de las expresiones \"y compañía\”, \”hermanos\”, \"e hijos\”, u otras análogas, esto último si no es posible incluir los nombres o apellidos completos de todos los socios. La marca, según se define en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen de Propiedad Industrial vigente, es "cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado". Nombre comercial, enseña comercial y marca son bienes inmateriales sobre los cuales pueden constituirse derechos de exclusividad protegidos por el régimen de propiedad industrial. Veamos la manera de obtener dicha protección: Se obtiene el derecho a usar de manera exclusiva un nombre y una enseña comercial, por medio de su uso(1), sin necesidad de registro, en el país en el cual se solicita la protección. Tal uso debe presentar las siguientes características: "ser personal, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege, sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido de la órbita

interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventario (profesor Aracama, obra citada, pág. 206)"(2). El derecho exclusivo termina cuando cesa el uso del nombre o enseña o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa, según se establece en el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Siendo el uso el hecho constitutivo del derecho a usar exclusivamente un nombre comercial y una enseña comercial, la figura del depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio es un acto facultativo del interesado, por el cual logra a su favor la aplicación de la presunción legal sobre la fecha en la cual empezó a usar el signo distintivo (desde la fecha de la solicitud de depósito) y sobre la fecha desde la cual los terceros tienen conocimiento de ese uso (desde la fecha en que se procedió a la inscripción del depósito en el Registro de la Propiedad Industrial). Diferente es el caso de las marcas, cuyo derecho al uso exclusivo y excluyente, que le permite al titular del registro actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice los actos indicados en las disposiciones señaladas en la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, se obtiene por la concesión del registro de la misma(3), por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio(4). En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina(5), ha

expresado que: "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarias dejadas a capricho del titular". El artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: "a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; "d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o

un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; "e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; "f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". Por remisión expresa de los artículos 192 y 200 de la Decisión 486, el artículo 155 se aplicará también a los nombres y a las enseñas comerciales. En este orden de ideas, el titular de una marca registrada, de un nombre comercial y de una enseña comercial, usados de la manera como la jurisprudencia ha indicado, puede impedir el uso de otro signo -marca, nombre o enseña comercialsimilarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor. Vale la pena aclarar que el depósito de nombres y enseñas comerciales ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la inscripción de comerciantes, empresas

y establecimientos de comercio en el registro mercantil llevado por las cámaras de comercio son actos diferentes, con propósitos y efectos diferentes, razón por la cual, la inscripción de un comerciante, una empresa o un establecimiento de comercio en el registro mercantil no sería el documento con base en el cual podría alegarse la presunción legal de la fecha desde la cual se está usando una enseña comercial o un nombre comercial. 2.2. El nombre comercial como bien protegido por las normas de propiedad industrial En materia de propiedad industrial, la norma vigente aplicable en el territorio colombiano es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina(6), norma supranacional caracterizada por los principios de prevalencia -en virtud del cual la norma comunitaria suspende la interna que le sea contraria-, y de aplicación directapor el cual no se requiere la expedición de una norma interna para ordenar la aplicación de la norma comunitaria en el territorio de los países miembros de la Comunidad Andina, pues, una vez proferida por el órgano legislativo de la Comunidad Andina, la norma entra directamente a formar parte del ordenamiento jurídico nacionalAsí, teniendo en cuenta que el tema de las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulado en el Título XV de la Decisión 486, las disposiciones que sobre el mismo contenga el Código de Comercio, como es el caso del artículo 609 que advierte sobre la acción del perjudicado por el uso de un nombre comercial, se encuentran suspendidas por la norma comunitaria. Adicionalmente, Colombia está sujeta a los compromisos adquiridos a través de la

aprobación de tratados internacionales específicos como el Convenio de París (aprobado por la Ley 178 de 1994), Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC (aprobado por la Ley 170 de 1994) y la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaría y Comercial, firmada en Washington el 20 de febrero de 1929 (aprobada por la Ley 59 de 1936), en los que se consagra el Principio del Trato Nacional, según el cual cada uno de los países contratantes debe otorgarles a los nacionales de los demás países miembros la misma protección que otorga a sus propios nacionales. 2.3. Documentos necesarios para la presentación de la solicitud de depósito de nombre comercial Antes de detallar los requisitos para presentar una solicitud de depósito de nombre comercial le informamos, para responderle puntualmente la consulta, que dos personas pueden hacerla presentándola conjuntamente como personas naturales o a nombre de una persona jurídica o empresa.

1. Petitorio: Diligenciar y radicar en original y copia el "Formulario Único de Depósito de Nombres y Enseñas" formato PI01-F02, que lo puede encontrar y bajar de nuestra página en Internet

2. Poder, si ha decidido actuar por intermedio de apoderado, el escrito de poder requiere de presentación personal por quien lo otorga.

3. Certificado de existencia y representación legal, si quien solicita el nombre comercial, es una persona jurídica, debe presentar el certificado de existencia y representación legal.

4. Comprobante de pago de la tasa correspondiente para el depósito del nombre

comercial, que para el año 2012 es de $535.000 pesos, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 75858 de 2011. La consignación debe hacerse en el Banco Popular, en la cuenta corriente 062754387 del Banco de Bogotá, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio, código rentístico 01. Finalmente, si desea obtener información detallada sobre lo manifestado usted podrá llamar a la línea gratuita nacional al número 01 80009 10165, al call center 595 43 31, de lunes a viernes desde las 7:00 horas a las 18:00 horas. También, puede consultar las Guías de Propiedad Industrial que se encuentran en nuestra página en Internet. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA Notas de referencia: (1) CÓDIGO DE COMERCIO, artículo 603. (2) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 28-IP-98 del 18 de noviembre de 1998, Gaceta 416. (3) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 134: "(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. (....)".(Negrilla fuera del texto) (4) Ibídem, artículo 154. (5) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 7-IP-98. (6) Por medio de la Ley 8 de 1973 se dio aprobación en Colombia al Acuerdo de Cartagena, suscrito en Bogotá el 26 de mayo de 1969, lo que dio lugar al desarrollo normativo comunitario andino.