SIC - Concepto-12009458

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-9458--3-0

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Consulta Con ocasión de la expedición del Decreto 19 de 2012 y en consideración a que mediante sus artículos 167 a 170 se regularon algunos aspectos de los trámites relacionados con la propiedad industrial, el consultante plantea el siguiente

cuestionario:

1. En relación con el artículo 167: - "¿Tanto los poderes que se otorguen en Colombia, como que se otorguen en el extranjero para tener efectos en Colombia, es suficiente para otorgarlos a un abogado que solo sean firmados por quien los otorga, sin necesidad de que Sean legalizados ante Notario en Colombia y ante Notario y Apostilla o Consulado en el Exterior?" - "¿Si un poder es proveniente del extranjero y en el mismo se enuncia que una Persona determinada lo otorga a nombre de una determinada sociedad, pero en la legalización del notario extranjero no se hace relación a la sociedad, es necesario hacer llegar a la Superintendencia de Industria y Comercio, junto con el poder un certificado de registro mercantil donde conste la existencia de la sociedad y quien otorgó el poder es su representante legal?" - "En el caso enunciado anteriormente, ¿el certificado de registro mercantil de

la sociedad extranjera también esta(sic) excento(sic) de cualquier tipo de legalización?" - "Asimismo, como generalmente los poderes que se otorgan a los abogados provenientes del extranjero, se refieren a todo tipo de trámite referente a Propiedad Industrial; ¿del documento de poder que a uno le llega, y que se hace llegar a la Superintendencia de Industria y Comercio, se debe aportar copia autenticada ante notario o fotocopia simple de dicho documento original?" 2 En relación con el artículo 168: - "¿Qué ventajas tiene el sistema multiclase frente al sistema normal de una marca una clase?" - "¿Una sola marca multiclase puede incluir las 45 clases actuales del nomenclátor internacional?" - "¿La Administración en el sistema multiclase cobra una sola tasa por todas las clases o cobra una tasa por cada clase que se va incrementando según las clases que se pidan?" - "Si a una marca multiclase se le presenta demanda de oposición en algunas de sus clases, se debe dividir la solicitud en todas la clases o dividir la solicitud inicial excluyendo solo las clases a las cuales se les presentó oposición?" - "¿Si una marca multiclase, fue solicitada para amparar los productos y servicios de las 45 clases del nomenclátor internacional y el solicitante desea dividirla en sus 45 clases, dicha división genera tasas adicionales que se deben pagar a la Superintendencia de Industria y Comercio porcada clase?" 3 En relación con el artículo 169: "¿Opera la división enunciada en el Artículo 169, para las objeciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, con relación a marcas solicitadas antes de la entrada en vigencia del Decreto 0019 de Enero 10 de 2012, donde

su Despacho ha considerado que la marca solicitada tiene productos o servicios de otra clase, además de los que corresponden a la clase inicial?" - "¿En el caso de que su Despacho considere que en el asunto planteado procede la división de marca, es necesario pagar la tasa o tasas por la división de la marca en otra u otras clases?".

2. Materia objeto de la consulta Para dar respuesta a la consulta deberá analizarse el Decreto 019 de 2012 en cuanto tenga que ver con los requisitos que deben tenerse cuenta para realizar trámites relacionados con propiedad industrial, en el marco de las facultades que mediante Decreto 4886 de 2011 se le confirieron a la Superintendencia de Industria y Comercio, que son las de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma. 2.1 Desarrollo Sea lo primero señalar que en el Decreto 19 de 2012, por el cual se dictaron normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, se previeron las siguientes disposiciones especiales para los trámites de propiedad industrial: 2.1.1 Aporte de documentos en trámites de propiedad industrial Artículo 167. "Trámites administrativos relacionados con propiedad industrial. En los trámites administrativos relacionados con propiedad industrial, se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones: a) Los documentos que se deban adjuntar estarán exentos de atestación, autenticación i legalización o cualquier otra certificación de una firma u otro medio de identificación personal, salvo en los casos de renuncias a derechos.

Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones penales

establecidas en la legislación vigente en materia de fraude procesal y falsedad de documentos; b) No se exigirán pruebas de existencia y/o representación legal al solicitante, a menos que exista duda razonable acerca de la veracidad de cualquier indicación o elemento contenido en la solicitud, caso en el cual será requerido de conformidad con el procedimiento legalmente establecido para ello; c) Los poderes no requerirán presentación personal, podrán otorgarse mediante documento privado y referirse a una o más solicitudes identificadas en el poder, o a todas las solicitudes y/o registros existentes o futuros del titular que otorgue el poder. En todo caso, la facultad de desistir de la solicitud en trámite o de renunciar al derecho otorgado debe estar expresamente consagrada en el poder. La Superintendencia de Industria v Comercio expedirá las instrucciones que sean necesarias a fin de dar cumplimiento a las disposiciones anteriores.". (Subraya nuestra) 2.1.2 Sistema multiclase de solicitud y registro de marca Artículo 168. "Sistema multiclase de solicitudes y registro de marcas. El registro de una marca podrá solicitarse en un sólo expedientes administrativo para distinguir productos y/o servicios comprendidos en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza. La inscripción de una o más transferencias o cesiones de derechos, en relación con marcas concedidas o en trámites, puede ser presentada en una sola solicitud, siempre que el cedente y cesionario sean los mismos en todos los trámites y se indiquen los números de expedientes o certificados correspondientes. Así mismo, en una sola solicitud también puede pedirse la inscripción de uno o más cambios de nombre, cambios de domicilio o de dirección y cualquier otro

acto que afecte la titularidad del derecho, en relación con varias solicitudes en trámite o con varios derechos concedidos, siempre que se trate del miso titular o solicitante y se indiquen los números de los expedientes o certificados correspondientes, i La Superintendencia de Industria y Comercio instruirá sobre los requisitos y trámites especiales que deban establecerse para la adopción del sistema descrito.". (Subraya nuestra) 2.1.3 División de la solicitud y del registro de marca Artículo 169. División de solicitudes y registros. Las solicitudes de registro de una marca que incluyan varios productos y/o servicios pueden ser divididas a petición del titular en dos o más solicitudes fraccionarias en las que se distribuyan los productos y/o servicios inicialmente incluidos, en cualquier momento del trámite, salvo dentro del plazo de publicación de la solicitud inicial en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Las solicitudes fraccionarias conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial, así como el beneficio del derecho de prioridad establecido en el artículo 4o del Convenio de París y, en cualquier caso, el otorgado con la radicación de la solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con los artículos 4o y 9o de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Así mismo, podrá dividirse el registro de una marca en uno o más registros, a petición del titular o como consecuencia de una cancelación o nulidad o decisión judicial. En este último caso, será procedente la división de los registros siempre que se especifiquen los productos y/o servicios incluidos en los registros resultantes de la división, a los que se asignará nuevo número de certificado.

La Superintendencia de Industria y Comercio instruirá sobre los requisitos v trámites especiales que deban establecerse para la adopción del sistema descrito.". (Subraya nuestra) 2.1.4 Fecha de presentación de la solicitud de registro de marca Artículo 170. "Fecha de presentación de la solicitud de registro de marca. De conformidad con lo previsto en el literal g) del artículo 10 de la decisión 689 de la Comunidad Andina de Naciones, si al momento de la presentación de la solicitud de registro de una marca, resulta que la misma no contiene todos los requisitos a que hace referencia el artículo 140 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la Superintendencia otorgará al solicitante un plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la fecha de la notificación que disponga la Entidad, para que complete dichos requisitos. Si al vencimiento de dicho término el solicitante no completa o subsana los requisitos indicados, se dará aplicación a lo previsto en el último inciso del artículo 140 de la Decisión 486.".

3. Respuesta al cuestionario 3.1 En relación con el artículo 167: - "¿ Tanto los poderes que se otorguen en Colombia, como que se otorguen en el extranjero para tener efectos en Colombia, es suficiente para otorgarlos a un abogado que solo(sic) sean firmados por quien los otorga, sin necesidad de que sean legalizados ante Notario en Colombia y ante Notario y Apostilla o Consulado en el Exterior?" Respuesta: Sí, salvo cuando contengan disposición sobre renuncias a derechos

(renuncia al derecho o desistimiento de la solicitud). De la lectura del artículo 167 del Decreto 19 de 2012 se concluye que los poderes que deban obrar en trámites

de propiedad industrial, sean conferidos en territorio colombiano o lo sean en el extranjero, no requieren diligencia de presentación personal, salvo en los casos de renuncias a derechos. - "¿Si un poder es proveniente del extranjero y en el mismo se enuncia que una persona determinada lo otorga a nombre de una determinada sociedad, pero en la legalización del notario extranjero no se hace relación a la sociedad, es necesario hacer llegar a la Superintendencia de Industria y Comercio, junto con el poder un certificado de registro mercantil donde conste la existencia de la sociedad y quien otorgó el poder es su representante legal?" Respuesta: En consideración a que no se requiere legalización del poder y que en ese sentido el documento que tendría que analizar el funcionario competente sería el privado en el que se otorgue el poder y no la legalización, difícilmente la hipótesis que se plantea en la pregunta generaría un requerimiento por parte de esta entidad. Sin embargo, puede suceder si ese hecho le genera al funcionario competente la duda razonable a la que hace referencia el literal b del artículo 167 del Decreto 19 de 2012, por medio del cual se faculta a la Superintendencia para exigir al solicitante pruebas de existencia o de representación legal cuando exista duda razonable frente a la veracidad de la información de la solicitud. De tal manera que siempre que el funcionario competente encuentre contradicciones o inconsistencias en la información de la solicitud o de la que se presenta sobre el apoderado, que puedan afectar el desarrollo eficiente fiel trámite, podrá requerir al interesado en el trámite para que aporte las pruebas respectivas. - "En el caso enunciado anteriormente, ¿el certificado de registro mercantil de la sociedad extranjera también esta(sic) excento(sic) de

cualquier tipo de legalización?" Respuesta: Sí. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que por el Decreto 19 de 2012 se suprimió cualquier atestación, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de firma o de cualquier medio de identificación personal en los documentos aportados a trámites relacionados con propiedad industrial. No obstante lo anterior, no debe perderse de vista que si el certificado de registro mercantil extranjero en idioma distinto al castellano es requerido por la Superintendencia, por darse las condiciones del literal b del artículo 167 de la misma norma, deberá aportarse traducido oficialmente al castellano, dado que este requisito no fue suprimido por la nueva ley antitrámites y que resulta racional y proporcionalmente exigible dentro de cualquier actuación administrativa, fundamentalmente para garantizar el derecho a la contradicción y a la defensa. - "Asimismo, como generalmente los poderes que se otorgan a los abogados provenientes del extranjero, se refieren a todo tipo de trámite referente a Propiedad Industrial; ¿del documento de poder que a uno le llega, y que se hace llegar a la Superintendencia de Industria y Comercio, Se debe aportar copia autenticada ante notario o fotocopia simple de dicho documento original?" Respuesta: Si de acuerdo con el artículo 167 del Decreto 19 de 2012 los poderes, sin importar la extensión de su objeto (para uno o varios o todos los trámites de propiedad industrial), pueden otorgarse mediante documento privado sin presentación personal o cualquier otra diligencia de legalización o certificación del medio de identificación personal, será suficiente aportarlos en fotocopia simple. 3.2 En relación con el artículo 168:

• "¿Qué ventajas tiene el sistema multiclase frente al sistema normal de una marca una clase?" Respuesta: Consideramos que el sistema multiclase de registro en comparación con el sistema una marca una clase, tiene las siguientes ventajas: (i) la posibilidad de, mediante una sola actuación administrativa, obtener el registro una marca para identificar, si se quiere, todos los productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza; (ii) la posibilidad de acreditar, mediante un sólo certificado de registro, el derecho que se tiene al uso exclusivo de una marca, para identificar todos los productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza, si así lo quiere el solicitante; (iii) la reducción del riesgo de expedición de actos contradictorios; (iv) la reducción en el número de actos administrativos a expedir, por cuanto de 1 a 45 solicitudes de registro se podrían tramitar bajo una misma actuación administrativa y un solo expediente, lo que, a su vez (v) facilita al interesado la participación procesal y la vigilancia de las actuaciones administrativas, anteriores y posteriores al registro, pues bastará con estar pendiente de las surtidas en un solo expediente. - "¿Una sola marca multiclase puede incluir las 45 clases actuales del nomenclátor internacional?" Respuesta: Sí. El único límite es la Clasificación Internacional de Niza. - "¿La Administración en el sistema multiclase cobra una sola tasa por todas las clases o cobra una tasa por cada clase que se va incrementando según las clases que se pidan?" - "¿Si una marca multiclase, fue solicitada para amparar los productos y servicios de las 45 clases del nomenclátor internacional y el solicitante

desea dividirla en sus 45 clases, dicha división genera tasas adicionales que se deben pagar a la Superintendencia de Industria y Comercio por cada clase?" Respuesta: Por el momento no hay una norma por la que se determinen estas tasas. Actualmente y en desarrollo de las facultades que le atribuyeron los artículos 168 y 169 del Decreto 19 de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio está proyectando la expedición de los actos administrativos de carácter general necesarios para la adopción del sistema multiclase de solicitud y registro de marca. Uno de ellos corresponde al establecimiento de las tasas para las actuaciones que se den en desarrollo del mismo, en donde se ha considerado el cobro de una tasa por cada clase en la que se solicite el registro y una tasa por cada división de la solicitud, pero también se están estudiando los criterios por los cuales podría hacerse posible el establecimiento de descuentos dentro del trámite del sistema multiclase. - "Si a una marca multiclase se le presenta demanda de oposición en algunas de sus clases, se debe dividir la solicitud en todas la clases o dividir la solicitud inicial excluyendo solo las clases a las cuales se les presentó oposición?" Respuesta: Del artículo 169 del Decreto 19 se extrae que es facultativo del solicitante dividir la solicitud de registro o no, en 2 o más, en cualquier momento del trámite, salvo dentro del plazo de publicación de la solicitud inicial en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Como se dijo al responder la pregunta anterior, actualmente esta Superintendencia se encuentra proyectando los actos administrativos de carácter general necesarios para la adopción del sistema multiclase de solicitud y

registro de marca, dentro de los cuales se instruirá acerca del trámite de las oposiciones en este sistema y será a partir del conocimiento de estas pautas generales que el interesado podrá tomar la decisión que más le convenga. 3.3 En relación con el artículo 169: - "¿Opera la división enunciada en el Artículo 169, para las objeciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, con relación a marcas solicitadas antes de la entrada en vigencia del Decreto 0019 de Enero 10 de 2012, donde su Despacho ha considerado que la marca solicitada tiene productos o servicios de otra clase, además de los que corresponden a la clase inicial?" - "¿En el caso de que su Despacho considere que en el asunto planteado procede la división de marca, es necesario pagar la tasa o tasas por la división de la marca en otra u otras clases?".

Respuesta: El problema jurídico que se plantea en la pregunta está relacionado con el efecto del tránsito de legislación sobre las situaciones jurídicas en curso, sobre el cual se ha pronunciado la Corte Constitucional en sentencia C-619 de 2001, así: “Normas constitucionales relativas al efecto de las leyes en el tiempo.

Desarrollo legal de las mismas. Normas relativas al tránsito de las leyes procesales.

3. Las normas superiores que se refieren explícitamente a los efectos del tránsito de legislación, son los artículos 58 y 29 de la Constitución Política.

Conforme al primero, "se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de

una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, él interés privado deberá ceder al interés público o social." Al tenor del segundo, "nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio... en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable." Con fundamento en las normas constitucionales transcritas, puede afirmarse que en relación con los efectos de la ley en el tiempo la regla general es la irretroactividad, entendida como el fenómeno según el cual la ley nueva rige todos los hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia. Obviamente, si una situación jurídica se ha consolidado completamente bajo la ley antigua, no existe propiamente un conflicto de leyes, como tampoco se da el mismo Cuando los hechos o situaciones que deben ser regulados se generan durante la vigencia de la ley nueva. La necesidad de establecer cuál es la ley que debe regir un determinado asunto, se presenta cuando un hecho tiene nacimiento bajo la ley antigua pero sus efectos o consecuencias se producen bajo la nueva, o cuando se realiza un hecho jurídico bajo la ley antigua, pero la ley nueva señala nuevas condiciones para el reconocimiento de sus efectos. La fórmula general que emana del artículo 58 de la Constitución para solucionar los anteriores conflictos, como se dijo, es la irretroactividad de la ley, pues ella garantiza que se respeten los derechos legítimamente adquiridos bajo la ley

anterior, sin perjuicio de que se afecten las meras expectativas de derecho. No obstante, la misma Carta fundamental en el mencionado artículo, autoriza expresamente la retroactividad de las leyes penales benignas al reo, o de aquellas que comprometen el interés público o social. Ahora bien, cuando se trata de situaciones jurídicas en curso, que no han generado situaciones consolidadas ni derechos adquiridos en el momento de entrar en vigencia la nueva ley, ésta entra a regular dicha situación en el estado en que esté, sin perjuicio de que se respete lo ya surtido bajo la ley antigua. (,..)4. Con fundamento en las disposiciones superiores anteriormente comentadas, las cuales también estaban consignadas en la Constitución Nacional de 1886 y que delimitan la órbita de libertad de configuración legislativa en la materia, se desarrolló un régimen legal que señaló los principios generales relativos a los efectos del tránsito de legislación, respetando el límite señalado por la garantía de los derechos adquiridos y los principios de legalidad y favorabilidad penal. Dicho régimen legal está contenido en los artículos 17 a 49 de la Ley 153 de 1887 que, de manera general, en relación con diversos tipos de leyes, prescriben que ellas rigen hacia el futuro y regulan todas las situaciones jurídicas que ocurran con posterioridad a su vigencia. A contrario sensu, las situaciones jurídicas extinguidas al entrar en vigencia una nueva ley, se rigen por la ley antigua. Ahora bien, cuando no se trata de situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de la ley anterior, sino de aquellas que están en curso en el momento

de entrar en vigencia la nueva ley, ni de derechos adquiridos en ese momento, sino de simples expectativas, la nuevo ley es de aplicación inmediata. La aplicación o efecto general inmediato de la ley es la proyección de sus disposiciones a situaciones jurídicas que están en curso al momento de su entrada en vigencia. El efecto general inmediato de la nueva ley no desconoce la Constitución, pues por consistir en su aplicación a situaciones jurídicas que aún no se han consolidado, no tiene el alcance de desconocer derechos adquiridos." (Subraya nuestra) Consideramos que por crear a favor del solicitante de registro el derecho a dividir su solicitud de registro [de marca en 2 o más solicitudes fraccionarias y a conservar con respecto a estas la fecha de presentación de la solicitud inicial, que lo beneficia en el sentido de posibilitarle reivindicar prioridad dentro de cada uno de los trámites fraccionarios, con base en la fecha de la presentación de la solicitud inicial, la norma del artículo 169 del Decreto 19 de 2012 es de carácter sustancial, y en consideración a ese carácter la solución al problema jurídico de si esta norma es aplicable a las solicitudes de registro de marca que se presentaron antes del 10 de enero de 2012, fecha en la que entró en vigencia, dependerá de si se considera consolidada o no la situación jurídica que contiene un trámite iniciado por una solicitud de registro marcario, y no terminado. Si tomamos lo interpretado por la Corte Constitucional en el mismo fallo C-619 de 2001 respecto al término "derechos adquiridos" contenido en el artículo 58 de la Constitución Política, según lo cual la norma se refiere a las situaciones jurídicas

consolidadas y no a las que configuran meras expectativas, por no haberse perfeccionado el derecho, podemos decir que con fundamento en el carácter constitutivo del registro marcario en nuestra legislación, con la presentación de la solicitud de registro de una marca se inicia una actuación administrativa al final de la cual el titular de la misma espera que se le conceda el derecho al uso exclusivo de una marca, pero teniendo en cuenta que durante el proceso la Superintendencia de Industria y Comercio puede conceder o no el derecho, éste sólo se consolidará cuando quede en firme el acto administrativo por medio del cual se conceda el registro de la marca. No pudiendo hablar de situaciones consolidadas en un trámite de registro de marca en cursó, las leyes que entren en vigencia a lo largo de la actuación administrativa le serán aplicables de manera inmediata. Así, consideramos que a todas las solicitudes de registro de marca que estén en curso actualmente les es aplicable el artículo 168 del Decreto 19 de 2012 y, en consecuencia, procede en esos trámites la división de las solicitudes y los registros. En cuanto a las tasas a pagar por este tipo de actuaciones, reiteramos que actualmente está pendiente la expedición del acto administrativo que las determine. Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Claudia Bohórquez

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos