SIC - Concepto-12028340

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-028340- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el articulo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos. 1 Consulta \”Les solicito me informen si es posible presentar una solicitud de registro de marca reivindicando una prioridad de la Comunidad Europea. De ser posible me podrían indicar porque si(sic) es posible aun(sic) cuando la Comunidad Europea no es miembro del convenio de París. \” 2 Materia objeto de la consulta De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 4886 de 2011, corresponde a esta Entidad, entre otras funciones, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma. 2.1 Prioridad marcaría en Colombia El derecho de prioridad marcaría en Colombia está consagrado en el artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así: \”La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá

al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas. Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables. Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca: a. doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y, b. seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas. \” (Subrayado nuestro) El alcance y los efectos del derecho de prioridad previstos en el Convenio de París están establecidos en su artículo 4. Ahora, en el artículo 1 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se consagra el principio del trato nacional en los siguientes términos: \”Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina,

de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Asimismo, podrán conceder dicho trato a los nacionales de un tercer país, bajo las condiciones que prevea la legislación interna del respectivo País Miembro\” De acuerdo con lo anterior, en Colombia pueden alegar prioridad marcaria los nacionales de: (i) los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones, (ii) los países miembros del Convenio de París (aprobado por la Ley 178 de 1994), y (iii) los países miembros del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC (aprobado por la Ley 170 de 1994), con fundamento en el principio del trato nacional, común a estos tratados. La Unión Europea (antes Comunidades Europeas), al ser miembro de la OMC desde el 1 de enero de 1995, también está sujeta al cumplimiento de su anexo \"Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) \”, en cuyo artículo 1 establece la naturaleza y alcance de las obligaciones del acuerdo, así: \"3. Los Miembros concederán a los nacionales de los demás Miembros el trato previsto en el presente Acuerdo. Respecto del derecho de propiedad

intelectual pertinente, se entenderá por nacionales de los demás Miembros las personas físicas o jurídicas que cumplirían los criterios establecidos para poder beneficiarse de la protección en el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, si todos los Miembros de la OMC fueran miembros de esos convenios2. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el párrafo 3 del artículo 5 o en el párrafo 2 del artículo 6 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el V'Consejo de los ADPIC\")\”. (Subraya nuestra) \"1Por el término \”nacionales\” utilizado en el presente Acuerdo se entenderá, en el caso de un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC, las personas físicas o jurídicas que tengan domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en ese territorio aduanero. 2 En el presente Acuerdo, por \”Convenio de París\” se entiende el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; la mención \”Convenio de París (1967) \” se refiere al Acta de Estocolmo de ese Convenio, de fecha 14 de julio de 1967. Por \”Convenio de Berna\”, se entiende el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas; la mención \”Convenio de Berna (1971)\" se refiere al Acta de París de ese Convenio, de 24 de julio de 1971. Por

\”Convención de Roma\” se entiende la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, adoptada en Roma el 26 de octubre de 1961. Por \”Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados\” (Tratado IPIC) se entiende el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, adoptado en Washington el 26 dé mayo de 1989. Por \"Acuerdo sobre la OMC\" se entiende el Acuerdo por el que se establece la OMCA". En el ADPIC, el trato que deben prodigarse los miembros es el trato nacional, consagrado en su artículo 3: \"1. Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección3 de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. En lo que concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, esta obligación sólo se aplica a los derechos previstos en el presente Acuerdo. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el artículo 6 del Convenio de Berna (1971) o en el párrafo 1 b) del artículo 16 de la Convención de Roma lo notificará

según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los ADPIC.

2. Los Miembros podrán recurrir a las excepciones permitidas en el párrafo 1 en relación con los procedimientos judiciales y administrativos, incluida la designación de un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de la jurisdicción de un Miembro, solamente cuando tales excepciones sean Necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, y cuando tales prácticas no se apliquen de manera que constituya una restricción encubierta del comercio\” \"3 A los efectos de los artículos 3 y 4, la \”protección\” comprenderá los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente este Acuerdo\” De acuerdo con lo anterior, si en Colombia se concede el derecho de prioridad marcaria a sus nacionales, también lo debe conceder a los nacionales de la Unión Europea, por ser los dos miembros de los ADPIC, aunque uno de ellos no haga parte del Convenio de París. En conclusión, el nacional de la unión Europea puede reivindicar en Colombia una prioridad marcaria.

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Jefe Oficina Asesora Jurídica