SIC - Concepto-12072838

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-072838- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta, radicada en esta entidad con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos. 1 Objeto de la consulta Luego de mencionar que el 21 de julio de 2011 constituyó una empresa dedicada a la prestación de servicios integrales de aseo, cafetería y mantenimiento y que el 27 de enero de 2012 una persona le envió una solicitud para que no use su nombre comercial dado que contiene una palabra igual a la marca registrada el 29 de agosto de 2011, para distinguir servicios de construcción, reparación y servicios de instalación, pregunta lo siguiente: \"1. Nuestra entidad XXXXX podría registrar su marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio bajo en el objeto social antes entendido con un código internacional de Niza diferente o igual al que está registrada la marca en mención. 2 En caso que haya algún tipo de impedimento para el registro de marca, cuál Sería el mecanismo más idóneo y expedito para que nuestra entidad registre la marca y pueda desempeñar su objeto social; con el menor perjuicio que acarrea el cambio de todo el sistema de logos, dotaciones, contrato^ y demás, para nuestra empresa\" Al respecto, en primer lugar, nos permitimos manifestarle que teniendo en cuenta los principios de igualdad e imparcialidad que deben orientar toda actuación

administrativa, no nos es posible emitir juicios de valor sobre los documentos y la situación particular que nos pone de presente, por cuanto nuestros conceptos únicamente deben contener pautas de carácter general que sirvan de elementos de juicio para ilustrar los temas que ocupan las inquietudes de los peticionarios y les permita tomar la decisión que se adapte a sus necesidades, pues, de hacerlo estaríamos arriesgándonos a vulnerar el principio de imparcialidad que debe orientar toda actuación administrativa, así como la garantíaconstitucional del debido proceso, entre otras cosas, porque la Superintendencia de Industria y Comercio no cuenta con facultades para dirimir conflictos de derechos de propiedad industrial, fuera de los que se aleguen dentro del trámite de registro de una marca o lema (oposiciones), dentro de la acción de cancelación o dentro de una investigación administrativa o una acción jurisdiccional por competencia desleal. Nos abstendremos, entonces, de dar respuesta exacta a la segunda pregunta porque implicaría darle una asesoría teniendo en cuenta intereses particulares, en una actitud que siendo propia de quien presta servicios de gestión o asesoría jurídica resulta totalmente inadecuada y contraria a la ley cuando proviene de funcionarios públicos que deben actuar imparcialmente.

2. Materia de consulta Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica tas especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los

actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, Registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Dentro de este marco de funciones, a continuación, haremos referencia a los aspectos de la protección de signos distintivos en Colombia, que consideramos útiles en su caso. 2.1 Nombre comercial, enseña comercial, razón social y marca Es preciso distinguir 4 bienes inmateriales distintivos que pueden confundirse fácilmente: el nombre comercial, la enseña comercial, la razón social y la marca De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 583, numeral 3, del Código de Comercio, la enseña es el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento; en el numeral 4 de la misma norma se define el nombre comercial como la manera como se designa al empresario como tal; y en el artículo 303 del mismo ordenamiento, en relación con las sociedades se establece que la razón social es la denominación que se formará con el nombre de pila completo o el sólo apellido de alguno o algunos de los socios, seguido o acompañado de las expresiones \"y compañía\" \"hermanos\", \"e hijos\", u otras análogas, esto último si no es posible incluir los nombres o apellidos completos de todos los socios. La marca, según se define en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen de Propiedad Industrial

vigente, es "cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado". Nombre comercial, enseña comercial y marca son bienes inmateriales sobre los cuales pueden constituirse derechos de exclusividad protegidos por el régimen de propiedad industrial. Veamos la manera de obtener dicha protección: Se obtiene el derecho a usar de manera exclusiva un nombre y una enseña comercial, por medio de su uso(1), sin necesidad de registro, en el país en el cual se solicita la protección. Tal uso debe presentar las siguientes características: "ser personal, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege, sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser Advertido por cualquier transeúnte; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventario (profesor Aracama, obra citada, pág. 206)"(2). El derecho exclusivo termina cuando cesa el uso del nombre o enseña o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa, según se establece en el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Siendo el uso el hecho constitutivo del derecho a usar exclusivamente un nombre comercial y una enseña comercial, la figura del depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio es un acto facultativo del interesado, por el cual logra a su favor la aplicación de la presunción legal sobre la fecha en la cual empezó a usar el signo distintivo (desde la fecha de la solicitud de depósito) y sobre la fecha

desde la cual los terceros tienen conocimiento de ese uso (desde la fecha en que se procedió a la inscripción del depósito en el Registro de la Propiedad Industrial). Diferente es el caso de las marcas, cuyo derecho al uso exclusivo y excluyente, que le permite al titular del registro actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice los actos indicados en las disposiciones señaladas en la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, se obtiene por la concesión del registro de la misma(3), por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio(4). En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina(5), ha expresado que: "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarías dejadas a capricho del titular". El artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: "a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o "b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se

hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; "d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; "e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; "f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". Por remisión expresa de los artículos 192 y 200 de la Decisión 486, el artículo 155 se aplicará también a los nombres y a las enseñas comerciales. En este orden de ideas, el titular de una marca registrada, de un nombre comercial y de una enseña

comercial, usados de la manera como la jurisprudencia ha indicado, puede impedir el uso de otro signo -marca, nombre o enseña comercialsimilarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor. Pero, profundicemos un poco en el alcance de la protección de nombres y enseñas comerciales. 2.2 El nombre comercial y la enseña comercial y el derecho a su uso exclusivo El derecho exclusivo sobre nombres comerciales está previsto en el artículo 191 de la Decisión 486 Andina, así: \"EI derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. \". En virtud de ese derecho a usar de manera exclusiva el nombre comercial, el titular tendrá el derecho a impedir a terceros las siguientes acciones enunciadas en el artículo 192 ibídem. \"EI titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. \" El efecto jurídico del depósito del nombre comercial es el establecido en el artículo 605 del Código de Comercio:

\"EI depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el nombre. Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación. \" Ahora, de acuerdo con el artículo 200 de la Decisión 486 y 611 del Código de Comercio, las normas aplicables al nombre comercial será también aplicables a la enseña comercial. Según lo establecido en las normas transcritas, sobre nombre comercial y enseña comercial puede ejercerse el derecho al uso exclusivo, que se adquiere por el primer uso que se haga de ellos en el comercio y su titular puede depositar el nombre comercial o la enseña comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con la finalidad de establecer una presunción acerca de la fecha en la que se hizo el primer uso del signo, a partir de la fecha de solicitud del depósito, y una presunción acerca del conocimiento que los terceros tienen de ese primer uso, a partir de la fecha de la publicación de ese depósito. Entonces, es el primer uso el título del derecho exclusivo sobre nombres y enseñas comerciales y no el depósito de los mismos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El depósito es un medio probatorio por el cual se establece una presunción de uso y de conocimiento de ese uso por los demás. Los derechos de propiedad industrial sobre signos distintivos como marcas, lemas, nombres y enseñas comerciales, le permiten a su titular, de acuerdo con el artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, impedir la comercialización de productos o servicios con ese nombre, enseña o marca o con un signo distintivo similar hasta el punto de causar confusión al consumidor.

Sin embargo, ese derecho a prohibir o jus prohibendi no llega a equipararse con el que se confiere por la obtención de una patente de producto o procedimiento, en virtud de la cual el titular sí puede impedir la fabricación, la comercialización y la importación de esos productos y procedimientos (artículo 52 de la Decisión 486 Andina). Entonces, ni el depósito, ni el uso de nombre y enseña comercial, ni el registro de marca le dan al titular el derecho a impedir la comercialización de los mismos productos y servicios identificados con su nombre, enseña o marca, por terceros. Desde el punto de vista del derecho del titular, lo protegido por las normas de propiedad industrial es la relación existente entre los productos o servicios comercializados y el signo distintivo con el cual se distinguen de los demás en el mercado, no los productos o servicios en sí mismos considerados. Ahora, desde el punto de vista del derecho de los consumidores, lo protegido por estas normas es su libertad para decidir sobre los productos y servicios que quieren obtener, sin riesgo de incurrir en errores y confusiones al hacer su elección de consumo, lo que puede darse por la coexistencia de signos similares en el mercado. Veamos: 2.4 La posibilidad de confusión por el uso de signos distintivos Respecto a los conflictos que se susciten entre los diferentes signos distintivosmarcas, nombres y enseñas comerciales-, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que: "(...) [D]ebe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán

prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara\" (6) De esta forma, existiendo la posibilidad de confusión entre una marca y un nombre o una enseña comercial es procedente la iniciación de acciones legales, en desarrollo de las cuales las partes intervinientes deben demostrar ante el juez competente(7) un mejor derecho sobre el signo, lo cual, para el caso de los nombres comerciales, implica demostrar que se usó con anterioridad a la solicitud de registro de la marca, o al uso del nombre comercial o enseña comercial con los que tiene conflicto. Por lo tanto, le sugerimos comparar sus derechos con los de los terceros. 2.5 Ubicación de bienes y servicios en la Clasificación Internacional de Niza De acuerdo con las notas explicativas de la clase 37 de la décima versión de la Clasificación Internacional de Niza, se agrupan en ella los siguientes servicios, entre los cuales consideramos que se encuentran los de aseo general y mantenimiento: \"La clase 37 comprende principalmente los servicios prestados por empresarios o subcontratistas para la construcción o fabricación de edificios permanentes, así como los servicios prestados por personas u organizaciones que se encargan de restablecer el estado original de objetos o de preservarlos sin alterar sus propiedades físicas o químicas. Esta clase comprende en particular: - los servicios relacionados con la construcción de edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de transmisión, así como los servicios de empresas

especializadas en el campo de la construcción, tales como las empresas de pintura, fontanería, instalación de calefacción o techado; - los servicios anexos a los servicios de construcción, tales como la inspección de proyectos de construcción; - los servicios de construcción naval; - los servicios de alquiler de herramientas o de materiales de construcción; - los servicios de reparación, a saber, los servicios que consisten en dejar en buen estado cualquier objeto desgastado, dañado, deteriorado o parcialmente destruido (reparación de un edificio o de cualquier objeto deteriorado respecto de su estado original); - los diversos servicios de reparación, tales como los relacionados con la electricidad, el mobiliario, los instrumentos y herramientas, etc.; - los servicios de conservación para mantener el estado original de objetos sin alterar ninguna de sus propiedades (en lo que distingue esta clase de la clase 40, consultar la nota explicativa de la clase 40). Esta clase no comprende en particular: - los servicios de almacenamiento de mercancías, tales como prendas de vestir o vehículos (el. 39); - los servicios relacionados con el teñido de tejidos o prendas de vestir (el. 40).\" El servicio de cafetería lo consideramos incluido en la clase 43, cuyas notas explicativas son las siguientes: \"La clase 43 comprende principalmente los servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos, así como los servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal. Esta clase comprende en particular: - los servicios de reserva de alojamiento para viajeros, prestados principalmente por agencias de viajes o corredores;

• las residencias para animales.

Esta clase no comprende en particular: - los servicios de alquiler de bienes inmuebles, tales como casas, apartamentos, etc., para la ocupación permanente (el. 36); - los servicios de organización de viajes prestados por agencias de turismo (el. 39); - los servicios de conservación de alimentos y bebidas (el. 40); - los servicios de discotecas (el. 41); - los servicios de internados (el. 41); - los servicios de casas de reposo y convalecencia (el. 44). No obstante haberle prestado la anterior guía, debe tener en cuenta que es de carácter orientativo y que en ningún momento puede o debe comprometer las decisiones de la Delegatura de Propiedad Industrial ni la del solicitante del registro. Quede claro que aunque la Oficina Asesora Jurídica es la dependencia competente para rendir concepto sobre las normas regentes del tema de propiedad industrial, no lo es para clasificar los productos o servicios que van a ser identificados con la marca cuyo registro se solicita, función que sólo le corresponde al solicitante del registro. Las inquietudes sobre los datos del formulario de solicitud de registro de marca, incluido el referente a la clasificación de los productos o servicios que pretendan identificarse con ella, puede absolverlas comunicándose con nuestro contact center al 5920400, línea gratuita nacional 018000-910165.

3. Conclusión Teniendo en cuenta todo lo anterior, le sugerimos analizar si de acuerdo con las normas que rigen el tema, adquirió derechos de propiedad industrial sobre el nombre comercial y desde qué fecha, y que compare luego su situación con la de su opositor, para que tome la decisión que más le convenga.

Para mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Notas de referencia: (1) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 134: "(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. (....)". (Negrilla fuera del texto) (2) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 28-IP-98 del 18 de noviembre de 1998, Gaceta 416. (3) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 134: "(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. (....)".(Negrilla fuera del texto) (4) Ibídem, artículo 154.

(5) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 7-IP-98. (6) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 03-IP-98 (7) CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, artículo 17. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA