SIC - Concepto-12118005

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-118005- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Consulta Frente al tema del TLC (Colombia-Estados Unidos) y el derecho marcario, se pide respuesta al siguiente cuestionario: \"1. Qué trámite tendrán las marcas de los Estados Unidos, qué entren en el mercado colombiano 1.1 Deben registrar la marca localmente, en Colombia? 1.2 En caso que(sic) de que tengan que registrarse, tiene alguna prioridad el registro de la marca estadounidense al momento de solicitarse su registro en Colombia? 2 Cuando se presenten conflictos entre marcas de Estados Unidos y un registro en Colombia, cuales(sic) son los criterios para resolverlos? 2.1 Cuando una marca en Estados Unidos sea similar o igual a una marca registrada en Colombia que(sic) puede suceder con ese derecho adquirido? 3 Los procedimientos de registro de marcas, en caso de que exista condiciones, especiales, son recíprocos a los dos países miembros del acuerdo?\"

2. Materia objeto de la consulta Absolveremos su consulta dentro del marco de nuestra competencia en materia de propiedad industrial, fijada mediante Decreto 4886 de 2011 y el artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, como (i) entidad administradora del sistema nacional de la

propiedad industrial y ante la cual se tramitan y deciden solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, e inscripción de los actos que afecten la titularidad de los derechos de propiedad industrial sobre estos bienes intelectuales, y (ii) entidad que ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial. Por lo tanto, en nuestro concepto le brindaremos pautas de carácter general que sirvan de elementos de juicio para ilustrar los temas que ocupan sus inquietudes, desde el punto de vista de la normativa que rige tal materia, y le permitan tomar la decisión que se adapte a sus intereses, sin que en ningún momento comprometa las decisiones de las dependencias competentes de la Superintendencia de Industria y Comercio en casos concretos.

3. Principios que rigen la aplicación de normas en el Tratado de Libre Comercio ColombiaEstados Unidos En el texto final del Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos, se encuentran, en el Capítulo 1, las disposiciones generales de aplicación del mismo y, en el Capítulo 16, las especiales sobre aplicación del tratado en materia de derechos de propiedad intelectual. Transcribimos los pertinentes a la consulta:

Capítulo 1-Disposiciones Iniciales y Definiciones Generales. Sección A: Disposiciones Iniciales. \"Artículo 1.2: Relación con otros Acuerdos Internacionales. Las partes confirman los derechos y obligaciones existentes entre ellas conforme al

Acuerdo sobre la OMC y otros acuerdos de los que sean parte\" Capítulo 16-Derechos de Propiedad Intelectual. Artículo 16.1: Disposiciones Generales \"( ..) 6. En adición al Artículo 1.2 (Relación con otros Acuerdos Internacionales), las Partes afirman sus derechos y obligaciones existentes bajo el Acuerdo de los ADPIC y los acuerdos de propiedad intelectual concluidos o administrados bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) de los cuales son parte. Protección y Observancia más amplias.

7. Una Parte podrá, pero no estará obligada a, implementar en su legislación protección y observancia más amplias que las requeridas bajo este Capítulo con respecto a los derechos de propiedad intelectual, siempre que dicha protección y observancia no contravenga las disposiciones de este Capítulo.

Trato Nacional.

8. Con respecto a todas las categorías de propiedad intelectual cubiertas por este Capítulo, cada Parte deberá otorgar a los nacionales [Para propósitos de los Artículos 16.1.8, 16.1.9, 16.3.1 y 16.6.4 un nacional de una Parte también significará, respecto al derecho relevante, una entidad ubicada en dicha Parte que cumpla con los criterios de elegibilidad para la protección establecida en los acuerdos listados en los Artículos 16.1.2 al 16.1.4 y el Acuerdo de los ADPIC] de otras Partes un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales con respecto a la protección [Para propósitos de este párrafo, \"protección\" incluirá aspectos que afecten la disponibilidad, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de

propiedad intelectual, así como otros aspectos que afecten el uso de los derechos de propiedad intelectual específicamente cubiertos por este Capítulo. Además para propósitos de este párrafo \"protección\" incluirá también la prohibición de evadir las medidas tecnológicas efectivas, establecidas en el Artículo 16.7.4 y los derechos y obligaciones relacionadas con la información sobre gestión de derechos, establecida en. el Artículo 16.7.5] y goce de dichos derechos de propiedad intelectual y cualquier otro beneficio derivado de dichos derechos.

9. Una parte podrá no aplicar el párrafo 8 en relación con sus procedimientos judiciales y administrativos, incluyendo elrequerir que un nacional de la otra Parte designe un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de su territorio, siempre que dicha no aplicación sea necesaria para asegurar la observancia de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con este Capítulo y cuando no se realice de manera que constituya una restricción encubierta al comercio.

10. El párrafo 8 no se aplica a los procedimientos estipulados en los convenios multilaterales de los cuales las Partes son parte, concluidos bajo los auspicios de la OMPI, respecto a la adquisición o mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual.

11. Salvo que disponga algo distinto, incluyendo el Artículo 16.7.2, este Capítulo genera obligaciones respecto de toda materia existente a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, que esté protegida en dicha fecha en el territorio de la Parte en donde se reclama esa protección, o que cumpla en

ese entonces o después, con los criterios de protección bajo los términos de este Capítulo. 12 Salvo que se disponga algo distinto en este Capítulo, incluyendo el Artículo 16.7.2, no se requerirá que una Parte restaure la protección a una materia que a la entrada en vigor de este Acuerdo hubiera entrado en el dominio público en la Parte en donde se reclama la protección. 13 Este Capítulo no genera obligaciones relativas a actos que ocurrieron antes de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo. \"

4. El TLC Colombia-Estados Unidos en materia de marcas El Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos, cuyo texto final está disponible para su consulta en la página www.tlc.gov.co, contiene en su artículo 16.2 las disposiciones en materia de marcas, acorde con la normativa que antes de entrar en vigencia este tratado se han venido aplicando en Colombia. En consecuencia, las marcas en Colombia siguen protegiéndose de acuerdo con el Régimen de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, por lo tanto, los principios de territorialidad, especialidad e independencia de las marcas, las condiciones de registrabilidad y los criterios para realizar el examen de registrabilidad de cada signo distintivo que pretende ser registrado, así como el procedimiento para tal fin, los derechos y obligaciones Del titular y los medios que la ley ha señalado para la defensa de los derechos de propiedad industrial, siguen siendo los mismos.

Por otra parte, también debe aclararse que los derechos adquiridos sobre marcas, es decir, los derechos de propiedad industrial obtenidos por la concesión del registro de marca en Colombia están protegidos y su ejercicio garantizado por el artículo 58 de la Constitución Política. De acuerdo con lo anterior, se concluye que

para continuar ejerciendo los derechos adquiridos sobre marcas no es necesario realizar trámite alguno de homologación o similares, y las solicitudes de registro de marcas registradas en el extranjero deberán seguir el procedimiento establecido en nuestro Régimen de Propiedad Industrial, construido, vale decir, sobre los principios de territorialidad y especialidad, que explican por qué el hecho de que una marca haya sido registrada en otro país no asegura su registro en Colombia y por qué es posible conceder en Colombia el registro de una marca que ya se registró en otro país y viceversa.

5. Principios de especialidad y territorialidad de los registros marcarios El derecho al uso exclusivo y excluyente sobre una marca está limitado por dos principios: el principio de la especialidad y el de la territorialidad.

La especialidad en materia de marcas debe ser entendida como el principio que rige el registro de estos signos distintivos, según el cual, aquél sólo se confiere para proteger exclusivamente los productos ó servicios enmarcados dentro de una clase determinada. De esta forma, el principio de especialidad se convierte en una frontera para el derecho al uso exclusivo que tiene el titular sobre una marca registrada, el cual sólo puede ser roto en eventuales casos, como cuando se ejerce la oposición frente a solicitudes de registro de signos que pretenden distinguir productos o servicios que, aunque no corresponden a la clase para la cual se concedió el registro opositor, están relacionados tan estrechamente que puede haber riesgo de confusión, o cuando se ejerce dicha oposición por la notoriedad que caracteriza al signo distintivo del opositor. El principio de la especialidad hace que el registro de marcas sea independiente; es decir, que el titular de una marca registrada no goce de ninguna prerrogativa al

momento de presentar nuevas solicitudes del mismo signo para identificar otros productos o servicios. Por lo tanto, cada nueva solicitud debe someterse al trámite consagrado en la Decisión 486 del 2000 y al estudio de las causales de Irregistrabilidad en ella consagradas. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado reiteradamente (1): "Por el principio de la especialidad, se entiende que es necesario para que exista confusión que ésta se concrete o limite a productos o servicios comprendidos en una misma clase; esto significa que: 'sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca 'autónomos' (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios'. "Por su parte Zuccherino manifiesta: 'La regla de la especialidad de la marca requiere que la misma confiera derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: los derechos exclusivos que otorga la marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos'. "Se concluye, que sí pueden registrarse signos similares en la misma clase internacional, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error". De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección jurídica y el ejercicio del derecho sobre una marca registrada está delimitado por el territorio del país

en que se otorga la respectiva concesión o registro. Sobre este punto se ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así: \"La regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado. El alcance de la protección extraterritorial de las marcas, sólo puede producirse cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, como es el caso de la notoriedad y de los acuerdos de comercialización, que se regulan en los artículos 83 literal b) y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, respectivamente. (...) De conformidad con la doctrina comunitaria 'la protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado En que tales derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la protección que dispensa el Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras' (Procedimiento de Propiedad Industrial, Metke, Ricardo, Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, pág. 26). El principio de territorialidad del derecho marcario a que se refiere el autor, como éste lo anota, está sujeto a excepciones derivadas de regulaciones contenidas en convenios internacionales que permiten hacer extensiva la protección de derechos constituidos en unos estados a otros países pertenecientes a un convenio determinado. Es el caso de la Convención de Washington de 1929, que permite extender la protección legal de una marca

otorgada en un estado a otros estados vinculados al convenio internacional" (2). Por lo anterior, los derechos de exclusividad para el uso de una marca se tienen dentro del territorio del país o Estado donde se conceden, y para la comercialización de los productos o servicios distinguidos con una marca en otros países debe tenerse en cuenta la legislación interna de los mismos. No obstante lo anterior, eventualmente, de acuerdo con el cumplimiento de determinadas condiciones los derechos conferidos con el registro de una marca en Colombia pueden ser extendidos a otros países, en atención a acuerdos internacionales suscritos entre Colombia y otras naciones que consagren el principio de trato nacional. Por ejemplo, los países de la Comunidad Andina (Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia), los países que han suscrito el Convenio de París, -los países que han suscrito la Convención Interamericana de Washington y el Protocolo de Madrid (como Colombia en los tres casos) consagran el principio del trato nacional, según el cual cada uno de los países miembros debe otorgarle a los nacionales de los demás países miembros la misma protección que otorga a sus nacionales. Así las cosas, en virtud del Convenio de París o de la Convención de Washington un registro marcario otorgado en uno de los Estados miembros puede ser fundamento para la presentación de oposiciones al registro de marcas solicitado en Colombia, y viceversa. Con base en lo anterior, respondemos su cuestionario:

5. Respuesta al cuestionario

1. Qué trámite tendrán las marcas de los Estados Unidos, que entren en el mercado colombiano Respuesta: Dado que el TLC Colombia-Estados Unidos en materia de propiedad industrial descansa sobre los mismos principios de nuestra normativa internatrato nacional, territorialidad y especialidad-, cuando se quiera proteger en Colombia una marca legalmente protegida (registrada o usada) en los Estados Unidos deberá solicitarse su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, quien aplicará los mismos criterios de registrabilidad y procedimiento aplicados a las solicitudes de registro de los nacionales colombianos -Decisión 486 Andina y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio-, pues el hecho de que una marca haya sido registrada en otro país no asegura su registro en Colombia. 1.1 Deben registrar la marca localmente, en Colombia?

Respuesta: Sí. 1.3 En caso que(sic) de que tengan que registrarse, tiene alguna prioridad el registro de la marca estadounidense al momento de solicitarse su registro en

Colombia?

Respuesta: No. El TLC Colombia-Estados Unidos no estableció prioridades especiales, pero el solicitante de la marca estadounidense puede invocar la prioridad que trata articulo 9 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que tanto Colombia como los Estados Unidos son miembros del Convenio de París.

2. Cuando se presenten conflictos entre marcas de Estados Unidos y un registro en Colombia, cuales(sic) son los criterios para resolverlos?

Respuesta: En el artículo 16.11 del TLC Colombia-Estados Unidos se establece el régimen de observancia de los derechos de propiedad intelectual, y en sus punto 1 a 4 las obligaciones generales de las partes, relacionadas con la propiedad industrial: 1 Cada Parte entiende que los procedimientos y recursos establecidos en este Artículo para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, son establecidos de acuerdo con los principios del debido proceso que cada Parte

reconoce, así como los fundamentos de su propio sistema legal. 2 Cada Parte dispondrá que las decisiones judiciales finales y pronunciamientos administrativos de aplicación general respecto a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, se formularán por escrito y se señalará cualquier hallazgo de hecho relevante y la motivación o los fundamentos legales en los cuales se basaron esas decisiones o pronunciamientos. Cada Parte dispondrá además, que dichas decisiones o pronunciamientos serán publicadas18 o, cuando la publicación no resulte factible, sean de otro modo puestas a disposición del público, en un idioma nacional, de tal manera que permita que los gobiernos y titulares de derechos tengan conocimiento de las mismas. 3 Cada Parte publicará información respeto a sus esfuerzos de hacer efectiva la observancia de los derechos de propiedad intelectual dentro de su sistema civil, administrativo y penal, incluyendo cualquier información estadística que la Parte compile para tal efecto. 4 Este Artículo no crea para las Partes obligación alguna: a) de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la observancia de la legislación en general; o b) con respecto a la distribución de recursos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual y la observancia de la legislación en general. Las Partes entienden que las decisiones tomadas por una Parte sobre la distribución de los recursos para la observancia no serán motivo para el incumplimiento de las disposiciones de este Capítulo.(...)\". 18 Una parte puede satisfacer el requisito de publicación haciendo disponibles las decisiones o pronunciamientos al público a través del Internet. Como puede verse, los conflictos entre derechos de propiedad industrial surgidos

entre Colombia y Estados Unidos deberán zanjarse aplicando el sistema judicial vigente en Colombia, de acuerdo con las reglas de jurisdicción y competencia previstas tanto por las normas de procedimiento civil como por las normas de procedimiento penal regentes en Colombia, aplicando lo dispuesto de manera especial en los artículos 237 a 259, 267 a 269 de la Decisión 486 Andina para la Acción reivindicatoría, las acciones por infracción de derechos, incluyendo el trámite y ejecución de medidas cautelares, medidas en frontera y medidas penales, y la acción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial (a la que también se aplicará la Ley 256 de 1996), y revisando que en desarrollo de los procedimientos civiles y penales se respeten los lineamientos que se exponen en el artículo 16.11 del TLC. Otro procedimiento judicial que puede iniciarse para solucionar un conflicto entre derechos de propiedad industrial es el previsto en los artículos 172 y 173 de la Decisión 486 Andina, para la nulidad del registro absoluta (de oficio o a solicitud de cualquier persona en cualquier momento) y la nulidad relativa (de oficio o a solicitud de cualquier persona, dentro de los 5 años siguientes a la fecha de concesión del registro), ante el Consejo de Estado. Los criterios que tanto los jueces ordinarios civiles y penales, como el Consejo de Estado han seguido para resolver los conflictos en los que pugnan derechos de propiedad industrial sobre marcas de Estados Unidos y Colombia deberá consultarlos en la basta jurisprudencia nacional a la cual no tenemos acceso especial. Sobre los criterios de la Superintendencia de Industria y Comercio para resolver conflictos de propiedad industrial en desarrollo de procesos de infracción de estos

derechos, no nos es posible informarlo en este momento, dada la reciente atribución de estas facultades jurisdiccionales, por medio del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, promulgada el 12 de julio de 2012 y la correlativa ausencia de fallos al respecto. Ahora, la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de facultades administrativas, resuelve conflictos de derechos de propiedad industrial alegados durante el trámite de registro, al resolver las oposiciones contra el mismo, y en desarrollo de la acción de cancelación del registro, prevista en los artículos 165 a 170 de la Decisión 486 Andina, por falta de uso (a solicitud de persona interesada), por pérdida sobreviniente de distintividad de la marca (de oficio o a solicitud de cualquier persona) y por notoriedad (por el titular del signo distintivo notoriamente conocido). Sobre los criterios que ha tenido para decidir sobre conflictos de derechos de propiedad industrial sobre marcas colombianas y estadounidenses, puede consultar las Resoluciones 18800 del 29 de marzo de 2012 y 24064 del 24 de abril de 2012, a las que puede acceder siguiendo la siguiente ruta electrónica: www.sic.gov.co/Trámites y servicios/De propiedad industrial/Consulta de actos administrativos. 2.1 Cuando una marca en Estados Unidos sea similar o igual a una marca registrada en Colombia que(sic) puede suceder con ese derecho adquirido?

Respuesta: De acuerdo con el principio de territorialidad de la protección marcaria y aplicando los artículos 2 y 3 de la Convención Interamericana de Washington y los artículos 154 de la Decisión 486 Andina, la marca protegida en

Colombia es la que haya obtenido su registro en Colombia, y a partir de la firmeza del acto administrativo por el cual se concede el titular adquiere el derecho a usarla de manera exclusiva y excluyente, como se consagra en el artículo 155 de la Decisión 486 Andina, sin que sea posible para el titular de una marca en los Estados Unidos, que no haya obtenido el registro de la misma en Colombia, conturbar su ejercicio.

3. Los procedimientos de registro de marcas, en caso de que exista condiciones, especiales, son recíprocos a los dos países miembros del acuerdo?

Respuesta: Como puede advertirse en el artículo 16.1-8, 9 a 13 del TLC Colombia-Estados Unidos, la relación entre los dos países, en materia de propiedad industrial, no está regida por la reciprocidad sino por el trato nacional.

De tal manera, que el procedimiento aplicable a toda solicitud de registro de marca será el establecido en la Decisión 486 Andina y en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Referencias: (1) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-99, del 26 de noviembre de 1999, marca Piedemonte. Hacen parte de la línea jurisprudencial los siguientes fallos: proceso 12-IP-96, del 7 de abril de 1997, marca Margarina Exclusiva; proceso 5-IP-97, del 23 de mayo de 1997, marca Rentar; y proceso 1-IP-87, del 3 de diciembre de 1987. (2) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 17-IP-98, del 21 de abril de 1998, marca La Rubia.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Jefe Oficina Asesora Jurídica