SIC - Concepto-12180475

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-180475-00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 5

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos:

1. Consulta ¿En caso de que una marca que se encuentra registrada en España y fuese vulnerada en Colombia podría hacerse una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia? ¿Se protege la marca en Colombia? ¿Cómo podría llevarse a cabo dicho trámite?

2. Materia objeto de consulta Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones

de uso de denominaciones de origen. Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de de julio de 2012. En el marco de estas facultades, nuestro concepto consistirá en darle información jurídica general sobre el tema de consulta, que sirva de elemento de juicio en su decisión sobre la actuación que va a seguir, explicando, en primer lugar, los principios fundamentales de la protección marcaría en los la clase de protección que tendrá la marca registrada en Colombia, para pasar luego al registro bajo el Protocolo del Arreglo de Madrid, por el cual tendrá la posibilidad de proteger una marca en varios países. 2.1 Principios de especialidad y territorialidad de los registros marcarios El derecho al uso exclusivo y excluyente sobre una marca está limitado por dos principios: el principio de la especialidad y el de la territorialidad. La especialidad en materia de marcas debe ser entendida como el principio que rige el registro de estos signos distintivos, según el cual, aquél sólo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios enmarcados dentro de una clase determinada. De esta forma, el principio de especialidad se convierte en una frontera para el derecho al uso exclusivo que tiene el titular sobre una marca registrada, el cual sólo puede ser roto en eventuales casos, como cuando se ejerce la oposición frente a solicitudes de registro de signos que pretenden distinguir productos o servicios que, aunque no corresponden a la clase para la cual se concedió el registro opositor, están relacionados tan estrechamente que puede haber riesgo de

confusión, o cuando se ejerce dicha oposición por la notoriedad que caracteriza al signo distintivo del opositor. El principio de la especialidad hace que el registro de marcas sea independiente; es decir, que el titular de una marca registrada no goce de ninguna prerrogativa al momento de presentar nuevas solicitudes del mismo signo para identificar otros productos o servicios. Por lo tanto, cada nueva solicitud debe someterse al trámite consagrado en la Decisión 486 del 2000 y al estudio de las causales de irregistrabilidad en ella consagradas. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado reiteradamente (1): “Por el principio de la especialidad, se entiende que es necesario para que exista confusión que ésta se concrete o limite a productos o servicios comprendidos en una misma clase; esto significa que: „sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca „autónomos‟ (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios‟. “Por su parte Zuccherino manifiesta: „La regla de la especialidad de la marca requiere que la misma confiera derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro. El principio es claro: los derechos exclusivos que otorga la marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos‟.

”Se concluye, que sí pueden registrarse signos similares en la misma clase internacional, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes y, siempre y cuando, noconduzcan al público a error”. De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección jurídica y el ejercicio del derecho sobre una marca registrada está delimitado por el territorio del país en que se otorga la respectiva concesión o registro. Sobre este punto se ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así: \"La regla general en Derecho Marcarío es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado. El alcance de la protección extraterritorial de las marcas, sólo puede producirse cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, como es el caso de la notoriedad y de los acuerdos de comercialización, que se regulan en los artículos 83 literal b) y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, respectivamente. (...) De conformidad con la doctrina comunitaria „la protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la protección que dispensa el Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras‟ (Procedimiento de Propiedad Industrial, Metke, Ricardo, Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, pág. 26). El principio de territorialidad del derecho marcario a que se refiere el autor,

como éste lo anota, está sujeto a excepciones derivadas de regulaciones contenidas en convenios internacionales que permiten hacer extensiva la protección de derechos constituidos en unos estados a otros países pertenecientes a un convenio determinado. Es el caso de la Convención de Washington de 1929, que permite extender la protección legal de una marca otorgada en un estado a otros estados vinculados al convenio internacional” (2). Por lo anterior, los derechos de exclusividad para el uso de una marca se tienen dentro del territorio del país o Estado donde se conceden, y para la comercialización de los productos o servicios distinguidos con una marca en otros países debe tenerse en cuenta la legislación interna de los mismos. No obstante, la protección de la marca notoria (la reconocida como tal por el público del sector al que van dirigidos los productos o servicios distinguidos con la marca) no se encuentra limitada por los principios de especialidad y territorialidad y se protege tanto en el país de origen como en el territorio subregional o internacional sujeto a reciprocidad(3), independientemente de la clase de producto o servicio que identifique en el mercado. Así, será posible oponerse al registro de marca en Colombia, con fundamento en una marca notoria española, siempre y cuando la marca que se pretende registrar en Colombia pueda generar confusión con la notoria. Igualmente, podrán iniciarse en Colombia las acciones judiciales necesarias para impedir el uso no consentido de un signo idéntico o similar a la marca notoria. Por lo anterior se concluye que una marca registrada en España no goza de protección en Colombia, a menos que se trate de una marca notoria. De tal manera que quien pretenda protección de la marca en Colombia debe someterla a trámite de

registro nacional o internacional en la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la oficina nacional competente para conceder el registro de marca. Finalmente, aclaramos que si bien esta entidad está facultada, al igual que los jueces civiles del circuito, para conocer de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, lo hace en uso de sus facultades jurisdiccionales y no administrativas, lo que implica el seguimiento de proceso que se inicia con una demanda formal, tal como ocurre con el proceso judicial señalado por la ley para defender los derechos de autor. La Superintendencia de Industria y Comercio no

3. Conclusión 3.1 Los derechos de exclusividad conferidos en virtud del registro de una marca por la Superintendencia de Industria y Comercio sólo podrán ejercerse en el territorio colombiano, a menos que la marca extranjera que pretenda protección sea notoria. 3.2 Las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial no son procedentes para proteger marcas no registradas en Colombia, a menos que la marca extranjera sea notoria. 3.3 Para la defensa de derechos de propiedad industrial la ley no señala un proceso administrativo que tenga impulso oficioso y que pueda culminar con la sanción del infractor. El proceso señalado para protegerlos es enteramente judicial, iniciado mediante una demanda.

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Referencias:

1. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-99, del 26 de noviembre de 1999,

marca Piedemonte. Hacen parte de la línea jurisprudencial los siguientes fallos: proceso 12-IP-96, del 7 de abril de 1997, marca Margarina Exclusiva; proceso 5-IP-97, del 23 de mayo de 1997, marca Rentar; y proceso 1-IP87, del 3 de diciembre de 1987.

2. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 17-IP-98, del 21 de abril de 1998, marca La

Rubia.

3. Tribunal Andino de Justicia, interpretación prejudicial 12-IP-2005.