SIC - Concepto-13012377

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-012377- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 9

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Consulta Tengo una consulta sobre el uso ilegítimo de patentes, qué sanción hay y qué jurisprudencia y doctrina hay.

2. Materia objeto de consulta De acuerdo con las atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia, en particular por el Decreto 4886 de 2011 y el del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, Ley General del Proceso, corresponde a esta entidad, principalmente, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección al consumidor, protección de la competencia, administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, así como tramitar, decidir los asuntos relacionados con la misma, y conocer y decidir los asuntos jurisdiccionales en materia de protección al consumidor, competencia desleal y propiedad industrial, y ejercer control y vigilancia de las cámaras de comercio, sus federaciones y confederaciones.

En materia de propiedad industrial, mediante el mismo decreto se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos

los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Con fundamento en estas funciones, absolveremos su consulta. 2.1 Derechos que confiere la patente De conformidad con lo estipulado en los artículos 50 y 51 de la Decisión 486, el derecho conferido por la patente de invención otorga a su titular durante 20 años.(10 años para el modelo de utilidad. Decisión 486 Andina, artículo 84), contados a partir de la fecha de la solicitud, el derecho de exclusiva en relación con el producto o procedimiento protegido y la potestad de impedir a las demás personas el ejercicio de las facultades inherentes a ese derecho. El alcance de la protección se limitará a las reivindicaciones (características técnicas novedosas de la invención y para las cuales se reclama la protección legal de la patente), que definen la materia que se desea proteger por medio de la patente e indican expresamente sus aplicaciones. Pero, a pesar de que los 20 años de protección se cuentan a partir de la fecha de solicitud de patente, en el artículo 52 de la misma Decisión es claro que el derecho exclusivo y excluyente sobre el invento o modelo de utilidad se adquiere con la obtención de la patente. Veamos:

\”Artículo 52. La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos: a) Cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; b) Cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento\”. Lo anterior es concordante con los artículos 238 y 239 de la Decisión 486 Andina, cuando establecen la legitimación para entablar acción por infracción de derechos y reclamar daños y perjuicios: \”Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares\”. \”Artículo 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter

público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado\”. No obstante ser necesario el título de la patente para iniciar la acción jurisdiccional por infracción a los derechos conferidos por una patente, nótese que en el artículo 239 el titular de la patente que inicie la acción puede reclamar los daños y perjuicios ocasionados a partir del momento en que la solicitud de patente pudo ser consultada por el público. En principio, al solicitante de una patente no le quedaría otro recurso que esperar a obtenerla para poder reclamar a un tercero por haber explotado, sin su consentimiento, la materia cubierta por la misma. Sin embargo, consideramos que si el solicitante, antes de obtener la patente ha puesto en el mercado el producto o procedimiento respectivo, el asunto podría entrar en el ámbito de aplicación de la Ley de Competencia Desleal. A continuación, explicamos brevemente las acciones procedentes para defender los derechos de propiedad industrial sobre un invento o modelo de utilidad patentado y para impedir la explotación comercial desleal. 2.2 Medios legales de defensa de derechos de propiedad industrial y del derecho a la leal competencia En la legislación colombiana, los titulares de patentes, registros de diseño industrial, de esquemas de circuitos integrados y marcas, titulares de nombres comerciales, enseñas comerciales y denominaciones de origen, y cualquier participante en el mercado, cuentan con los siguientes medios de defensa tanto de sus derechos de propiedad industrial como de los que tiene a competir leal y sanamente en el mercado.

2.2.1 Medios administrativos 2.2.1.1 Oposición dentro del trámite de concesión de patente, registro de diseño industrial, esquema de trazado de circuitos integrados, marca, lema o declaración de protección de denominación de origen Para el caso de las patentes, diseños industriales, marcas, lemas y denominaciones de origen, quien tenga legítimo interés o para el caso del registro de esquemas de trazado de circuitos integrados, cualquier persona interesada, podrá presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio oposición fundamentada a la patente, al registro o a la declaración de protección, dentro del trámite respectivo y siguiendo el procedimiento señalado en los artículos 42, 95, 122 y 123, 146 a 148 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puntos 7.3.3 a 7.3.5 del Capítulo VII del Titulo X de la Circula Única de la Superintendencia de Industria y Comercio (al cual se incorporó la Resolución 57530 de 2012) y punto 1.2.1.11 del Capítulo I del mismo Título X (al cual se incorporó la Resolución 21447 de 2012). 2.2.1.2. Queja por actos de competencia desleal Apelando al ejercicio de las facultades administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio, el titular de derechos sobre un signo distintivo o cualquier participante en el mercado puede presentar una queja ante la entidad para que la Delegatura de Promoción de la Competencia inicie y desarrolle una investigación sobre la ejecución de actos de competencia desleal y, eventualmente, sancione al infractor.

Para que este tipo de actuación administrativa sea procedente, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1340 de 2009, es necesario acreditar que la conducta ocasiona un efecto significativo en el mercado. 2.2.1.3. Medidas en frontera Para suspender una operación de importación o exportación de productos que infringen un registro marcario (artículos 250 a 256 de la Decisión 486), que puede solicitar a la Administración de Aduanas el titular de un derecho de propiedad intelectual vinculado a mercancías objeto de importación, exportación o tránsito, siguiéndose, para el efecto, el procedimiento establecido en el Decreto 4540 de 2006, por el cual se adoptaron controles en aduana, para proteger la propiedad intelectual. 2.2.2 Medios judiciales 2.2.2.1 Acciones civiles 2.2.2.1.1 Acciones por infracción de derechos. La normativa andina establece la denominada acción por infracción de derechos protegidos en virtud de la Decisión 486 Andina(1), que se ejerce ante la autoridad nacional competente, es decir, ante un juez de la rama jurisdiccional(2) o ante la Superintendencia de Industria y Comercio(3) y permite solicitar tanto las medidas consagradas en el artículo 241 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, entre las cuales se encuentran, el cese del acto que infringe el derecho y la indemnización de perjuicios causados(4) (que en los términos del artículo 239 de la Decisión 486 podrá retrotraerse a los ocasionados a partir del momento en que la solicitud de patente pudo ser consultada por el público),

como el decreto de medidas cautelares a fin de impedir la comisión de una infracción (artículos 245 y siguientes de la Decisión 486). Quien pretenda interponer una acción jurisdiccional por infracción de derechos de propiedad industrial, buscando alguna de las medidas consagradas en los artículos 241 y 246 de la Decisión 486 Andina, debe probar que es titular o cotitular de una patente, un registro, un nombre comercial, una enseña comercial o una denominación de origen. Para presentar la demanda, el demandante puede elegir entre la Superintendencia de Industria y Comercio (artículo 24, numeral 3, literal a) y los Juzgados Civiles del Circuito -donde no existan Juzgados Especializados en Derecho Comercial- (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), pues la competencia es "a prevención\”, lo cual significa que una vez presentada la acción ante alguna de las dos autoridades competentes la competencia será "exclusiva" de quien recibió la demanda. Actualmente, el tipo de proceso mediante el cual se tramita la acción por infracción de derechos que se instaure ante la Superintendencia y Comercio, actuando en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, es el indicado en el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 1395 de 2010(5): el verbal sumario, en única instancia (artículo 435 del C.P.C.), cuando las pretensiones sean de mínima cuantía, y los demás seguirán el verbal, previsto en el Capítulo I, Título XXIII, Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil. De acuerdo con cuantías establecidas en el artículo 25 de la Ley 1564 de 2012, Ley General del Proceso, vigentes a partir del 1 de octubre de 2012, según el numeral 4

del artículo 627 ibídem, los asuntos serán de menor cuantía, cuando las pretensiones sean de más de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes sin exceder de 150, de mayor cuantía, cuando las pretensiones excedan de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y de mínima cuantía, cuando las pretensiones no excedan el equivalente a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por lo anterior, la acción por infracción de derechos se iniciará mediante la presentación de una demanda que debe cumplir con todos los requisitos enunciados en el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, y deberá acreditarse el cumplimiento de lo previsto en los artículos 35 y 38 de la Ley 640 de 2001(6), bien, anexando la constancia de haber intentado la conciliación extrajudicial, manifestando que se ignora el paradero del demandado, o solicitando decreto y práctica de medidas cautelares. 2.2.2.1.2 Acciones por competencia desleal. El artículo 20 de la Ley 256 de 1996 consagra las acciones que tiene un afectado por competencia desleal. a) Acción declarativa y de condena. "El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante". Dentro de la acción o antes de interponerla, puede solicitarse la práctica de medidas cautelares, siguiendo el trámite y de acuerdo con los criterios señalados en el Artículo 31 de la Ley de Competencia Desleal.

b) Acción preventiva o de prohibición. "La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal tendrá acción para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno". Por otra parte, cuando se considere que se ha realizado un acto de competencia desleal, pero no sea posible verificar su ocurrencia por medio de otro medio, se puede solicitar la práctica de las diligencias previas de comprobación reglamentadas en el artículo 26 de la Ley 256 de 1996. Quien pretenda interponer una acción jurisdiccional por competencia desleal, buscando la declaratoria de deslealtad de los actos acusados, la suspensión de los mismos o la remoción de sus efectos, además de la reparación económica, a través de la pretensión de indemnización de perjuicios, puede acudir a los Juzgados Civiles del Circuito -donde no existan Juzgados Especializados en Derecho Comercial-, o a la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de competencia "a prevención", en virtud de lo cual es el demandante quien puede elegir entre la Superintendencia de Industria y Comercio y el juez civil del circuito, la autoridad que conocerá su caso, y una vez presentada la acción ante alguno de los entes competentes, la competencia es "exclusiva" de quien conoce El procedimiento mediante el cual se tramitará la acción por competencia desleal que se instaure ante la Superintendencia y Comercio, quien actuará en ejercicio de sus

facultades jurisdiccionales, será el verbal, previsto en el Capítulo I, Título XXIII, Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, según se estableció en los artículos 42 y 44 de la Ley 1395 de 2010, modificatorio del artículo 49 de la Ley 962 del 2005, que, a su vez, modificó el artículo 144 de la Ley 446 de 1998, y ésta el artículo 24 de la Ley 256 de 1996, de menor cuantía, cuando las pretensiones sean de más de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes sin exceder de 150, de mayor cuantía, cuando las pretensiones excedan de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y el verbal sumario, cuando las pretensiones sean de mínima cuantía, es decir, que no excedan el equivalente a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes (cuantías establecidas en el artículo 25 de la Ley 1564 de 2012, Ley General del Proceso, vigentes a partir del 1 de octubre de 2012, según el numeral 4 del artículo 627 ibídem). El proceso jurisdiccional por competencia desleal se iniciará mediante la presentación de una demanda que debe cumplir con todos los requisitos enunciados en el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, y deberá acreditarse el cumplimiento de lo previsto en los artículos 35 y 38 de la Ley 640 del 2001, bien, anexando la constancia de haber intentado la conciliación extrajudicial, manifestando que se ignora el paradero del demandado, o solicitando decreto y práctica de medidas cautelares. Actualmente, a pesar de contar sólo con la sede de Bogotá, en desarrollo de varios

convenios las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial y por competencia desleal pueden radicarse en las sedes de la Superintendencia de Sociedades en las ciudades de Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga y Cartagena, en la sede de la Cámara de Comercio de Manizales y en el Edificio Colseguros de Medellín. En Bogotá podrá radicar sus documentos en la carrera 13 27-00, piso 1 del Edificio Bochica, y en los Supercades de la carrera 30, calle 13, Américas y Suba. A las direcciones exactas puede acceder a través de la siguiente ruta: www.sic.gov.co/Lo más solicitado/Servicios de información al ciudadano. 2.2.2.2 Acción penal Así mismo, es de advertir que en el artículo 306 del Código Penal(7) se tipifica el delito de "usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales" de la siguiente manera: "El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)". La finalidad de esta acción es la condena por el fraude que se cometa con la utilización ilegal de signos distintivos ajenos. Finalmente, le informamos, que puede consultar jurisprudencia y doctrina de la

Superintendencia de Industria y Comercio, sobre competencia desleal vinculada a derechos de propiedad industrial, a través de la siguiente ruta electrónica: www.sic.gov.co/Normatividad/Jurisprudencia. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA Notas de referencia: (1) La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege los derechos de los titulares de patentes, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas, lemas, denominaciones de origen. Sin embargo, también estarían legitimados para iniciar la acción por infracción de derechos los obtentores de variedades vegetales, por remisión expresa del artículo 15 del Decreto 533 de 1994 a las normas del Código de Comercio que regulan las infracciones de los derechos de propiedad industrial, que cuando no están suspendidas por la Decisión 486 Andina están complementadas por ella. \"Artículo 15. En caso de infracción de los derechos conferidos en virtud de un certificado de obtentor, se aplicarán cuando sean compatibles con el presente Decreto, las normas y procedimientos que establece el Código de Comercio, respecto a las infracciones de los derechos de propiedad industrial, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar\”. (2) CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, artículo 17. "Competencia privativa de los jueces de circuito especializado. Modificado. Decr. 2273 de 1989, art. 3°., par. 1o. Los jueces civiles del circuito especializados

conocerán, además en primera instancia de los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la propiedad industrial que no estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción contencioso administrativa\”. La competencia territorial de los jueces se define actualmente según las reglas del artículo 24 del Código de Procedimiento Civil. A partir del 1 de enero de 2014, se definirá con las directrices del artículo 28 de la Ley General del Proceso. (3) LEY 1564 DE 2012, LEY GENERAL DEL PROCESO, artículo 24. \”Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas. Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas: (...) 3. Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual: a) La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial. (...)\". (4) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 241. (5) CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, artículo 396. \”Se ventilará y decidirá en proceso verbal todo asunto contencioso que no esté sometido a un trámite especial\” \"Artículo 397. Los asuntos de mayor y menor cuantía y los que no versen sobre derechos patrimoniales, se sujetarán al procedimiento del proceso verbal de mayor y menor cuantía.- Los asuntos de mínima cuantía se decidirán por el trámite del proceso verbal sumario, el cual se tramitará en forma oral y en una sola audiencia.-

Todo proceso declarativo que pueda ser conocido por las superintendencias en ejercicio de funciones jurisdiccionales, se sujetará a lo establecido en este artículo\”. (6) LEY 640 DEL 2001, artículo 35. "Requisito de procedibilidad. En los asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, contencioso administrativa y de familia, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas áreas (...)". Artículo 38 (modificado por la Ley 1395 de 2010). \”Requisito de procedibilidad en asuntos civiles. Si la materia de que se trate es conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse antes de acudir a la jurisdicción civil en los procesos declarativos que deban tramitarse a través del procedimiento ordinario o abreviado, con excepción de los de expropiación y los divisorios". (6) CÓDIGO PENAL, artículo 306, modificado por la Ley 1032 de 2006. "Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales".