SIC - Concepto-13017774

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-017774- -00002-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 15

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Consulta Luego de relatar que el 7 de octubre de 2010 se concedió licencia de funcionamiento como entidad educativa al INSTITUTO DE ESTUDIOS TÉCNICOS AERONÁUTICOS IETA, IETA LTDA., y que la Superintendencia de Industria y Comercio, EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2011 concedió el registro de la marca mixta INSTITUTO DE ESTUDIOS TÉCNICOS AERONÁUTICOS IETA, la Directora Local de Educación de Teusaquillo pregunta, teniendo en cuenta que V'con respecto a la denominación registrada por la Superintendencia y la autorizada por la Secretaría de Educación del Distrito, fue adicionada la expresión IETA LTDA.: \”Si el hecho de haberle adicionado la expresión IETA LTDA a la denominación nuestra, la hace distinta a la marca mixta registrada por la Superintendencia, recordando además que primero se efectuó la legalización como institución educativa y después se concedió el registro de su despacho.

Si es así, ¿podría la Secretaría de Educación del Distrito tener la seguridad jurídicaa de que al faltar la expresión IETA LTDA, en la marca mixta, no se trata

de la misma marca y más aún cuando el registro fue obtenido un año después de legalizada la institución?\"

2. Materia objeto de consulta Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio la función general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de julio de 2012. Ahora, advertimos que en consideración a (i) que la respuesta exacta a su consulta requeriría un juicio de valor sobre si determinada expresión utilizada en el mercado para identificar servicios es distintiva o no, (ii) que para el proferimiento de tal juicio en eventuales acciones por competencia desleal o infracción de derechos de propiedad industrial, la ley ha señalado tanto al funcionario competente como el procedimiento

en desarrollo del cual puede darse (para el caso de competencia desleal: Ley 446 de 1998, artículo 144, modificado por el artículo 49 de la Ley 962 de 2005, modificado por los artículos 42 y 44 de la Ley 1395 de 2010, el artículo 25 de la Ley 1564 de 2012 y el Decreto 4886 de 2011, y para el caso de infracción de derechos de propiedad industrial: Ley 1564 de 2012, artículo 24, Código de Procedimiento Civil, artículo 396), y (iii) que esta Oficina Asesora Jurídica no cuenta con tales facultades, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso no nos es posible pronunciarnos con la especificidad que usted ha requerido en su petición. Tal como lo precisó la Corte Constitucional en Sentencia C-542 de 2005, en la cual se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, \"[l]os conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparán a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no.\". Por lo tanto, absolveremos su consulta dentro del marco de nuestra competencia, brindándole pautas de carácter general que sirvan de elementos de juicio para ilustrar los temas que ocupan sus inquietudes, desde el punto de vista de la normativa regente

de la propiedad industrial, y le permita tomar la decisión que se adapte a sus intereses. 2.1 Nombre comercial, enseña comercial, razón social y marca Consideramos necesario distinguir 4 bienes inmateriales distintivos que pueden confundirse fácilmente: el nombre comercial, la enseña comercial, la razón social y la marca. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 583, numeral 3, del Código de Comercio, la enseña es el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento; en el numeral 4 de la misma norma se define el nombre comercial como la manera como se designa al empresario como tal; y en el artículo 303 del mismo ordenamiento, en relación con las sociedades se establece que la razón social es la denominación que se formará con el nombre de pila completo o el sólo apellido de alguno o algunos de los socios, seguido o acompañado de las expresiones \"y compañía\”, \”hermanos\”, \"e hijos\”, u otras análogas, esto último si no es posible incluir los nombres o apellidos completos de todos los socios. La marca, según se define en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen de Propiedad Industrial vigente, es "cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado". Nombre comercial, enseña comercial y marca son bienes inmateriales sobre los cuales pueden constituirse derechos de exclusividad protegidos por el régimen de propiedad industrial. Veamos la manera de obtener dicha protección: Se obtiene el derecho a usar de manera exclusiva un nombre y una enseña comercial, por medio de su uso(1), sin necesidad de registro, en el país en el cual se solicita la

protección. Tal uso debe presentar las siguientes características: "ser personal, es decir, que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege, sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventario (profesor Aracama, obra citada, pág. 206)"(2). El derecho exclusivo termina cuando cesa el uso del nombre o enseña o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa, según se establece en el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Siendo el uso el hecho constitutivo del derecho a usar exclusivamente un nombre comercial y una enseña comercial, la figura del depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio es un acto facultativo del interesado, por el cual logra a su favor la aplicación de la presunción legal sobre la fecha en la cual empezó a usar el signo distintivo (desde la fecha de la solicitud de depósito) y sobre la fecha desde la cual los terceros tienen conocimiento de ese uso (desde la fecha en que se procedió a la inscripción del depósito en el Registro de la Propiedad Industrial). Diferente es el caso de las marcas, cuyo derecho al uso exclusivo y excluyente, que le permite al titular del registro actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice los actos indicados en las disposiciones señaladas en la

Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, se obtiene por la concesión del registro de la misma(3), por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio(4). En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina(5), ha expresado que: "El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarias dejadas a capricho del titular". El artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: "a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; "b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

"c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; "d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; "e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de uri aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; "f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio". Por remisión expresa de los artículos 192 y 200 de la Decisión 486, el artículo 155 se aplicará también a los nombres y a las enseñas comerciales. En este orden de ideas, el titular de una marca registrada, de un nombre comercial y de una enseña comercial, usados de la manera como la jurisprudencia ha indicado, puede impedir el uso de otro signo -marca, nombre o enseña comercialsimilarmente confundible con el suyo, para

distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor. 2.2 Forma de usar el nombre comercial y la marca 2.2.1 Forma de usar el nombre comercial El derecho exclusivo sobre nombres comerciales está previsto en el artículo 191 de la Decisión 486 Andina, así: \”EI derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa\”. El Tribunal Andino de Justicia, en el proceso 45-IP-2003, se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial por su uso previo, en los términos siguientes: "Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ... De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ... Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro" (Sentencia dictada en el expediente 45-IP-98, ya citada).

Y en relación con la prueba del uso previo del nombre comercial, el Tribunal ha precisado que "Corresponderá a quien alegue la existencia la prioridad, o a quien , ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario" (Sentencia dictada en el expediente 3-IP98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo de 1998, caso "BELLA MUJER").\" En el proceso 3-IP-98 el Tribunal Andino de Justicia, citado en el proceso 45-IP-2003, se pronunció así los requisitos del nombre comercial y sus características: \”Para que un nombre comercial tenga plena validez es necesario que cumpla ciertas condiciones que la doctrina enumera así: \”DISTINTIVIDAD tanto intrínseca, esto es capacidad distintiva propia, como extrínseca o disponibilidad, lo que significa no constituir el nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa. El nombre comercial no debe ser confundible con otro ni con una marca ya empleada para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos que puedan servir de fundamento para una observación.

El otro requisito es la LICITUD con lo que se pretende que no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrario a las buenas costumbres y la moral; ni tampoco ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar un riesgo de asociación, de confusión, o dilución con otros signos distintivos, ni atentar contra el derecho de terceros "ni implicar alguna práctica desleal o parasitaria". (Aracama, obra citada, pág., 205) Características del nombre comercial Los nombres comerciales, salvo los notorios, deben usarse en el País en el cual se solicita la protección, y presentar las siguientes características: Ser personal, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado es decir, cuando ha salido de la órbita interna; ostensible cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte, y continuo cuando se lo usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventarios, (profesor Aracama, obra citada, pág. 206). La disposición del artículo 216 de la ley peruana en la materia, expresa que: "En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal". El uso continuo de un nombre comercial como requisito de observación de una marca

o de nulidad de la misma, refleja un período de tiempo prudente del que pueda deducirse que dicho uso llegue a ser conocido por el público. En este caso el uso no puede equipararse al simple conocimiento que el público pueda tener del nombre comercial por parte del titular a través de los medios publicitarios, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial que el nombre protege. La sola inscripción de una sociedad en el registro mercantil no significa de por sí que se haya registrado ni utilizado el nombre comercial. Pero no hay impedimento para que subsista como nombre comercial si la actividad de la sociedad con ese nombre se desarrolle por un período de tiempo posterior a la inscripción. O bien puede la sociedad usar otro nombre comercial para el ejercicio de la actividad a la que la compañía se dedica. La prueba del uso del nombre comercial corresponde a quien alega su existencia y a quien observa la marca u otro signo por su anterior uso, uso que debe ser anterior al registro de la marca impugnada, en aplicación del principio "prior tempore, potior iure". El Tribunal, al referirse al uso de la marca como requisito para evitar la acción de caducidad, expresó:"... el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente para que sea real y no simplemente formal o simbólico..." (Proceso 17-IP-95, G. O. N° 199 de 26 de enero de 1996); criterios que bien podrían ser aplicados al uso del nombre comercial\”. Es claro, entonces, que quien alegue mejor derecho para usar un nombre comercial deberá probar que lo usa antes que otro o antes del registro de una marca confundible

con él, de manera real y efectiva, personal, pública y continua, de acuerdo con los criterios desarrollados jurisprudencialmente por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. En virtud de ese derecho a usar de manera exclusiva el nombre comercial, el titular tendrá el derecho a impedir a terceros las siguientes acciones enunciadas en el artículo 192 ibídem. \”EI titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda\”. El efecto jurídico del depósito del nombre comercial es el establecido en el artículo 605 del Código de Comercio: \”EI depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el nombre. Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación\”. Ahora, de acuerdo con el artículo 200 de la Decisión 486 y 611 del Código de Comercio, las normas aplicables al nombre comercial serán también aplicables a la enseña comercial. Según lo establecido en las normas transcritas, sobre nombre comercial y enseña comercial puede ejercerse el derecho al uso exclusivo, que se adquiere por el primer

uso que se haga de ellos en el comercio y su titular puede depositar el nombre comercial o la enseña comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con la finalidad de establecer una presunción acerca de la fecha en la que se hizo el primer uso del signo, a partir de la fecha de solicitud del depósito, y una presunción acerca del conocimiento que los terceros tienen de ese primer uso, a partir de la fecha de la publicación de ese depósito. Entonces, es el primer uso el título del derecho exclusivo sobre nombres y enseñas comerciales y no el depósito de los mismos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El depósito es un medio probatorio por el cual se establece una presunción de uso y de conocimiento de ese uso por los demás. 2.2.2 Forma de usar la marca El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso de interpretación prejudicial 134-IP-2005, ha dado las siguientes indicaciones sobre la forma como debe ser usada una marca, al interpretar el inciso 3 del artículo 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, reproducido de manera idéntica en el inciso 3 del artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: \”EI artículo 110 de la Decisión 344 establece que "el uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca". En este sentido, el juez consultante deberá determinar si los detalles o elementos en los que difiere el signo del cual se prueba su uso y la marca registrada, son tales que

alteran el carácter distintivo del signo, para lo cual deberá tener en cuenta: (1) De ser un signo denominativo, cualquier cambio en la denominación se deberá considerar esencial, sin embargo, la inclusión de elementos gráficos no podrá ser motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales. (2) De ser un signo mixto, deberá identificarse cuál es el elemento preponderante (factor tópico) del signo, una vez identificado, cualquier variación o modificación a dicho elemento se considerará sustancial. Si la distintividad del signo está incursa en el conjunto del signo, se deberán tomar en consideración como sustanciales aquellos cambios que modifiquen la estructura esencial del signo en su conjunto. (3) De ser un signo figurativo, los cambios en el uso no deberán modificar la estructura y apariencia en conjunto del signo. La inclusión de elementos denominativos en el signo, no será motivo para considerar al nuevo signo como uno con cambios sustanciales. (...) 5. De otro lado, el uso de una marca deberá efectuarse en modo tal que no difiera de la forma en que fue registrada, sin embargo podrá diferir sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. A tales efectos, el juez consultante deberá tomar en consideración los criterios establecidos en la presente interpretación\”. No obstante tener el titular del registro marcario la posibilidad de usar la marca adicionándole elementos gráficos o denominativos, sin que por ello se considere como nuevo signo, deberá tener en cuenta que sus derechos de propiedad industrial no son absolutos en un Estado social de derecho como el nuestro, sino que su ejercicio se

encuentra limitado por los derechos de los demás y por la prevalencia del interés general, razón por la cual, al introducir elementos gráficos o denominativos a la marca, que, vale la pena señalar, no fueron objeto de examen de registrabilidad durante el trámite de concesión del registro, deberá tener en cuenta que éstos podrían llegar a afectar la distintividad del signo en la medida en que lleguen a ser similarmente confundibles con otros signos distintivos sobre los cuales un tercero ejerza un mejor derecho. Veamos puntualmente este fenómeno de la confusión por el uso de signos distintivos. 2.3 La posibilidad de confusión por el uso de signos distintivos El valor de los signos distintivos, en especial el de la marca, como instrumento en el desarrollo del comercio tanto interno como internacional se ha sustentado en la necesidad de indicar el origen o la propiedad de los bienes, así como en la posibilidad de que mediante su capacidad distintiva se conforme una clientela basada en la fidelidad del consumidor hacia el producto o servicio identificado. Siendo, entonces, la función principal de la marca distinguir productos y servicios en el mercado, se hace esencial impedir la coexistencia de signos que confundan al consumidor, dotando al sistema de la transparencia necesaria para que, de un lado, no se lesionen los derechos del empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada, y por otra parte, se proteja al público consumidor del riesgo de confusión al que puede llevarlo la marca del producto o servicio que satisface sus necesidades. Para determinar el riesgo de confusión al cual puede verse sometido un consumidor en presencia de productos o servicios identificados con signos que presentan

características idénticas o similares, el examinador de la Superintendencia de Industria y Comercio o el juez competente deben aplicar los criterios jurisprudenciales establecidos y seguidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ejemplo de lo cual se puede consultar en su interpretación judicial 41-IP-2004: "El examinador al observar las marcas en conflicto, deberá determinar si existe o no identidad o semejanza entre la marca últimamente registrada y la que obtuvo el registro previamente, para luego concluir si las similitudes o semejanzas encontradas pudiesen generar confusión. La autoridad nacional competente en procura de salvaguardar el interés general de los consumidores y el derecho exclusivo del titular de la marca, debe impedir el registro de marcas confundibles o capaces de crear tal situación. La confusión generada entre las marcas puede ser directa o indirecta, la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto que en realidad no deseaba comprar y la confusión indirecta surge cuando los usuarios atribuyen en forma errada a dos marcas un origen empresarial común. Acerca del riesgo de confusión el Tribunal ha expresado: "La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos, en condiciones de entera libertad". (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 22 de mayo del 2002. Proceso N° 02-IP-2002. Marca: "PACÍOLO". Publicado en la Gaceta Oficial

N° 804 del 11 de junio del 2002) "Ciertamente, cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, de ahí que por ejemplo, en el Acuerdo sobre los ADPIC se consagre para esta hipótesis la presunción de confusión (artículo 16, numeral 1). En cambio, para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad". (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17 de agosto de 1998. Proceso N° 4-IP-98. Marca: "OPTIPAN". Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 375 de 7 de octubre de 1998). "La similitud entre las marcas puede ser de naturaleza gráfica, fonética o ideológica, la primera existe por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuáles, la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes puede generar en mayor o menor grado la confusión; la similitud fonética se genera entre los signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar o idéntico, tal situación dependerá de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces

o terminaciones; finalmente, la similitud ideológica se produce entre signos que evocan las mismas o similares ideas, dado el parecido conceptual de los signos. "4.3 Reglas para la comparación entre signos. "En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y otra que se pretende registrar, corresponde a la autoridad nacional competente, proceder al cotejo entre las marcas, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en numerosas sentencias hace mención de los criterios que deben ser considerados para analizar la existencia de riesgo de confusión, los que según el tratadista Breuer Moreno son los siguientes: "1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. "2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. "3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. "4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa." ("TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, Págs. 351 y SS.) Las reglas antes mencionadas se resumen de la siguiente manera: el cotejo de todo tipo de marcas debe realizarse bajo una visión de conjunto, es decir que no se deben desmembrar o descomponer las marcas en conflicto para establecer la similitud existente entre ellas, el presente criterio se aplica en la comparación de todo tipo de marcas.

En la comparación marcaria, debe emplearse el método de cotejo sucesivo, pues el consumidor observa a las marcas en forma