SIC - Concepto-13054015

Bogotá D.C 10

Asunto: Radicación: 13-54015- -2-0

Trámite: 113

Evento: Actuación: 440

Folios: 7

Estimado(a) señora: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicación radicada en esta entidad con el número de la referencia, en los siguientes términos: Consulta y respuesta Considerando la peticionaria que según se establece en el artículo 3 del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, la solicitud de extensión territorial de registro de marca puede realizarse sobre una o sobre varias clases contempladas en el registro internacional, se pide respuesta al siguiente cuestionario: 1. ¿Cuál es el significado de una negación provisional de la solicitud de extensión territorial del registro internacional?

Respuesta: En el marco del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid (artículo 5 del Protocolo, Regla 16 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo y punto 6.2.6 del Título X de la Circular Única de la SIC), las oficinas de las partes contratantes tienen la facultad de declarar, (i)de oficio o (ii)con base en una oposición, no conceder protección a la marca objeto de una solicitud de extensión territorial del registro internacional, total (para todos los productos o servicios indicados en la solicitud o el registro) o parcial (para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud o el registro Regla 17 2) vi)), con fundamento en

los motivos que, en virtud del Convenio de París, apliquen a las solicitudes de registro presentadas directamente ante ellas. Esto significa que al analizar una solicitud de extensión de un registro internacional la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá en cuenta las mismas causales de requerimiento y de irregistrabilidad que aplica a una solicitud de registro presentada ante ella regularmente, es decir, las consagradas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La denegación provisional de la protección deberá notificarse por la Superintendencia de Industria y Comercio a la Oficina Internacional, dentro del término(18 meses para el caso colombiano, de acuerdo con el punto 6.2.7 del Título X de la Circular Única)y con las formalidades indicadas en el artículo 5 del Protocolo (Regla 17 y punto 6.2.7 del Título X de la Circular Única). La notificación de la negación provisional, en legal forma, tendrá los siguientes efectos: (i)interrumpir el término que tiene la Superintendencia para estudiar la solicitud de extensión y decidir si concede o no la protección, por el tiempo que tome, de acuerdo con la normativa interna, llevar a cabo el trámite del requerimiento, oposición o la decisión que deniegue la protección, y (ii) constituirse en base para una eventual confirmación de la denegación provisional, pues ésta no podrá fundarse en motivos que no se hayan mencionado en la notificación de la denegación provisional. Los actos que se entienden como denegación provisional son los señalados en el punto 6.2.7 del Titulo X de la Circular Única: "Para propósitos del artículo 5 del Protocolo, los siguientes actos se

entenderán como denegación provisional y serán notificados a la Oficina Internacional sin perjuicio del procedimiento de notificación establecido en esta circular para los actos administrativos expedidos por la Delegatura para la Propiedad Industrial. a) El requerimiento de forma descrito en el numeral 6.2.3, b) La presentación de oposición a la solicitud de extensión de protección de una marca internacional en Colombia dentro de los dieciocho meses contados desde la notificación de la extensión territorial a Colombia, c) Una decisión de fondo susceptible de recurso en la que se deniegue la protección." 2. ¿Qué implicaciones tiene la negación provisional respecto de las clases sobre las cuales no se presentó oposición?

6. Después de una negativa provisional de una solicitud de extensión territorial del registro internacional de una marca en varias clases con ocasión de una oposición, ¿cuál es el procedimiento a seguir para la clase a la cual se le presentó la oposición?

7. Después de una negativa provisional de una solicitud de extensión territorial del registro internacional de una marca en varias clases con ocasión de una oposición, ¿cuál es el procedimiento a seguir para las clases sobre las que no se presentó oposición?

Respuesta: Cuando la denegación provisional basada en una oposición sólo afecte parte de los productos o servicios que pretenden ampararse con el registro internacional de marca, la Superintendencia tramitará la oposición y las demás actuaciones relacionadas con ella (tales como la división de la solicitud, su retiro o la cancelación del registro del opositor) sólo en cuanto a los productos o servicios afectados. La Superintendencia de Industria y Comercio, en un mismo acto administrativo, decidirá sobre la oposición y declarará conceder la protección de

los productos o servicios señalados en la solicitud de extensión territorial que no fueron objeto de oposición. Una vez en firme, esta decisión será notificada a la Oficina Internacional, de acuerdo con la Regla 18tefdel Reglamento Común. Ahora, la notificación de la denegación provisional deberá contener un listado de los productos o servicios en los que se basa la oposición, como se establece en la Regla 17-3) y una vez la Oficina Internacional transmita a la Superintendencia copia de la notificación de la denegación provisional, se tramitará la oposición en la forma prevista en el punto 6.2.5 del Título X de la Circular Única: "6.2.5. Oposiciones a las extensiones de registros internacionales en Colombia: Para la presentación y respuesta de oposiciones será de aplicación el mismo término establecido en el artículo 146 de la Decisión 486, siendo también aplicables los mismos requisitos de procedibilidad de la oposición y de la contestación, así como la oportunidad de solicitar prórrogas pagando las tasas oficiales establecidas. Serán aplicables al trámite las disposiciones establecidas en los artículos 147 a 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás normas aplicables para el registro de una marca en Colombia." El solicitante de la extensión territorial, como consecuencia del trámite de la oposición, podrá pedir la división de su solicitud, como se prescribe en el punto 1.2.5.7 de la Circular Única, pagando la tasa correspondiente a cada solicitud fraccionaria, lo cual hará que la Superintendencia se pronuncie independientemente sobre cada solicitud fraccionaria. La norma aplicable es la

siguiente, del Título X de la Circular Única: "1.2.5.7 División de la solicitud de registro de una marca Para el trámite de una solicitud de división de la solicitud de registro de una marca se deberá diligenciar y radicar el Formulario de División de la Solicitud o del Registro de Marcas y Lemas, Formato PI01-F08, que corresponde al Anexo 6.19 de esta Circular. 1.2.5.7.1 En todos los casos el solicitante debe presentar la petición de división de la solicitud indicando los productos y/o servicios que se dividen de la solicitud inicial, agrupándolos por clases cuando deban ser clasificados en clases diferentes y el número de solicitudes fraccionarias solicitadas. 1.2.5.7.2 Las solicitudes de registro de una marca que incluyan varios productos y/o servicios pueden ser divididas a petición del solicitante en dos o más solicitudes fraccionarias en las que se distribuyan los productos y/o servicios inicialmente incluidos, en cualquier momento del trámite, salvo durante el plazo de publicación de la solicitud inicial en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Cuando la solicitud de división se presente como consecuencia de la interposición de una oposición o en un recurso, la solicitud fraccionaria en la cual resulten contenidos los productos o servicios sobre los cuales se objeta la concesión de la marca, se tramitará independientemente de las demás solicitudes fraccionarias que contengan productos o servicios en relación con los cuales no se presentó la oposición o decisión proferida. En dicho caso, los productos o servicios que fueron objeto de oposición no podrán ser incluidos en más de una de las solicitudes resultantes de la división. Como consecuencia de la división, los productos y/o servicios de la solicitud

divisional no deberán coincidir con los productos y servicios que se mantengan en la solicitud inicial o estén contenidos en otras solicitudes divisionales. Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios de los productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, sólo se pronunciará respecto de la negación. La decisión de concesión se suspenderá, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación, salvo que el solicitante divida la solicitud, en cuyo caso la Superintendencia se pronunciará de manera independiente sobre cada situación. No obstante lo anterior, la negación parcial de una solicitud multiclase, en relación con unos productos y/o servicios comprendidos en la cobertura de la marca, no implica la concesión de la marca en relación con los otros productos y/o servicios, por cuanto la Superintendencia deberá tener en cuenta la situación existente al momento de adoptar la decisión de registrabilidad. Si el solicitante no divide la solicitud y la Superintendencia revoca la negativa y concede el registro de la marca, la fecha de vigencia del registro marcario será la de esta última Resolución. En este evento, la Dirección de Signos Distintivos expedirá el certificado único de registro marcario. Si se presenta algún defecto en la solicitud de división por no cumplirse con los requisitos antes indicados, la Superintendencia de Industria y Comercio requerirá al solicitante para que dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes, contados desde el recibo de la correspondiente comunicación, subsane las irregularidades y, si no lo hiciere, la solicitud continuará como

fue originalmente presentada. 1.2.5.7.3 Las solicitudes fraccionarias conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial, así como el beneficio del derecho de prioridad establecido en el Convenio de París y, en cualquier caso, el otorgado con la radicación de la solicitud ante la Oficina Nacional Competente. 1.2.5.7.4 Con la solicitud de división debe anexar el pago de la tasa correspondiente a cada solicitud fraccionaria y además de los requisitos anteriores, debe cumplir con los otros requisitos exigidos para una solicitud inicial. 1.2.5.7.5 Si se acepta la división de la solicitud, la Superintendencia asignará a cada nuevo expediente un número de radicación distinto. El expediente resultante de cada solicitud fraccionaria deberá contener una copia completa del expediente de la solicitud inicial." 3. ¿Podría entenderse que la negación provisional se entiende únicamente sobre la clase a la que se opusieron, y frente a las demás clases continúa el proceso normal de registro?

Respuesta: No. La negación provisional de protección se entiende sobre la totalidad de la solicitud de extensión territorial, aunque el solicitante puede dividirla. Cuando la Superintendencia advierte que la protección puede ser concedida frente a unos productos o servicios enumerados en la solicitud y frente a otros no, la notificación de denegación provisional suspende todo el trámite de la solicitud de extensión territorial de protección, así en la misma se especifiquen los productos o servicios a los cuales se refiere la oposición. Internamente se surtirá el trámite de la oposición y los demás procedentes, hasta que la Superintendencia

tome la decisión de confirmar la denegación provisional o de declarar la protección total o parcial del registro internacional. Entonces, una vez se cumplan los trámites relacionados con la denegación provisional notificada oportunamente, como el del requerimiento, la oposición o la división, y se decida mediante acto administrativo en firme que la protección de la marca sólo se concederá frente a algunos de los productos o servicios contenidos en la solicitud de extensión territorial del registro internacional, la Superintendencia deberá enviar a la Oficina Internacional una declaración de concesión de la protección parcial de la marca objeto del registro internacional, indicando los productos o servicios sobre los cuales tiene cobertura la marca. Sobre el tema, la Guía para el Registro Internacional de Marca, publicada por la OMPI, expresa lo siguiente en su página 52: "Declaración de concesión de la protección tras una denegación provisional Regla 18ter.2) 27.01 Salvo cuando confirme una denegación provisional total (véase el párrafo B.II.28.01 que figura a continuación), la Oficina de una Parte Contratante designada en un registro internacional que haya comunicado una notificación de denegación provisional enviará a la Oficina Internacional, en cuanto se hayan completado todos los procedimientos ante dicha Oficina relacionados con la protección de la marca, Regla 18ter.2)i) - o bien una declaración en la que conste que se ha retirado ladenegación provisional y que se ha concedido la protección de la marca, en la ParteContratante en cuestión, respecto de todos los productos y servicios para los que seha solicitado protección; Regla 18ter.2)ii)- o bien una declaración en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que se concede la protección de la marca en la

Parte Contratante en cuestión. (...)"

4. Si la anterior respuesta es afirmativa, ¿ésto implica que hay una división en la solicitud de extensión territorial del registro internacional de una marca?

Respuesta: Desde el punto de vista teórico no podemos contestar afirmativamente la pregunta, pues en el Protocolo al Arreglo de Madrid no se prevé la figura de la división de la solicitud de extensión territorial. Lo que se consagra en la Regla 23 del Reglamento Común es la división o fusión de las solicitudes de base, de los registros resultantes de ellas o de los registros de base, ocurridas antes de que transcurran 5 años contados a partir de la fecha del registro internacional

(momento en el cual el registro internacional cobra independencia), que incidirían en la duración de la validez del registro internacional. La solicitud de extensión de la protección resultante de un registro internacional siempre va a ser una y la decisión que se tome sobre ella será la de conceder o no la protección en el país designado, de manera total, para todos los productos o servicios a los que se refiere la solicitud, o parcial, para alguno de ellos. Por ello es que una notificación de denegación provisional suspende todo el trámite de la extensión territorial y la declaración de concesión de protección se referirá a todos o a parte de los productos o servicios para los que se ha solicitado protección, según el resultado de los trámites de registrabilidad que se aplique a la marca en cada una de las oficinas de los Estados Contratantes. Lo que ocurre en la práctica es que la división de la solicitud de registro es una eventualidad que puede presentarse en el trámite interno de registrabilidad de una marca en Colombia, y al tener el solicitante de la extensión territorial los mismos

recursos que tiene quien presente a registro una marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio (artículo 5-3) del Protocolo),frente a una denegación provisional de protección en Colombia, el solicitante de la extensión territorial podrá hacer uso de ese recurso estratégico para tratar de diluir la argumentación que se exprese contraria a la protección de su marca en este país. Concluimos, entonces, que si bien en el Protocolo al Arreglo de Madrid no se divide una solicitud de extensión territorial de la protección resultante de un registro internacional, en desarrollo del trámite interno para analizar si se concede o no la protección solicitada en Colombia el solicitante de la extensión territorial puede dividir su solicitud en cualquier momento del trámite, salvo durante el plazo de publicación de la solicitud inicial en la Gaceta de la Propiedad Industrial, como se indica en el punto 1.2.5.7 de la Circular Única.

5. Si la respuesta a la pregunta 3 es afirmativa, ¿esto implica en su momento habrán dos decisiones separadas sobre la misma solicitud de extensión territorial del registro internacional de una marca?

Respuesta: Aunque la respuesta a la pregunta 3 no es afirmativa, teniendo en cuenta que, como vimos, en el marco del Protocolo al Arreglo de Madrid no se divide una solicitud de extensión territorial de la protección resultante de un registro internacional, pero en el trámite interno ante la Superintendencia puede darse la figura de la división de la solicitud, en virtud de la cual se fracciona la solicitud inicial, es posible que coexistan dos o más decisiones sobre la misma solicitud de extensión territorial, pero la Superintendencia de Industria y Comercio sólo notificará a la Oficina Internacional una sola decisión sobre la misma, que

puede consistir: bien, en la confirmación de la denegación provisional o, bien, en la declaración de concesión de protección resultante del registro internacional, ya sea parcial o total. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.qov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Claudia Bohorquez

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos