SIC - Concepto-13142516

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-142516--1-0

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta El peticionario manifiesta: "(...) Nuestra Marca fue registrada para distinguir nuestra empresa con código de NICE o NIZA clase 14. (...) Nuestra marca está siendo utilizada por la empresa (...) para vender un proyecto de construcción (...)" En relación con estos hechos formula la siguiente solicitud: "Sírvase orientarnos si es procedente realizar una demanda en contra de la empresa (...) para prohibirles el uso de nuestro nombre (...)" Al respecto, en primer lugar, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares, como la que usted expone en su comunicación.

Sin embargo, y dentro del ámbito de las referidas competencias, nos permitimos brindarle información sobre los derechos que confiere el registro de una marca y las acciones que se pueden ejercer ante el uso sin autorización de una marca. 2 Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Signos distintivos De acuerdo con lo establecido en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de

2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de "Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma". En este sentido, y según lo dispone el artículo 19 del referido decreto, la Dirección de Signos Distintivos, tiene entre otras, las siguientes funciones: "1 Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro. 2 Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad. (...)" (1) Por su parte, el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracciones a los derechos de propiedad industrial. 3 Derechos que confiere el registro de una marca El artículo 61 de la Constitución Política dispone: "El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley." (2) De acuerdo con lo anterior, se establece que la propiedad industrial goza de protección del Estado.

Una de las clases de propiedad intelectual es la propiedad industrial, la cual comprende las nuevas creaciones y los signos distintivos y dentro de éstos últimos se encuentran las marcas. En relación con el uso exclusivo de las marcas el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, que corresponde a la norma

supranacional aplicable a la materia, establece: "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente." (3) Por lo cual, en Colombia, el derecho al uso exclusivo sobre una marca, solamente se adquiere mediante su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, quien es la oficina nacional competente. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró: "Se deduce que en el sistema atributivo que rige en el área andina, sólo las marcas registradas gozarán del derecho a su uso exclusivo, dentro del cual cabe la pena distinguir dos facetas que doctrinariamente han sido consideradas: la positiva y la negativa. Por medio de la exclusividad positiva, se le permite al titular de una marca el derecho de usarla, cederla o conceder licencia sobre la misma; por su parte la exclusividad negativa implica que el titular está facultado para impedir que terceras personas usen su marca, así como la facultad de oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a la misma. La doctrina se ha referido a esta faceta negativa (ius prohibendi), extendiendo su cobertura de protección frente a los signos iguales, como a los confundibles, comprendiendo a los productos o servicios idénticos, como a los similares." (4) En consecuencia, el titular de una marca tiene derecho a impedir que terceros realicen los siguientes actos: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a. aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos

vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b. suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c. fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales. d. usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e. usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f. usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio." (5)

4. El principio de especialidad El principio de especialidad ha sido definido de la siguiente manera por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: "El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro marcario, los cuales hacen parte de una Misma clase de nomenclador.

El objetivo de la regla de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Carlos Fernández Novoa señala al respecto que: "La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios".(FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob. Cit. Pág. 278.) En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios diferentes. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos. (Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del proceso 148-IP2005.)" (6) Por otra parte, específicamente en relación con la conexión competitiva dicho Tribunal ha considerado: "Deduciendo que pueden existir en el mercado marcas con denominaciones

idénticas o similares y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando estas denominaciones se encuentren amparando productos o servicios distintos. Con el propósito de verificar la existencia de semejanza entre los signos en conflicto y entre los productos que distinguen, el consultante debe tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos y servicios en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza. Se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren ambas marcas, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis: "a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el Registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría

en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad generalradio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de

su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares Características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)." (Proceso N° 114-IP-2003. Marca: "EBEL INTERNATIONAL (mixta)", publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, del 14 de enero de 2004)." (7)

5. Uso ilegítimo de marcas Tal y como se consagra en el citado artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el titular de un registro marcario tiene derecho a impedir el uso en el comercio de productos identificados con una marca igual o similar a la suya, cuando tal uso pueda inducir en error al consumidor.

Cuando se quiera hacer uso de una marca cuyo titular sea otra persona se debe obtener licencia o autorización para su uso. De lo contrario, existe la posibilidad de que el titular de la marca promueva las distintas acciones legales que se analizan a continuación.

6. Acciones legales contra la indebida utilización de los signos distintivos Los titulares de un derecho sobre un signo distintivo pueden ejercer alguna o algunas de las siguientes acciones: 6.1 Acciones administrativas 6.1.1 Oposiciones de terceros Dentro del trámite de registro de una marca, el titular de un signo distintivo, puede presentar oposiciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece:

"Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada." (8) 6.1.2 Protección al consumidor Una violación a los derechos marcarios en la cual se vean afectados los derechos de los consumidores puede dar lugar a que se presente una queja con el fin de que se inicie una investigación administrativa en los términos del artículo 61 del la Ley 1480 de 2011 - Estatuto del Consumidor-, 6.2 Acciones jurisdiccionales 6.2.1 Acción por infracción de derechos de propiedad industrial El artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina consagra la acción por infracción de derechos relacionados con la propiedad industrial, la cual se promueve ante la autoridad nacional competente, la cual de acuerdo con el literal a del artículo 24 del Código General del ProcesoLey 1564 de 2012se tramita ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de funciones jurisdiccionales. El artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad

Andina dispone: "El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares." (9) A través de dicha acción el demandante puede solicitar el cese del comportamiento que implica una infracción al derecho o derechos de propiedad industrial y la indemnización de los perjuicios causados. Así mismo el demandante podrá solicitar el decreto de medidas cautelares con el fin de evitar una posible infracción a un derecho de propiedad industrial, según lo prevé el artículo 245 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina: "Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. "(10) 6.2.2 Acción por competencia desleal jurisdiccional La infracción a una marca puede constituir una conducta de competencia desleal,

caso en el cual se podrán promover las acciones previstas para este efecto en la Ley 256 de 2006. El artículo 20 de la Ley 256 de 1996 consagra dichas acciones: "1. Acción declarativa y de condena. El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante. El demandante podrá solicitar en cualquier momento del proceso, que se practiquen las medidas cautelares consagradas en el artículo 33 de la presente Ley.

2. Acción preventiva o de prohibición. La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción para solicitar al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohiba aunque aún no se haya producido daño alguno." (11) La Ley 256 de 1996 establece como conductas constitutivas de competencia desleal los actos de imitación descrédito, confusión y el aprovechamiento de la reputación ajena a partir de la utilización sin autorización de signos distintivos en cabeza de terceros o denominaciones de origen falsas o engañosas.

En este sentido los artículos 10, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996 señalan: "ACTOS DE CONFUSIÓN. (...) se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos. "(12)

"ACTOS DE IMITACIÓN. La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley. No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica. También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado." (13) "EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA. Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo" , "clase", "género", "manera", "imitación", y "similares"." (14) Dichas acciones se pueden promover ante la jurisdicción ordinaria o ante la

Superintendencia de Industria y Comercio, la cual para este efecto ejerce funciones jurisdiccionales. Finalmente, se debe tener en cuenta que una conducta de competencia desleal, cuando tiene un grado de significatividad que afecte no solamente a una o varias personas, sino que afecten también los intereses generales del mercado, puede dar lugar a una investigación por competencia desleal administrativa. En este caso, y según lo determinó la Sentencia C-649 de 2001 de la Corte Constitucional, se aplicará el procedimiento previsto para las investigaciones por prácticas comerciales restrictivas - Ley 1340 de 2009 y Decreto 019 de 2012-, 6.2.3 Acción penales Finalmente, la usurpación de derechos de propiedad industrial se encuentra tipificado en Colombia como un delito en los siguientes términos: "El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)." (Subraya fuera del texto) (15)

7. Conclusiones 7.1 El titular de una marca tiene el derecho a impedir su uso por parte de terceros sin que medie licencia o autorización previa, en los términos del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 7.2 Cuando se trate de una marca usada por un tercero sin autorización, pero que

corresponda a bienes o servicios comprendidos en una clase distinta aquella en que se encuentra registrada la marca, se debe tener en consideración el principio de especialidad, atenuado con la regla de la conexión competitiva entre los productos, según se indicó en el numeral 5 del presente concepto. 7.3 Ante la infracción de un derecho de propiedad industrial, dentro de los cuales se encuentran comprendidas las marcas, el titular de la misma puede promover distintas acciones, tal y como se analizó en el numeral 6 del presente concepto. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Notas de referencia: (1) Artículo 19 del Decreto 4886 de 2011. (2) Artículo 61 de la Constitución Política. (3) Artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (4) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 07-IP-98. (5) Artículo 155 la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (6) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 22-IP-2010. (7) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 22-IP-2007. (8) Artículo 146 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (9) Artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 - Estatuto del Consumidor-, (10) Artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. (11 )Artículo 245 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(11) Artículo 20 de la Ley 256 de 1996. (12) Artículo 10 Ley 256 de 1996. (13) Artículo 14 Ley 256 de 1996. (14) Artículo 15 Ley 256 de 1996. (15) Artículo 306 del Código Penal. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Mariana Naranjo

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos