SIC - Concepto-13277489

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-277489- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Estimado(a) Señor: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta El peticionario formula la siguiente consulta: “(…) una entidad de carácter privado (…) por haber mantenido su acervo profesional y un talentoso equipo de personal generó en (sic) ambiente necesario para que un Ingeniero perteneciente a su nómina capitalizara todo ese acervo científico y tecnológico llegando a la creación e invención de un proceso industrial de gran altura inventiva. Para lo cual obviamente contó con todo el apoyo financiero y logístico de su empleador (…) Así las cosas, solicito la correspondiente ilustración por parte de ese organismo de supervisión y control para que nos precisen: Si la Propiedad Intelectual sobre tal concepción, proyecto o invención pertenece a mi representada o bien, a nuestro insigne artífice, máxime si este “promotor” pertenecía a la nómina de mi representada, en la medida que recibía sueldos y prestaciones sociales sde nuestras manos. (…)”

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Patentes.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de

2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”. En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia le corresponden, entre otras las siguientes funciones: “1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención.

2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de invención.

(…)

4. Decidir las solicitudes de inscripción de las actuaciones posteriores a la concesión de los derechos sobre nuevas creaciones, salvo aquellas atribuidas al Superintendente de Industria y Comercio. (…)” De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones: • Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo

(depósitos). • Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la

Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial. Nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no es posible para esta Oficina Asesora Jurídica resolver a través de conceptos situaciones particulares como la que usted plantea en su consulta. Sin embargo, dentro del ámbito de nuestras competencias, a continuación damos respuesta de manera general a su consulta. 2.1 Titulares de las Patentes. Relación Laboral. El artículo 22 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece quiénes pueden ser titulares de las patentes: “El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas. Si varias personas hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde a en común a todas ellas. Si varias personas hicieran la misma invención, independiente unas de otras, la patente se concederá a aquella que o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.” 1 De acuerdo con lo cual, pueden ser titulares de una patente las personas naturales y las personas jurídicas. Por su parte el artículo 23 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: “Sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional de cada País Miembro, en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador,

cualquier que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios 1 Artículo 22 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina Económicos de las invenciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación. (…)” 2 En dicha norma se establece la posibilidad de que el empleador ceda parte de los beneficios económicos de la invención, pero no regula expresamente la titularidad de la invención cuando se lleva a cabo en el marco de una relación laboral, por lo cual se debe aplicar la regulación nacional. En esta medida el artículo 539 del Código de Comercio dispone: “CREACIONES DE TRABAJADORES O MANDATARIOS. Salvo estipulación en contrario, la invención realizada por el trabajador o mandatario contratado para investigar pertenece al patrono o mandante. La misma regla se aplica cuando el trabajador no haya sido contratado para investigar, si la invención la realiza mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada. En este caso el trabajador tendrá derecho a una compensación que se fijará de acuerdo al monto del salario, la importancia de la invención, el beneficio que reporte al patrono u otros factores similares. A falta de acuerdo entre las partes, el juez fijará el monto de la compensación.” 3 Así mismo, el artículo 29 de la Ley 1450 de 2011 establece: “TRANSFERENCIA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Salvo pacto en contrario, los derechos de propiedad industrial generados en virtud de un contrato de prestación de servicios o de trabajo se presumen transferidos a favor del contratante o del empleador respectivamente. Para que opere esta

presunción se requiere que el contrato respectivo conste por escrito.” 4 De acuerdo con lo anterior, cuando existe una relación laboral entre el inventor y la empresa que contrató para investigar en principio los derechos de propiedad industrial estarían en cabeza del empleador. Sin embargo, es posible que empleador y empleado pacten en contrario o acuerden una cesión a favor del empleado de los beneficios económicos generados por el invento. 2 Artículo 23 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina 3 Artículo 539 Código de Comercio 4 Ley 1450 de 2011. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA