SIC - Concepto-13278165

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-278165- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Estimado(a) Señora: [Datos personales eliminados. Ley 1266 de 2008; Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta La peticionaria formula la siguiente consulta: “(…) me permito solicitar información en cuanto a cual (sic) debería ser el tramite (sic) mas (sic) conveniente para mi situación.

Realice (sic) el registro de la marca (…) En la fecha estamos contemplando la posibilidad de liquidar la empresa. He pensado las siguientes opciones, Usted cual (sic) me recomienda, por su conveniencia: Solicitar ante Ustedes, la cesión de la licencia (…) Vender la marca y registrar la nueva titularidad. Otra opción cancelar la marca. Estos trámites son posibles? (…) Como (sic) debo hacerlo en caso afirmativo? Que (sic) costos tienen? (…).”

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los

asuntos relacionados con la misma”. En este sentido, y según lo dispone el artículo 20 del referido decreto, la Dirección de Signos Distintivos, tiene entre otras, las siguientes funciones: “1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad. (…)” De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes funciones: • Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo

(depósitos). • Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Adicionalmente el literal a del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a

los derechos de propiedad industrial. Al respecto, en primer lugar, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares ni brindar asesorías como la que usted solicita. Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias, nos permitimos dar respuesta de manera general a su consulta. 2.1 Transferencia de una marca. El artículo 161 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: “Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de la marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión.” 1 Para efectos de surtir dicho trámite se debe hacer uso del Formular Único de Inscripción de Afectaciones el cual corresponde al Anexo número 6.9 PI00-F02 el 1 Artículo 161 Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina Cual puede encontrar en el siguiente link: http://www.sic.gov.co/es/anexos-de-lacircular-unica Así mismo, debe pagar la tasa correspondiente al trámite la cual para el año 2013 asciende a la suma de COP 270.000 y para el año 2014 a COP 278.000 por cada

registro afectado con la transferencia. 2.2 Las licencias de uso de las marcas. En relación con esta materia el artículo 162 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: “El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. (…)” 2 El registro de las licencias constituidas sobre marcas es de carácter voluntario, ya que el mismo sólo tiene como finalidad dar publicidad, sin que se constituya en un requisito para hacerlo oponible frente a terceros. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1 literal h de la Decisión 689 de 2008, la cual fue reglamentada en Colombia a través del Decreto 729 de 2012. El trámite de inscripción de la licencia está regulado en el numeral 1.2.6.3 del Título décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual dispone: “Para el trámite de registro de las licencias a que hace referencia la Decisión 486 de 2000, en particular en los artículos 57, 85, 106, 133 y 162, se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Licencia, Formato PI01-F09 (para signos distintivos) y Formato PI02-F16 (para nuevas creaciones), que corresponden a los Anexos 6.7 y 6.21 de esta Circular, respectivamente. Cuando el licenciante y el licenciatario de varios derechos de propiedad industrial sean las mismas partes, podrá presentarse una sola solicitud de inscripción, siempre que se trate del mismo tipo de derechos de propiedad industrial: Marca, lema, patente o diseño industrial.

2 Artículo 162 Decisión 486 de 2000 Comisión de la Comunidad Andina No se exigirá documento escrito adicional en donde conste la licencia cuando la solicitud de registro de la misma se encuentra firmada por las partes. (…)” 3 La tasa a pagar para dicho trámite asciende para el año 2013 a COP 300.000 y para el 2014 a COP 309.000. 2.3 Renuncia al registro de una marca. La renuncia al registro de una marca se encuentra prevista en los siguientes términos en el artículo 171 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina: “El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o servicios objeto de la renuncia. No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos. La renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente.” 4 De acuerdo con lo cual el trámite de renuncia a una marca puede ser realizado por su titular en cualquier momento, siempre y cuando sobre la marca no estén inscritos embargos o garantías reales, a menos de que los titulares de estos últimos lo autoricen. En relación con dicho trámite el numeral 1.2.5.12 del Título Décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio establece: “El titular de un bien de propiedad industrial sobre signos distintivos podrá renunciar a los derechos conferidos para lo cual deberá diligenciar y radicar

el Formulario de Renuncia a Derechos del Registro de Marcas de Productos y/o Servicios, Formato PI01-F-05, que corresponde al Anexo 6.11 de esta Circular.” 5 El Anexo 6.11 puede ser consultado en el siguiente link: http://www.sic.gov.co/es/anexos-de-la-circular-unica. 3 Numeral 1.2.6.3 Título décimo Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio 4 Artículo 171 Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina 5 Numeral 1.2.5.12 del Título Décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio Para llevar a cabo el trámite en cuestión es necesario el pago de la tasa prevista en el numeral 1.1.2.3.12 del Título Décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual, para el año 2013 está fijada en la suma de COP 300.000 y para el 2014 en COP 309.000. Así mismo es importante tener en consideración que como se trata de la renuncia a un derecho resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 167 del Decreto 19 de 2012:

“TRÁMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON PROPIEDAD

INDUSTRIAL.

En los trámites administrativos relacionados con propiedad industrial, se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones: a. Los documentos que se deban adjuntar estarán exentos de atestación, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una firma u otro medio de identificación personal, salvo en los casos de renuncias a derechos. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones

penales establecidas en la legislación vigente en materia de fraude procesal y falsedad de documentos. b. No se exigirán pruebas de existencia y/o representación legal al solicitante, a menos que exista duda razonable acerca de la veracidad de cualquier indicación o elemento contenido en la solicitud, caso en el cual será requerido de conformidad con el procedimiento legamente (sic) establecido para ello. c. Los poderes no requerirán presentación personal, podrán otorgarse mediante documento privado y referirse a una o más solicitudes identificadas en el poder, o a todas las solicitudes y/o registros existentes o futuros del titular que otorgue el poder. En todo caso, la facultad de desistir de la solicitud en trámite o de renunciar al derecho otorgado debe estar expresamente consagrada en el poder. La Superintendencia de Industria y Comercio expedirá las instrucciones que sean necesarias a fin de dar cumplimiento a las disposiciones anteriores\". 6 En efecto, con el fin de dar aplicación a dicho artículo esta Superintendencia instruyó: 6 Artículo 167 del Decreto 19 de 2012 “En todo caso, la facultad de desistir de la solicitud o de renunciar a un derecho debe estar expresamente consagrada en el poder. Para el efecto, el documento por el cual se renuncia al derecho o se desiste de la solicitud deberá contener la diligencia de presentación personal ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante Notario público. El documento de renuncia o desistimiento constituido en el extranjero deberá ser legalizado por apostilla o ante Cónsul Colombiano o el de una Nación amiga, según sea el caso.”7

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

7 Numeral 1.2.1.3 del Título Décimo de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.