CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2012-00033-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Requisitos / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Prueba / EXISTENCIA DE PÁGINA DE INTERNET – Valoración probatoria / PROGRAMAS O SERIES DE TELEVISIÓNValoración probatoria / PRUEBA DEL USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Por actos ejecutados por licenciatario o por otra persona autorizada / COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO – Acreditación / CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO – No procede respecto de la marca figurativa ROAD RUNNER para identificar productos de la Clase 41 al demostrarse el uso real y efectivo dentro de los tres años anteriores a la presentación de la acción de cancelación / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[D]el análisis en conjunto del acervo probatorio aportado al plenario, contrario a lo afirmado por la entidad demandada, la Sala concluye que la sociedad WARNER BROS ENTERTAINMENT INC. ha usado de manera real y efectiva la marca “ROAD RUNNER” (figurativa), para identificar servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, en tanto las pruebas acreditan que los servicios que ella distingue fueron puestos en el comercio o se encontraban disponibles en el mercado, en la cantidad y el modo que corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los servicios y la modalidad bajo la cual se efectúa su comercialización. […] En este orden de ideas, los actos acusados expedidos por la SIC no se ajustan a la legalidad requerida en los artículos 165, 166 y 167 de la

Decisión 486, lo que impone acceder a las súplicas de la demanda y declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, que cancelaron totalmente el registro de la citada marca, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00033-00

Actor: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho TESIS: LA SOCIEDAD ACTORA USÓ DE MANERA REAL Y EFECTIVA LA MARCA “ROAD RUNNER” (FIGURATIVA), PARA IDENTIFICAR SERVICIOS DE LA CLASE 41 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, EN LOS

TRES (3) AÑOS INMEDIATAMENTE ANTERIORES A LA SOLICITUD DE

CANCELACIÓN.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo 85 del CCA,

tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 009675 de 31 de marzo de 2008, “Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca”; 17677 de 30 de mayo de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 040783 de 28 de julio de 2011, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se anule la decisión, expedida por la SIC, que ordenó cancelar el certificado de registro núm. 140.664 de la marca “ROAD RUNNER” (figurativa), para identificar servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. 4ª. Que se disponga el cumplimiento de la sentencia favorable, en los términos del artículo 176 del CCA. 1 En adelante SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 16 de agosto de 2006, la sociedad CORRECAMINOS DE COLOMBIA solicitó la cancelación, por no uso, de la marca “ROAD RUNNER” (figurativa),

para identificar servicios comprendidos en la Clase 412 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular. 2°: Que una vez la SIC le corrió el traslado de ley, dio respuesta a la acción de cancelación por no uso argumentando que la marca de su propiedad sí se empleaba en diversos países de la comunidad andina, entre ellos, Colombia. 3°: Que mediante la Resolución núm. 009675 de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, canceló por no uso marca “ROAD RUNNER”, registrada a su favor para identificar servicios en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 4°: Que contra la citada resolución, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero, a través de la Resolución núm. 17677 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 040783 de 2011, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 2 El signo identifica el siguiente servicio: “[…] educación y esparcimiento […]”. Expresó que la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 165 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,3 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, toda vez que dentro del material probatorio aportado al expediente administrativo acreditó que, entre los años 2003 a 2006, la marca cuestionada fue utilizada a través de personas autorizadas por el

titular de la marca, en países miembros de la Comunidad Andina, en tanto se demostró que fue transmitido de manera regular, consecutiva, masiva e independiente, el programa identificado con la marca “ROAD RUNNER” (figurativa), así también, hizo parte dentro de la trasmisión de “LOONEY TUNES”, por el canal CARTOON NETWORK, que se sintonizó en Colombia por T.V. CABLE S.A., constituyendo así el uso serio, real y eficaz de la marca objeto de conflicto. Afirmó que no es de recibo por parte de la SIC exigir como prueba del uso real de la marca, la adquisición a título oneroso y de manera particular de cada programa que se transmite y se difunde con la marca “ROAD RUNNER” (figurativa), dado que sería contrario a la naturaleza del servicio que distingue y a su modalidad de comercialización. Precisó que no procede la cancelación del registro marcario cuando su titular ha demostrado que hizo uso efectivo y serio de la marca de su propiedad, o por intermedio de una persona autorizada por él, en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina, dentro del término establecido en las disposiciones comunitarias, tal como ocurrió en el caso sub examine. Indicó que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, también violó los artículos 166 y 167 de la Decisión 486, por indebida aplicación. 3 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. Sostuvo que la marca “ROAD RUNNER” (figurativa) distingue servicios de educación y entretenimiento comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales comprenden programas de historietas cómicas de series animadas, transmitidas de manera periódica por medios de masiva

difusión, como la televisión y televisión por cable. Explicó que la naturaleza de los servicios que ampara la citada marca determina que su comercialización se lleva a cabo, especialmente, a través de la transmisión de los programas que con ella se distinguen. Tal transmisión permite la difusión de la marca en amplios sectores del público relevante, como un servicio de entretenimiento, a los cuales se accede mediante el uso de canales de televisión o la suscripción de la televisión por cable, entre otros. Anotó que la naturaleza del servicio, la modalidad de la prestación del servicio, la periodicidad y la cantidad de los programas transmitidos dependen de múltiples factores como, temporadas, creación de nuevas series, disponibilidad de canales, programación nacional e internacional, lo que no permite establecer un número mínimo de emisiones a tener en cuenta para determinar si se satisface el requisito de uso de una marca empleada para tal fin. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que la demandante no probó dentro del proceso administrativo el uso real y efectivo de la marca “ROAD RUNNER” (figurativa), para distinguir los servicios catalogados dentro de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza; en consecuencia, la “tarifa probatoria aportada” no logró la convicción necesaria de la existencia en el mercado de los servicios distinguidos con esa marca, ni tampoco

inferir el grado de reconocimiento en el sector pertinente, es decir, el amparado bajo la citada clase. Adujo que dentro del acervo probatorio allegado por la sociedad actora, se observa que varias pruebas no fueron tenidas en cuenta por ser improcedentes, en la medida en que no están relacionadas con el hecho, objeto de valoración, por resultar impertinentes para demostrar el uso de la marca “ROAD RUNNER” (figurativa). Anotó que las actividades de promoción y publicidad son indicio de explotación de la marca, pero no resultan suficientes para demostrar el uso en el comercio de los servicios que se identifican con la referida marca. Concluyó que los actos acusados son producto de una valoración objetiva del material probatorio, allegado oportunamente por la actora, a través del cual se pudo evidenciar que no demostró el uso de la marca “ROAD RUNNER” (figurativa), para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. II.-2. La sociedad CORRECAMINOS DE COLOMBIA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda por carecer de fundamento legal. Señaló que a partir del material probatorio que allegó la demandante para demostrar el uso de la marca “ROAD RUNNER”, queda absolutamente claro que la SIC se acogió íntegramente a la norma supranacional, esto es, la Decisión 486, y por ello no existe violación a las normas señaladas por la actora. Manifestó que la declaración jurada de la Vicepresidente de la sociedad actora no tiene validez alguna, dado que la persona que la rindió no era la indicada para certificar esa información, por cuanto la misma debe ser valorada por un revisor

fiscal o, en su caso, de una empresa de auditoría. Alegó que las impresiones de las páginas web de CARTOON NETWORK, BLOCKBUSTER de Perú, BLACKWELL, “amazon.com”, el afiche de “LOONEY TUNES DE NUEVO EN ACCIÓN”, en el cual “ROAD RUNNER” es parte integral de la actividad y el CD, que incorpora fotografías de varios DVDS de los LOONEY TUNES, fueron aportadas sin ninguna formalidad legal, en tanto no especifican fecha de uso, ni periodicidad, ni lugar de uso, ni volumen de ventas, es decir, no cumplen con los requisitos exigidos por la Decisión 486, para que puedan ser consideradas como válidas. Indicó que, en lo referente a las declaraciones juradas, en ninguno de los casos dichas pruebas cumplen con los requisitos para que se pueda determinar el uso válido e ininterrumpido durante los tres años, en los términos y condiciones exigidos por la Decisión 486. En cuanto a la certificación, expedida por LUIS M. SALAZAR MOURRE y ROBERTO A. VENTO BAO de PANAMERICANA LICENCIAS, afirmó que en la misma se indica acerca de la existencia de una licencia respecto de un personaje, pero que de esa licencia no se desprende un uso efectivo de marca en el mercado colombiano, ni en ningún país miembro de la Comunidad Andina. Anotó que de conformidad con lo informado por la señora Vicepresidenta de WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., la programación de LOONEY TOONS se efectuó por televisión por cable, pero, a su juicio, para los años en que se debió probar el uso, la televisión por cable tenía un porcentaje muy bajo de penetración

en los países miembros de la comunidad andina, por lo que dicho uso no puede constituirse “como uso a título de marca”, además de que es de carácter puramente residual. Adujo que la marca registrada es “ROAD RUNNER” y no “CORRECAMINOS”; que en varios de los documentos aportados como prueba se hace referencia al personaje “CORRECAMINOS”; y que si bien es la traducción al español del término ROAD RUNNER, no puede ser usado para probar el uso como marca de dicho signo, “ROAD RUNNER”, por cuanto el uso de la misma efectuarse conforme esté registrada. Trajo a colación varias interpretaciones prejudiciales, rendidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre la cancelación total o parcial del registro de una marca, entre ellas, las de los procesos núms. 109-IP-2000, 54-IP-2000, 17IP-95, 116-IP-04, 15-IP-99. Por último, propuso la excepción de “Total inexistencia de material probatorio para demostrar uso de la marca en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza”, teniendo en cuenta que a la fecha de la solicitud de cancelación la sociedad actora no probó el uso de la marca cuestionada ni en Colombia, ni en ningún país miembro de la Comunidad Andina, en los términos exigidos en la Decisión 486. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1La sociedad actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual alegó que las pruebas aportadas sí demuestran el uso de la marca “ROAD RUNNER” (figurativa), en los términos establecidos en la Decisión 486, dentro del término de los 3 años anteriores a la fecha en que se inició la acción de cancelación, atendiendo la naturaleza y la modalidad de la prestación de los servicios que distingue, la periodicidad y la cantidad de los programas transmitidos. IV.2El tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, para lo cual sostuvo que la actora no acreditó la venta efectiva, ni la puesta en el mercado de los servicios amparados con la marca cuestionada. IV.3En esta etapa procesal, tanto el Ministerio Público como la entidad demandada guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó4: 4 Proceso 429-IP-2019. “[…] 1.1. En vista de que en el proceso Correcaminos de Colombia solicitó la cancelación por falta de uso de la marca ROAD RUNNER (mixta) perteneciente a Warner Bros. Entertainment Inc., por lo cual es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que

surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente. 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] 1.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. […] 2.1. Debido a que en el presente caso se está discutiendo si Warner Bros. Entertainment Inc. logró o no acreditar el uso de la marca ROAD RUNNER (mixta), resulta necesario desarrollar los alcances del Artículo 167 de la Decisión 486. 2.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con

lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 2.3. El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. […] 3.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. 3.3. Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su

carácter distintivo. […] 3.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado— que ofreció a los consumidores—los bienes o servicios (en adelante, producto) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 3.8. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. 3.9. Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. 3.10. Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de

clientes o consumidores. 3.11. En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. 3.12. En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 3.13. Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. […] 3.15. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que

darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca en los términos explicados anteriormente. 3.16. Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA De manera preliminar, la Sala debe pronunciarse sobre la excepción de “total inexistencia de material probatorio para demostrar uso de la marca en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza”, propuesta por el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la sociedad

CORRECAMINOS DE COLOMBIA.

Al respecto, cabe señalar que tal excepción será desestimada dado que sus

fundamentos envuelven la defensa de los actos demandados, lo cual significa que ellas no constituyen una excepción propiamente dicha, porque la finalidad de ésta es probar la existencia de un hecho extintivo, modificativo o impeditivo de las pretensiones, que impida al fallador entrar a conocer del fondo del asunto, circunstancia que no se presenta en el asunto examinado, razón por la que los argumentos se estudiarán junto con los cargos de la demanda.5 Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, a través de la Resolución núm. 009675 de 31 de marzo de 2008, confirmada por las resoluciones núms. 17677 de 30 de mayo de 2008 y 040783 de 28 de julio de 2011, canceló el registro, por no uso, de la marca “ROAD RUNNER” (figurativa), con el certificado de registro núm. 140.664, cuyo titular es la sociedad WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] educación y esparcimiento […]”, al estimar que de la valoración en conjunto de las pruebas aportadas no se podía determinar el uso real y efectivo de la 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de octubre de 2018, C.P.Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001-03-24-0002009-00489-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de julio de 2020 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación

11001-03-24-000-2005-00119-01. marca, en tanto no acreditaban que la citada marca hubiese sido comercializada y publicitada, frente a los servicios reivindicados por su registro. Al respecto, la actora alegó que la SIC erró al valorar las pruebas aportadas, dado que sí se demostró el uso de la marca “ROAD RUNNER” (figurativa), en los términos establecidos en la Decisión 486. Explicó que con el material probatorio aportado acreditó que entre los años 2003 a 2006 fue transmitido de manera regular, consecutiva, masiva e independiente, el programa identificado con la marca “ROAD RUNNER”, así también, hizo parte dentro de la trasmisión de “LOONEY TUNES”, por el canal CARTOON

NETWORK.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”. El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la

acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas

comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. […]”. Como quiera que el debate esencial gira en torno a establecer si la actora ha usado o no la marca “ROAD RUNNER” (figurativa), para distinguir los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación6, se procederá a establecer el alcance del uso de la marca y la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486. 6 La solicitud de cancelación de la marca “ROAD RUNNER” fue presentada el 16 de agosto de 2006 por la sociedad CORRECAMINOS DE COLOMBIA. Sobre este asunto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal precisó: “[…] 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] 1.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la De