PGN - JURISDICCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA - Competencia para conocer de procesos relat

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Competencia para conocer de procesos relativos a la propiedad industrial En principio la competencia para conocer de aquellos procesos relativos a la propiedad industrial, está fijada en los jueces civiles especializados, según lo reglado por el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el parágrafo 1° artículo 3 del Decreto 2.273 de 1979), sin embargo, la misma norma en mención establece que esto se dará cuando no estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción contencioso administrativa Será competente la Jurisdicción de lo Contenciosos Administrativo cuando se alega el resarcimiento de perjuicios causados con ocasión de actos o hechos violatorios del régimen de propiedad intelectual por parte del Estado. El caso concreto se trata de proceso adelantado en contra de una entidad pública del orden nacional (Ministerio de Defensa), en ejercicio de la acción de reparación directa, cuyas pretensiones refieren a los perjuicios ocasionados a la parte actora como consecuencia de la supuesta violación del derecho de propiedad industrial, por tanto la jurisdicción contenciosa administrativa si es competente para conocer de la presente controversia. JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Jurisprudencia del Consejo de Estado JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Procedibilidad de las medidas cautelares El Código Contencioso Administrativo solo establece la viabilidad de medidas cautelares en algunas de las acciones de esta jurisdicción y en otras no, dependiendo de la pretensión formulada para el enjuiciamiento de las actuaciones de la administración y a

partir de la mayor o menor certeza sobre la existencia del derecho pretendido. Cuando se ejercen acciones que tienen como finalidad la revisión de legalidad del acto administrativo, el legislador estableció la medida cautelar de la suspensión provisional de sus efectos desde el auto admisorio de la demanda y solo cuando las pretensiones son de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho (C.C.A artículos 84 y 85 ). No acontece igual cuando se acciona en reparación directa, pues el legislador no dio cabida a las medidas cautelares. Por consiguiente la solicitud de la demandante resultaría improcedente. JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Aplicación de normas supranacionales Alega el apelante, que en caso concreto si resulta procedente el decreto de medidas cautelares, atendiendo lo dispuesto en el Régimen Andino de Propiedad Industrial en la Decisión Andina 486, afirmación que en principio resulta acertada pues se trata de una normativa supranacional que los Estados miembros de la Comunidad Andina, entre ellos Colombia, se encuentran obligados a cumplir 2 Expediente No 39.507 En materia de medidas cautelares los artículos 245 a 249 de la Decisión Andina 486, establecen que se podrán solicitar pero teniendo en cuenta que quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia, situación que no se da en el caso en comento.

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Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 3 Expediente No 39.507

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 252 /2010

Bogotá, D.C., 10 de noviembre de 2010 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: Dr. HERNAN ANDRADE RINCON

E. S. D.

Ref: Proceso No 39.507 (25000232600020100011101)

REPARACION DIRECTA – Apelación Auto

Actor: ARQUITECSA LTDA.

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSAEJÉRCITO NACIONAL El Ministerio Público solicitará que se confirme el auto apelado.

1. ANTECEDENTES 1.1 Demanda.- La Sociedad Arquitecsa Ltda., en ejercicio de la acción de reparación directa, instauró demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejercito Nacional, para que se le declare responsable de los daños y perjuicios ocasionados en razón de las actuaciones y operaciones de la demandada al violar sus derechos de propiedad industrial sobre un modelo de utilidad denominado “Sistema de Barreras Modulares de Protección y Defensa conformada por Paneles Articulados mediante Uniones Tipo Bisagra. En escrito separado solicitó el decreto de medidas cautelares encaminadas a detener la infracción de sus derechos de propiedad industrial, en especial para que se ordene a la entidad demandada suspender de manera inmediata la producción

de páneles para la elaboración de los muros de conexión que se adelanta en los talleres de la institución militar, como su distribución y suspender cualquier proceso de contratación para la adquisición de los materiales con los que se

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decreto y práctica de medidas cautelares dentro de los procesos declarativos y que para el caso de la acción de reparación directa la norma que la gobierna no tiene prevista cautela alguna. Indicó que dichas medidas cautelares son improcedentes, pues el objeto de la presente acción no es por infracción del derecho de propiedad industrial previsto en la artículo 17 del C. de P. C. la cual no compete a esta jurisdicción. 1.3 Apelación. La parte actora (fls 67 a 72 c. 1) alega que si bien la acción de reparación directa lleva implícita una pretensión indemnizatoria, también lo es que para su prosperidad requiere que el fallador de manera previa haya declarado la existencia de una infracción de derechos de propiedad industrial como hecho jurídico generador del daño y con base en ello decretar cualquier indemnización. Que no es cierta la afirmación del Tribunal cuando indica que no existe norma que autorice expresamente el decreto y practica de medidas cautelares, pues el Régimen Andino de Propiedad Industrial en la Decisión Andina 486, que es una norma supranacional de carácter preferente si lo autoriza, en esa medida, siempre que el hecho generador del daño (sea que se trate de un proceso ordinario de responsabilidad civil entre particulares, o de un proceso ordinario de responsabilidad del Estado) consista en demostrar la

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5 Expediente No 39.507 existencia de una infracción de derechos de propiedad industrial, la autoridad judicial civil o administrativa tendrán que aplicar el Régimen en comento. Que si bien el artículo 17 del C. de P.C. establece por regla general que la competencia de procesos relativos a patentes corresponde a los a Jueces Civiles del Circuito, también debe tenerse en cuenta la excepción a dicha regla, la cual aplica para procesos que tengan como objeto la propiedad industrial y en los cuales se deba declarar la infracción por parte del Estado, en cuyo caso corresponde conocer a la jurisdicción contenciosa. II CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Para resolver el recurso de apelación, debemos resolver varios problemas jurídicos: (i) Competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de procesos relativos a la propiedad industrial, (ii) procedibilidad del decreto de medidas cautelares dentro del trámite del proceso de reparación directa y (iii) Procedencia de medidas cautelares en procesos relacionados con vulneración de la propiedad industrial. 2.1 Sobre la competencia para conocer de aquellos procesos relativos a la propiedad industrial, el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el parágrafo 1° artículo 3 del Decreto 2.273 de 1979), establece: “Los jueces civiles especializados conocerán, además en primera instancia, de los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la propiedad industrial que no estén atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicción contencioso administrativa.”

El Consejo de Estado1, atendiendo el alcance de la precitada norma junto con lo dispuesto en los artículos 90 de la Constitución Política, 83 y 86 del Código Contencioso Administrativo, precisó sobre la responsabilidad del Estado y la competencia de esa jurisdicción cuando se alega el resarcimiento de perjuicios causados con ocasión de actos o hechos violatorios del régimen de propiedad intelectual. 1 Sección Tercera, sentencia de 27 de enero de 2000, Exp: 17.338

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sin que interese que los hechos sean constitutivos o no de conductas violatorias del régimen de propiedad industrial” (subrayado ajeno al texto) El caso concreto se trata de proceso adelantado en contra de una entidad pública del orden nacional (Ministerio de Defensa), en ejercicio de la acción de reparación directa, cuyas pretensiones refieren a los perjuicios ocasionados a la parte actora como consecuencia de la supuesta violación del derecho de propiedad industrial, por tanto la jurisdicción contenciosa administrativa si es competente para conocer de la presente controversia. 2.2 En lo que hace relación a la procedibilidad o no del decreto de medidas cautelares, corresponde precisar sobre su noción, finalidad y viabilidad en las acciones contenciosas. La Corte Constitucional en sentencia C-424 de 1997, las definió como los: “instrumentos procesales cuyo establecimiento y aplicación exige una labor de ponderación entre dos extremos opuestos: por un lado los derechos del demandado que todavía no ha sido vencido en juicio, y, por otros, los del demandante, que enfrenta el riesgo de que, una vez declarados judicialmente sus derechos, los mismos no puedan hacerse efectivos. Para esa labor de ponderación el legislador cuenta con un amplio margen de configuración, sin que, en principio, quepa establecer como imperativos constitucionales unos mayores o menores niveles de protección cautelar.

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No obstante que, en atención a la naturaleza de los distintos procesos, no existe una exigencia constitucional para que en todos ellos se contemple la posibilidad de decretar medidas cautelares y corresponde al legislador, como se ha dicho, dentro de criterio de razonabilidad y proporcionalidad, adoptar las definiciones correspondientes (…)” (resalto y subrayo) En cuanto a la finalidad del decreto de medidas cautelares, el Consejo de Estado, ha precisado que con ellas se busca “prevenir y precaver las contingencias que puedan sobrevenir sobre los bienes o las personas mientras se inicia o se adelanta un proceso. En opinión de Carnelutti, estas medidas buscan evitar “Aquellas alteraciones en el equilibrio inicial de las partes que puedan derivar de la duración del proceso”2 En lo que corresponde a su viabilidad en el marco de las acciones contenciosas, el tratamiento que hace de ellas el Código Contencioso Administrativo solo establece la viabilidad de medidas cautelares en algunas de ellas y en otras no, dependiendo de la pretensión formulada para el enjuiciamiento de las actuaciones de la administración y a partir de la mayor o menor certeza sobre la existencia del derecho pretendido. Cuando se ejercen acciones que tienen como finalidad la revisión de legalidad del acto administrativo, el legislador estableció la medida cautelar de la suspensión provisional de sus efectos desde el auto admisorio de la demanda y solo cuando las pretensiones son de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho (C.C.A artículos 84 y 85 ). No acontece igual cuando se acciona en reparación directa, pues el legislador no dio cabida a las medidas cautelares. Por consiguiente la solicitud de la

demandante resultaría improcedente. Alega el apelante, que en caso concreto si resulta procedente el decreto de medidas cautelares, atendiendo lo dispuesto en el Régimen Andino de Propiedad Industrial en la Decisión Andina 486, afirmación que en principio resulta acertada 2 Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2000, exp 16.952

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CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 8 Expediente No 39.507 pues se trata de una normativa supranacional que los Estados miembros de la Comunidad Andina, entre ellos Colombia, se encuentran obligados a cumplir3. En materia de medidas cautelares los artículos 245 a 249 de la Decisión Andina 486, establecen: “Artículo 245Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. (…) Artículo 247Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La

autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla. Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados. (…)” En concepto del Ministerio Público no se han acreditado los presupuestos que exige el artículo 247 de la Decisión Andina 486 para la procedencia de las medidas cautelares, puesto que: (i) El demandante no ha acreditado en debida forma la legitimación para actuar, ya que solamente obra en el expediente prueba idónea sobre la concesión de la patente de cuya infracción se demandan perjuicios a favor del señor Enrique Gallego Cruz (Pruebas documentales 6.1.1., 6.1.2. y 6.1.3.). (ii) No existe prueba idónea que razonablemente permita presumir la comisión de la infracción, puesto que: 3 El cuerpo normativo andino en materia de Propiedad Intelectual es de obligatoria aplicación en los países integrantes de la Comunidad Andina y, por los alcances jurídicos que tiene la norma andina, se ha convertido en la parte de mayor sustento y estabilidad de las legislaciones nacionales en esta materia.

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al que se refiere la patente norteamericana No. US 5.472.297, de propiedad de HESCO BASTION LIMITED. ii.2. No es evidente que el producto fabricado por la industria militar corresponda al protegido por la patente, ya que tiene variaciones en el sistema de fabricación, en especial respecto del sistema de articulación (Hecho 4.24 de la demanda), y el demandante acepta (Fundamento jurídico 5.3., párrrafo inicial de la página 14 de 25) que tiene “variaciones de los elementos esenciales” que califaca de “banales y nimias”, sin que exista plena evidencia del tal opinión. ii.3. Actualmente tramita el Ministerio de Defensa una solicitud de patente de modelo de utilidad colombiana No. 2007-103.347, para el diseño de bastión similar al que se acusa como infractor de los derechos de propiedad industrial, según se refiere en al concepto técnico acompañado como Anexo A de la solicitud de medidas cautelares (numeral 17, página 7 de 8). ii.4. La prueba aducida para acreditar la infracción, concepto técnico del Ing. Heriberto Enrique Maury Ramírez, Ph.D., es concepto de un particular, que no tiene calidad de prueba anticipada, que todavía no ha sido controvertida y que por su carácter de prueba técnica, similar a una pericia, no puede ser aducida contra la demandada sin previa controversia. El maestro Hernando Devis Echandía, en su obra Teoría General de la Prueba Judicial4, precisa sobre el derecho de controvertir la prueba a cargo de la parte contra quien se opone: “(…) la parte contra quien se opone una prueba debe gozar de oportunidad procesal para

conocerla y discutirla, incluyendo en este ejercicio de su derecho de contraprobar, es decir, que debe llevarse a la causa con conocimiento y audiencia de todas las partes; se relaciona con los principios de la unidad y la comunidad de la prueba, ya que si las partes pueden utilizar a su favor los medios suministrados por el adversario, es apenas natural que gocen de oportunidad para intervenir en su práctica, y con el de la lealtad en la prueba, pues ésta no puede existir sin la oportunidad de contradecirla (…)” 4 5ª Edición, 1981, pág 123

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FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ

Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado

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