PGN - MARCA COMERCIAL - Irregistrabilidad de signos genéricos

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., julio 26 de 2007 Alegato No. 99 Honorables Consejeros de Estado Sección Primera

Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Ref.: Expediente No. 110010324000200500362 00

Actor : COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

Demandado: Nación - Superintendencia de Industria y Comercio Acción: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Procede esta Procuraduría Delegada a emitir alegato de conclusión en el asunto de la referencia, de conformidad con las facultades constitucionales y legales.

ANTECEDENTES

1. La demanda.

La sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitó la nulidad de las Resoluciones: (i) 43611 del 24 de diciembre de 2001, “Por la cual se resuelve el recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la 2 Propiedad Industrial; (ii) 07108 del 28 de febrero de 2003, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos; (iii) 43582 del 24 de diciembre de 2001, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la

Propiedad Industrial; (iv) 07114 del 28 de febrero de 2002, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos; (v) 16860 del 30 de mayo de 2002, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, y (vi) 26034 del 20 de agosto de 2002, “Por la cual se revoca parcialmente una resolución” expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Actos Demandados.

1. Resolución No. 43611 del 24 de diciembre de 2001, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se revocó la Resolución 21471 de junio 29 de 2001 y se concedió el registro de la marca DEUTSCHE TELEKOM, clase 16.

2. Resolución No. 07108 del 28 de febrero de 2003, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por medio de la cual se adiciona al artículo 2° de la Resolución No. 43611 de 2001, la Prioridad Alemana No. 39607816.8 de febrero 20 de 1986.

3. Resolución No. 43582 del 24 de diciembre de 2001, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se revocó la Resolución No. 21835 de 2001 y se concedió el registro de la marca DEUTSCHE TELEKOM, clase 38.

4. Resolución No. 07114 del 28 de febrero de 2002, expedida por la Jefe de la

División de Signos Distintivos, por medio de la cual se adiciona el artículo 2° de la Resolución No. 43852 de 2001, la Prioridad Alemana No. 39607816.8 de febrero 20 de 1986. 3

5. Resolución No. 16860 del 30 de mayo de 2002, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se revoca la Resolución No. 39446 de 2001 y se concede el registro de la marca DEUTSCHE TELEKOM, clase 42.

6. Resolución No. 26034 del 20 de agosto de 2002, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se corrige el artículo 2° de la Resolución 16860 de 2002.

El actor considera que las resoluciones demandadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, vulneran los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El actor desarrolla el concepto de violación en los siguientes términos: Las resoluciones por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca DEUTSHE TELEKOM, no obstante encontrarse registrada la marca TELECOM en las clases 16, 38 y 42, violan el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por falta de aplicación. Es así como, si la División de Signos Distintivos hubiera dado aplicación a la norma en comento, habría advertido que el signo DEUTSHE TELEKOM es idéntico a la marca registrada TELECOM, y por lo tanto, no cumple con el principio de la

distintividad relativa o de la diferenciación, en la medida que no permite al público establecer una diferencia entre las marcas mencionadas. Es evidente que la marca DEUTSHE TELEKOM carece de fuerza diferenciadora, puesto que reproduce el elemento apropiable y en consecuencia distintivo de la marca TELECOM; en consecuencia, la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al conferirle distintividad a una denominación que no la tiene. 4 Por otro lado, destaca que la adición de la expresión DEUTSHE no tiene capacidad suficiente para producir en la mente del consumidor común una impresión diferenciadora, ya que su atención se concentrará en la marca que conoce, y en el mejor de los casos, hará suponer al consumidor que se trata de un cambio de nombre de la compañía, o de un servicio especial prestado por la empresa, etc., de donde se concluye que el conflicto marcario se presenta entre las marcas TELECOM y TELEKOM. Así mismo, a través de las resoluciones demandadas, se vulneró el artículo 136 de la Decisión 486 que consagra las causales de irregistrabilidad relativa, por falta de aplicación, ya que no fue tenida en cuenta al momento de decidir la registrabilidad de la marca solicitada, teniendo en cuenta que en los expedientes administrativos de concesión de registro de las marcas se encuentra un listado de anterioridades marcarias correspondiente a la búsqueda que ha realizado la Superintendencia para poder decidir, precisamente, si debe aplicarse el literal a) del mencionado artículo. El ignorar el resultado de la búsqueda que se encuentra en cada expediente y que evidentemente contienen la marca TELECOM, constituye una omisión por parte de la autoridad marcaria competente, a quien corresponde negar, incluso

oficiosamente, el registro de marcas que están incursas en la prohibición contenida en la norma anteriormente señalada. Se trata de un caso en el que no es sólo que se haya solicitado el registro de marcas sustancialmente semejantes a marcas anteriormente registradas, sino que, además, la misma Superintendencia está llena de antecedentes doctrinarios en las cuales sistemáticamente se negó en el pasado el registro de marcas conformadas por, o contentivas de la expresión TELECOM. Súbitamente, la División de Signos Distintivos ignoró sus propias decisiones, incluso por solicitudes presentadas por la misma empresa y, encontrándose ante 5 la misma situación de hecho, optó por aplicar de manera diferente las mismas normas, con lo cual, además de contradecirse, desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado y las interpretaciones prejudiciales que sobre la materia, ha realizado el Tribunal Andino de Justicia. Así mismo, establece que hay que tener en cuenta que en Colombia, por más de cincuenta (50) años, la única empresa que prestó el servicio de telecomunicaciones fue TELECOM, y en consecuencia, la palabra TELECOM, independientemente de la forma como se escriba, siempre será la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, lo que generará que el signo DEUTSCHE TELEKOM produzca en la mente del consumidor Colombiano que se trata de

TELECOM.

En cuanto a la afirmación contenida en los actos administrativos demandados, en el sentido que TELECOM se constituye en una expresión genérica, considera la actora que si esto fuera cierto, la expresión DEUTSCHE TELEKOM también sería genérica por estar compuesta de dos expresiones de uso común. Señala, además,

que el hecho de que la marca sea utilizada en varios países no torna genérica determinada expresión, teniendo en cuenta que en cada uno de ellos tiene fuerza distintiva e individualizadora. Un signo se vuelve genérico cuando tal expresión se constituye en la manera usual de denominación por parte de los consumidores de tal producto, y no porque varias empresas la hayan usado y registrado en el mundo. Finalmente, manifiesta que en el presente caso la Superintendencia no tuvo en cuenta las reglas de comparación y cotejo de las marcas, ya que simplemente ignoró la existencia de los registros para la marca TELECOM que reposan en su propio despacho. 6 b.- Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Considera la Superintendencia de Industria y Comercio que con la expedición de los actos administrativos demandados se ha incurrido en violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Conforme a la Decisión 486 de la Comunidad Andina, son tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Teniendo en cuenta lo anterior, la Superintendencia consideró en su momento que el signo DEUTSCHE TELEKOM tiene suficiente fuerza distintiva, y al efectuar el examen de conjunto, tanto frente a la marca TELECOM como a las demás referenciadas en el informe de antecedentes marcarios que se expide para el estudio de confundibilidad, se concluyó que no se induce a error ni se genera confusión entre las mismas. En cuanto al artículo 134 de la Decisión 486, señala la defensa que la marca

DEUTSCHE TELEKOM cumple los requisitos dispuestos en esta norma, principalmente en lo que se refiere a la aptitud para distinguir productos y servicios en el mercado gozando de capacidad intrínseca y extrínseca para ello; por tanto, se descarta la violación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. c.- Contestación de la demanda por parte de la sociedad DEUTSHE TELEKOM AG como tercero interesado en el proceso. Respecto al fundamento de falta de distintividad de la marca DEUTSHE TELEKOM aducido por el demandante, considera que sí reúne los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que es perceptible por los sentidos, se puede representar gráficamente, 7 y tiene la capacidad intrínseca de distinguir los productos y servicios que ampara, de aquellos que distinga otro signo. La expresión TELECOM se trata de un signo genérico que hace referencia a TELECOMUNICACIONES y que por lo tanto, carece de distintividad; en consecuencia, no puede ser apropiable válidamente por la compañía demandante ni por ninguna otra del mercado. Por lo tanto, la expresión TELECOM sólo podría obtener el reconocimiento de los consumidores si viene acompañada con signos o expresiones distintivas. Así pues, en el caso que nos ocupa, el signo se complementa con la expresión DEUTSCHE, proveniente del idioma alemán. En conclusión, la marca DEUTSHE TELEKOM está compuesta por dos vocablos, siendo uno de ellos una expresión en idioma extranjero considerada como de “fantasía”, que tiene la distintividad suficiente para distinguir los productos y servicios de la sociedad demandada, y para diferenciarlos de aquellos ofrecidos

por sus competidores y demás oferentes del mercado. En cuanto a la presunta vulneración del artículo 136 de la Decisión 486 por inobservancia de la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a), señala la sociedad demandada que no es correcto afirmar que las marcas DEUTSCHE TELEKOM y TELECOM no pueden coexistir en el mercado, debido a que las expresiones tienen varios elementos diferenciadores entre sí. Teniendo en cuenta que la expresión TELECOM por sí sola no es apropiable, la marca debe incluir otros elementos diferenciadores, como ocurre en el caso de la marca DEUTSCHE

TELEKOM.

Si la expresión TELECOM se encuentra hoy en día en el dominio público y de hecho se usa por parte de gran cantidad de empresas a nivel mundial dedicadas al ramo de las telecomunicaciones, mal se puede pretender asignar un reconocimiento exclusivo a la empresa nacional, máxime cuando con la globalización mundial y la rapidez de las comunicaciones, es cada día más fácil 8 acceder a las empresas del exterior. No se puede caer en el error de extender una protección más allá de la realidad, de manera que se conceda un privilegio monopólico sobre la expresión TELECOM cuando existen los argumentos que evidencian que el signo por sí solo no es apropiable. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Pretende el actor se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 43611 del 24 de diciembre de 2001, 43582 del 24 de diciembre de 2001 y 16860 del 30 de mayo de 2002, expedidas por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de las cuales se revocaron las Resoluciones Nos. 21471, 21835 y 39496 de

2001 y se concedió el registro de la marca DEUTSCHE TELEKOM, clases 16, 38 y 42, respectivamente. Para tomar las decisiones contenidas en los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que no existen similitudes que hagan confundibles los signos DEUTSCHE TELEKOM y TELECOM (mixta). Así mismo, señaló que si bien las marcas comparten elementos, en la marca solicitada predomina la expresión DEUTSCHE que traduce “Alemania”, lo cual indica directamente la procedencia de los productos. Por otra parte, consideró que al ser la marca registrada TELECOM mixta, al analizarlas en conjunto, es decir, el elemento gráfico y denominativo, no serían confundibles con la marca solicitada.

Finalmente señaló lo siguiente: “(…) De otra parte, esta Delegatura considera importante aclarar que al concederse el registro de la marca TELECOM (mixta) base de la negación, no se otorgó derecho de exclusividad sobre la expresión genérica TELECOM, sino sobre los conjuntos que observamos anteriormente, toda vez que la expresión TELECOM en el mercado internacional es conocida como una expresión descriptiva para servicios de telecomunicaciones ya que es la abreviatura de la palabra telecomunicaciones en varios idiomas incluyendo el español, tan es así que existen diferentes empresas del mundo que usan dicha expresión, tal es el caso de TELECOM ARGENTINA, TELECOM ITALIANA, FRANCE TELECOM y DEUTSCHE TELEKON, entre otras” (Folios 43, 50, 58).

9 Teniendo en cuenta lo anterior, el problema jurídico a resolver, consiste en establecer si existe error de interpretación en el análisis de confundibilidad de la

marca TELECOM y la marca DEUTSCHE TELEKOM. Como primera medida, considera pertinente esta Delegada determinar si la marca TELECOM puede ser considerada una expresión genérica. En cuanto a los signos genéricos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 035-IP-2007, manifestó lo siguiente: “El signo genérico es el que sirve para designar en forma usual y común un producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano; avión, cuando designa avión). Si se permitiera el registro como marca de este tipo de signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, además, excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos. En otras palabras, si fuera registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca. Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter de genérico, un producto de otro, no puede constituir marca. Es obvio que la prohibición de registro se dirige a evitar, se reitera, que vocablos o signos que se refieren al nombre de los productos que la marca ampara y que son utilizados en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o identificarlos se constituyan en derecho exclusivo de su titular, limitando su uso a otros comerciantes o productores.” (Subrayado fuera de texto) Así mismo, en proceso 10-IP-97, el Tribunal señaló que para determinar la

genericidad de los signos resulta necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata. En el caso concreto, considera esta Delegada que TELECOM no puede considerarse como una expresión genérica o de uso común en el mercado colombiano, ya que, tal y como lo señaló el actor, por más de cincuenta (50) años TELECOM fue la única empresa que prestó el servicio de telecomunicaciones en el territorio nacional, lo que ha generado, en consecuencia, que el consumidor 10 identifique automáticamente la expresión TELECOM con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Además de lo anterior, si bien la expresión TELECOM hace referencia a “Telecomunicaciones”, es claro que no todos los productos del mercado relacionados con las telecomunicaciones respondan automáticamente al vocablo TELECOM. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el signo genérico es el que sirve para designar en forma usual y común determinado producto, es claro que la mencionada expresión no puede considerarse genérica o de uso común, cuando además, tal y como se había mencionado anteriormente, en la psiquis del consumidor Colombiano, TELECOM no responde simplemente a las telecomunicaciones en general, sino a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Dentro de los anteriores lineamientos, procede entonces analizar si existe confundibilidad entre las marcas TELECOM y DEUTSCHE TELEKOM. Observa esta Agencia del Ministerio Público que la marca TELECOM es de las denominadas marcas mixtas, es decir, son las formadas por un elemento denominativo expresado en palabras y un elemento gráfico1. Para realizar una comparación entre una marca mixta y una denominativa, debe tomarse como base el elemento denominativo, teniendo en cuenta que dentro de las marcas mixtas,

generalmente el elemento denominativo suele ser el más característico o determinante. En el presente caso, tal elemento lo constituye TELECOM. Para establecer si existe similitud entre los signos en conflicto, deben tenerse en cuenta los siguientes elementos, señalados por el Tribunal Andino de Justicia en el proceso No. 180-IP-2005: 1 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de abril 23 de 1998. Exp. 4022. C.P. Dr. Juan Alberto Polo Figueroa. 11 “(…) La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.” En cuanto a la similitud ortográfica, encuentra esta Delegada que la marca DEUTSCHE TELEKOM se encuentra conformada por dos palabras, a diferencia

de TELECOM que sólo está constituida por una. Además de lo anterior, al comparar las expresiones TELECOM y TELEKOM, es evidente su similitud no sólo ortográfica sino fonética, ya que la única letra que varía es la “K”, que a su vez tiene la misma pronunciación que la letra “C” dentro de esa palabra, lo que lleva a concluir que no existe distintividad suficiente. Sin embargo, podría establecerse que la palabra DEUTSCHE que antecede la expresión TELEKOM en la marca solicitada se constituye en el elemento diferenciador entre las dos marcas. No obstante lo anterior, considera este Despacho que tal expresión no marca una diferencia suficiente que permita distinguir los signos bajo estudio y así evitar la confusión de productos en el mercado, teniendo en cuenta que en el consumidor promedio no llamará la atención la expresión DEUTSCHE, la cual para la mayoría carecerá de significado, pues es la expresión TELEKOM, la que siempre se ha reconocido en el mercado; incluso, se podría pensar que el producto proviene del mismo empresario, teniendo en cuenta la asociación inmediata que se produce entre la expresión TELECOM y la empresa de telecomunicaciones nacional. 12 En cuanto a la similitud conceptual o ideológica, teniendo en cuenta los argumentos anteriores, concluye esta Delegada que el signo DEUTSCHE TELEKOM puede generar en la mente del consumidor que se trata de la misma marca TELECOM ampliamente conocida, teniendo en cuenta además que los dos signos amparan productos de la misma clase y utilizan los mismos canales de comercialización. Por tanto, considera ésta Agencia del Ministerio Público, que existen similitudes entre las marcas TELECOM y DEUTSCHE TELEKOM que impiden que sean

diferenciadas y reconocidas plenamente por los consumidores. Por las anteriores razones esta Procuraduría Delegada, actuando en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, considera que las pretensiones del actor están llamadas a prosperar y así lo solicita, muy respetuosamente, a esa Honorable Corporación se declare. De los Honorables Consejeros,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado

RASV/CPMM