PGN - MARCA COMERCIAL - Supuestos y reglas para determinar la similitud y confundibilidad

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE

ESTADO

Bogotá D.C., abril 18 de 2006 Alegato No. 41 Honorables Consejeros de Estado Sección Primera

Consejero Ponente: Dr. Camilo Arciniegas Andrade

Ref.: Expediente No. 110010324000200400134 01

Actor : CADBURY ADAMS USA LLC Demandado: Nación - Superintendencia de Industria y

Comercio Acción: Nulidad Procede esta Procuraduría Delegada a emitir alegato de conclusión en el asunto de la referencia, de conformidad con las facultades Constitucionales y legales.

ANTECEDENTES a.- La demanda.- La sociedad CADBURY ADAMS USA LLC, a través de apoderada, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 113 de la Decisión 344 de 2 1993, solicitó la nulidad de la resolución 23621 de 15 de septiembre de 2000, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca BOMBAZO a nombre de la sociedad ALIMENTOS S.A.. Así mismo solicita, que con fundamento en la anterior declaración, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del registro de la marca BOMBAZO. La demandante considera que la Resolución demandada, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, vulnera los artículos 81, 83, literal a) y d), y 96 de la Decisión 344 de 1993.

La actora desarrolla el concepto de violación en los siguientes términos: 1.- Violación directa del artículo 81 y 96 de la Decisión 344 de 1993, por haber concedido el registro de la marca BOMBAZO (mixta) sin haber tenido en cuenta, de oficio, la similitud que tiene con la marca BUBBALOO, especialmente desde el punto de vista visual. 1.2.- Las marcas enfrentadas presentan grandes semejanzas visuales y conceptuales, ya que poseen el mismo diseño en las letras de las marcas y el elemento figurativo en los dos signos, es un líquido que brota en la misma forma en todas las etiquetas. Además el elemento denominativo está dispuesto en el mismo lugar de las etiquetas y en la misma posición. 1.3.- En una marca mixta el elemento figurativo es de igual importancia al denominativo. La confusión con la marca de un tercero puede ser tanto en la parte denominativa como en la figurativa. Si esto no fuera 3 así, las marcas figurativas no tendrían justificación alguna, ya que un tercero podría flagrantemente copiar una marca gráfica y añadirle una palabra distinta y crearía una marca mixta distinta y por lo tanto registrable. El propietario de la marca figurativa no podría oponerse el registro de ésta marca mixta porque el elemento predominante sería el denominativo. 1.4.- Afirmar que en las marcas mixtas, generalmente, el elemento predominante es el denominativo sería completamente ilegal y aniquila a las marcas puramente figurativas. 1.5.- Según la actora, ambos elementos del signo, tanto el figurativo, como el denominativo, tienen la misma importancia, y siguiendo los

principios básicos del análisis de marcas, estas deben ser examinadas y comparadas en su conjunto. No es viable legalmente escoger un elemento eliminando el otro para comparar las marcas. 1.6.- Las marcas enfrentadas presentan amplias semejanzas entre sí desde los puntos de vista gráfico, fonético, visual y conceptual, que sin lugar a dudas generan una gran confusión entre el público consumidor, más aún si se tiene en cuenta que las personas que consumen los productos alimenticios de la clase 30, y en especial las gomas de mascar, no prestan mayor atención al momento de elegir el producto deseado, por ser de consumo masivo. 1.7.- La marca BOMBAZO carece de distintividad por ser similarmente confundible con la marca BUBBALOO. Lo anterior conlleva a que los consumidores las relacionen directamente, pensando que se trata de un nuevo producto de la sociedad CADBURY ADAMS USA LLC. 4 2.- Violación del artículo 83, literal a) de la Decisión 344, por considerar que la Superintendencia de Industria y Comercio, al momento de realizar el estudio de registrabilidad de la marca BOMBAZO, no tuvo en cuenta que los requisitos de irregistrabilidad consagrados en la norma anterior se encuentran presentes en el caso en cuestión. 2.1.- Desde el punto de vista gráfico, las marcas enfrentadas están compuestas por el mismo número de sílabas, y ambas marcas comparten las mismas letras ubicadas en el mismo orden de disposición, generando una semejanza gráfica. Además, el diseño de la letra inicial B se reproduce en su totalidad en la marca cuestionada, al igual que el diseño de todas las letras restantes. 2.2.- Desde el punto de vista fonético, las marcas en conflicto también

son similarmente confundibles porque se pronuncian de manera muy similar. 2.3.- Desde el punto de vista visual se observa que las letras tienen el mismo estilo y la misma forma. Además en la parte inferior de las gráficas, aparece un líquido que sale de una forma cilíndrica. 2.4.- Las dos marcas amparan gomas de mascar, productos estos, de la clase 30 internacional. Por lo tanto se comercializan en el mismo mercado, de la misma manera y están dirigidas al mismo consumidor. b.- Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 1.- Considera la Superintendencia de Industria y Comercio que el fundamento legal del acto administrativo acusado se ajusta plenamente 5 a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. 2.- Para comparar marcas mixtas es necesario determinar cual es el elemento característico en cada una de ellas. Una vez realizado el anterior razonamiento, concluye la entidad demandada, que de manera general en las marcas mixtas predomina el elemento denominativo, puesto que la palabra es la única forma que existe en la práctica para solicitar un determinado producto en el mercado. 3.- Según la Superintendencia de Industria y Comercio, en el caso en cuestión, prevalecen los elementos denominativos de las marcas en conflicto. 4.- Después de realizar el análisis comparativo, la entidad demandada concluyó, que la marca BOMBAZO y BUBBALOO no arroja confusión, pues no presentan similitudes. 5.- Entre las dos marcas en conflicto existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí.

6.- Desde el punto de vista visual, la marca BOMBAZO consta de 7 letras, mientras que el signo BUBBALOO, consta de 8 letras. 7.- Desde el punto de vista conceptual, la palabra BOMBAZO significa golpe y explosión de la bomba al caer, mientras que BUBBALOO, que al ser pronunciada es búbalo, que significa rumiante bóvido. 6 8.- Desde el punto de vista fonético, sostiene la entidad demandada que cada marca tiene una pronunciación particular y diferente, que la hace inconfundibles. c.- Contestación de la demanda por parte de la sociedad SUPER DE ALIMENTOS S.A. 1.- La marca concedida (BOMBAZO) es de aquellas que la doctrina denomina evocativas, pues sin referirse directamente a una idea en particular, sí la sugiere o evoca. BOMBAZO es una marca que evoca una de las principales características de los chicles, la bomba. 2.- La palabra BOMBAZO, a diferencia de la marca BUBBALOO, sí posee un contenido conceptual directo en el idioma español, cuyo conocimiento es nuestro país es generalizado. Luego, ningún consumidor, por negligente que sea, asociará esta idea con la expresión BUBBALOO que no posee contenido conceptual alguno. 3.- Desde el punto de vista fonético, los signos en conflicto tampoco son similares, pues la sílaba tónica en cada expresión es diferente y está ubicada en lugares distintos dentro de las denominaciones. La marca demandada se pronuncia BOMBAZO, mientras que la marca actora se pronuncia BUBALOO. 4.- Tratándose de productos alimenticios como los chicles, cuya distribución se hace al menudeo, es determinante el hecho que, al acercarse a los expendios estos se demandan por su nombre.

5.- Las diferencias entre los tamaños de las letras e incluso entre las formas de expresión gráfica de los dibujos que conforman las marcas 7 registradas, hacen que se note aún más que las marcas en conflicto pueden fácilmente coexistir en el mercado, sin causar confusión alguna en el consumidor. 6.- Por último, sostiene la sociedad SUPER DE ALIMENTOS S.A. que la marca BOMBAZO es distintiva en sí misma y además no es confundiblemente semejante a ninguna otra marca registrada con anterioridad. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO De acuerdo con los hechos y los argumentos esbozados por las partes en el proceso se puede determinar que el problema jurídico es: ¿Existe error de interpretación en el análisis de confundibilidad de la marca mixta BOMBAZO y la marca mixta BUBBALOO? Marco Normativo.- La sociedad demandante solicita que se declare la nulidad de las resoluciones anteriores por considerar que quebrantan los artículos 81 y 83, literal a), de la decisión 344 de 1993 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establecen: Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. 8 Artículo 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir, al

público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…) Para resolver el problema jurídico planteado es necesario determinar cuáles son las reglas establecidas para comparar dos marcas mixtas. La jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que en estos casos es necesario determinar cuál de los elementos prevalece en la marca, si el denominativo o el gráfico. La regla general es que el elemento denominativo predomina, sin embargo existen casos en los que el elemento gráfico, por su tamaño, color y colocación prevalece en el signo. El Consejo de Estado, reiteró la tesis anterior en el proceso No. 398301 de 1996 cuando sostuvo: Como quiera que la marca mixta es la compuesta por un elemento denominativo y un elemento gráfico, ha de tenerse en cuenta el peso de cada elemento en el conjunto de la marca y así establecer sí se le debe tratar como marca denominativa o como marca gráfica, según sea mayor el peso de uno u otro elemento (denominativo o gráfico). Lo anterior significa que para comparar dos marcas mixtas es necesario determinar el elemento predominante en cada una de ellas, para poder realizar el análisis comparativo. Al respecto el Tribunal Andino de Justicia, en el proceso 116 IP de 2005, sostuvo: 9 Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráficoresulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su

destinatario, o sea al público. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. Aplicando los anteriores criterios al caso en cuestión, se puede determinar que en las dos marcas que se encuentran en conflicto, prevalece el elemento denominativo, por cuanto las imágenes no son de gran tamaño, tampoco tienen un color impactante, ya que cada sabor tiene un color diferente, y la colocación de las gráficas, en las dos marcas, cumple una función de complemento de la denominación. Por lo anterior, es necesario realizar el cotejo marcario entre las palabras

BOMBAZO y BUBBALOO.

Considera esta Delegada que es respetable la teoría de la actora, que establece que los dos elementos, el gráfico y el denominativo, son importantes y que no se le debe dar prevalencia a ninguno de los dos, sin embargo, en las citas anteriores se observa que tanto el Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, como El Consejo de Estado, han establecido que para comparar marcas mixtas es necesario extraer o determinar cual es el elemento que prevalece en la marca. La regla general, que establece que predomina el elemento denominativo, no desconoce la importancia del elemento gráfico, ya que como toda regla general tiene su excepción, que se da, precisamente, cuando el

10 elemento figurativo, por su color, tamaño o colocación prevalece en la marca, y por lo tanto se la da el carácter de figurativa a la marca mixta. En el caso en cuestión, considera ésta Agencia del Ministerio Público que opera la regla general que establece que el elemento denominativo prevalece, por las razones anotadas anteriormente. En consecuencia, para determinar si existe similitud entre los signos en conflicto, de acuerdo con los razonamientos hechos por el Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 180-IP-2005, se debe tener en cuenta: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Los criterios anteriores se deben aplicar teniendo en cuenta las reglas

fijadas por el mismo Tribunal Andino en el proceso 24 IP de 1995, en el que estableció: 11 Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Dentro de estos lineamientos procede entonces analizar si existe confundibilidad entre la marca BOMBAZO y BUBBALOO. Con respecto a la similitud ortográfica, se puede determinar que no existe similitud entre los dos signos en conflicto. La palabra BOMBAZO, consta de siete (7) letras y tres sílabas, mientras que la palabra BUBBALOO, está conformada por ocho (8) letras y tres sílabas. BOM – BA - ZO BU – BBA - LOO La secuencia de las vocales en el signo BOMBAZO es O – A - O, mientras que en la marca BUBBALOO es U – A – O - O. La terminación en la denominación BOMBAZO es ZO, a diferencia de la terminación de la palabra BUBBALOO que es LOO y se pronuncia LU. También se observa que la secuencia de las consonantes en la palabra BOMBAZO es B – M – B – Z, mientras que en la palabra BUBBALOO es B – B – B – L. Con respecto a la similitud fonética, se puede determinar que las terminaciones de los dos signos son diferentes como se vio

anteriormente. La sílaba tónica en la palabra BOMBAZO es la segunda 12 sílaba o la sílaba del medio, mientras que en la palabra BUBBALOO es la última sílaba. Veamos: BOM – BA - ZO BU – BBA - LOO Por otra parte, se observa que la primera sílaba de la palabra BOMBAZO es BOM, mientras que en la palabra BUBBALOO es BU. De acuerdo con lo anterior se puede concluir que no existe similitud fonética entre los signos en conflicto. Por último, ésta Delegada analizará si existe similitud ideológica entre las marcas en conflicto. Considera ésta Agencia del Ministerio Público que no puede existir confusión desde el punto de vista ideológico, por cuanto el signo BUBBALOO es una marca de fantasía que no tiene un significado en el idioma español, mientras que la denominación BOMBAZO, de acuerdo con el diccionario de la real academia española, significa “golpe que da la bomba al caer; explosión y estallido de este proyectil; daño que causa”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial 63 IP de 2001 sostuvo: En muchas ocasiones las denominadas palabras de fantasía son vocablos que no siempre manifiestan un concepto, pueden o no tener significado, y en los casos que expresan un significado, este es uno propio, elegido para tal efecto, y cuya finalidad es distinguir los bienes y servicios. En otro pronunciamiento, el mismo Tribunal expresó: Las marcas de fantasía no incitan a la idea del producto en sí, porque por lo general, se trata de palabras sin contenido conceptual, que no hacen referencia a sus cualidades o aptitudes ni

a su género o especie. 13 Considera ésta Delegada que la palabra BUBBALOO fue creada por la sociedad CADBURY ADAMS USA LLC para amparar ciertos productos. Por carecer de un significado, no se puede decir que existe similitud ideológica entre las marcas BOMBAZO y BUBBALOO. Por todo lo anterior, se puede concluir que la Superintendencia de Industria y Comercio realizó el análisis de comparación conforme a los criterios establecidos por el Tribunal Andino de Justicia y la doctrina, pero además interpretó correctamente las normas aplicables al caso en cuestión. Así las cosas, al no haberse desvirtuado la legalidad de los actos acusados, las pretensiones del actor no están llamadas a prosperar y así lo solicita, muy respetuosamente, a esa Honorable Corporación se declare. De los Honorables Consejeros,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado

RASV/JPAA