PGN - REGISTRO DE MARCA - El color aisladamente considerado es registrable si está delimit

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., Octubre 19 de 2005 Alegato No. 114 Honorables Consejeros de Estado Sección Primera

Consejero Ponente: Dr. Camilo Arciniegas Andrade

Ref.: Expediente No. 2004-00199-01

Actor: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

Demandado: Nación - Superintendencia de Industria y Comercio Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho Procede esta Procuraduría Delegada a emitir alegato de conclusión en el asunto de la referencia, de conformidad con las facultades Constitucionales y legales.

ANTECEDENTES a.- La demanda.- La sociedad SOCIÉTE DES PRODUITS NESTLÉ S.A., a través de apoderado, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicitó la nulidad de las resoluciones 08302 de 28 de Marzo de 2003; 027634 de 26 de Septiembre de 2003, expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y contra la Resolución 2670 de 20 de Febrero de 2004, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Así mismo solicita, a titulo de restablecimiento del derecho, registrar la marca indicada en la clase 30 internacional, y proceder a inscribir en el registro de la Propiedad Industrial el certificado de registro respectivo.

NORMAS DEMANDADAS

1. Resolución 08302 de 28 de Marzo de 2003, por medio de la cual la jefatura de

Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el registro de la marca solicitada por la sociedad demandante, para distinguir productos de la clase 30.

2. Resolución 027634 de 26 de Septiembre de 2003, por medio de la cual negó el recurso de reposición interpuesto por SOCIÉTE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. contra la resolución No 08302 de 28 de Marzo de 2003.

3. Resolución 2670 de 20 de Febrero de 2004, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por SOCIÉTE DES PRODUITS NESTLÉ S.A., confirmando la Resolución No 08302 de 28 de Marzo de 2003.

Desarrolla el concepto de violación en los siguientes términos: 1.- Violación del artículo 134, literales b y e de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena y del artículo 135 de la Decisión 486, porque de acuerdo con el artículo 134 literales b y e, constituye marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, son registrables los signos susceptibles de representación gráfica y constituyen marca, de acuerdo con los literales b y e, las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; así como un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, lo que significa que la marca solicitada cumple con estas condiciones y características. 2.- La Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro alegando en que era insuficientemente distintiva, con fundamento en la decisión prejudicial

contenida en el proceso 11-IP-98, que define qué es distintivo pero no la condición de insuficientemente distintivo, requisito que en la nueva disposición, no lo es. La norma vigente en la actualidad no incluye el requisito de suficiente distintividad o insuficiente distintividad, que hacía parte de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, artículo 81; la legislación actual eliminó este requisito por antitécnico, puesto que para que una marca pueda ser registrada debe ser distintiva. 3.- La marca cuyo registro se solicita, formada por la combinación de colores está delimitada claramente por la forma de un cuadrado, por lo tanto, cumple con el requisito establecido en el literal e del artículo 134 de la Decisión 486, que establece que podrá constituir marca un color delimitado por una forma o una combinación de colores. 4.- Violación del artículo 135, literal b de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena. Sostiene el demandante que “la distintividad involucra dos conceptos, el de genericidad que es aquel según el cual el signo no debe ser la designación común o genérica del producto que el signo proyecta amparar y el de descriptividad según el cual el signo en solicitud de registro no puede ser la descripción del producto que se proyecta amparar, sus cualidades o sus funciones”. La figura que se pretende registrar como marca no representa gráficamente a ninguno de los productos de la clase 30, por tanto no se puede decir que es genérica. Tampoco es descriptiva de los mismos productos, ni de sus cualidades, ni de la forma de elaboración. b.- Contestación de la demanda.- La Superintendencia de Industria y Comercio aceptó como ciertos todos los

hechos de la demanda, pero solicitó no acceder a las pretensiones con los siguientes argumentos: 1.- El signo figurativo que se quiere registrar como marca carece de fuerza distintiva frente a los productos que pretende distinguir; la ausencia del elemento distintivo está establecida en el literal b) del artículo 135 de la decisión 486, como causal de irregistrabilidad. 2.- Agrega la Superintendencia de Industria y Comercio que la figura es tan débil y carente de distintividad que no logra una función diferenciadora de los mismos productos o servicios fabricados por otros competidores y carece de novedad. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO De acuerdo con los hechos y los argumentos esbozados por las partes en el proceso se puede determinar que el problema jurídico es: ¿carece de distintividad la figura que se pretende registrar como marca? Marco Normativo.- La sociedad demandante solicita que se declare la nulidad de las resoluciones anteriores por considerar que quebrantan los artículos 134, literal b y e, y 135 de la decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establecen: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos.

(…) e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “(…) b) Carezcan de distintividad”. En el caso que nos ocupa, la marca que se pretende registrar está formada por una combinación de dos colores y delimitada por la forma de un cuadrado. El literal e) del artículo 134 de la decisión 486 del Tribunal Andino de Justicia, establece que podrá constituir marca un color delimitado por una forma, o una combinación de colores. Lo anterior quiere decir que la figura que se pretende registrar cumple con el requisito establecido por la norma anteriormente citada. Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio considera que la marca, cuya inscripción se ha solicitado, carece de distintividad. Es necesario, entonces, analizar si la figura que se pretende registrar cumple con los elementos que determinan la distintividad de las marcas. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho que una marca es distintiva cuando permite identificar un producto respecto de otros del mercado, evitando confusión o engaño. El Tribunal Andino de Justicia, en el proceso 23-IP-1998, sostuvo que para determinar la distintividad de una figura es necesario analizar tres perspectivas: “La primera, referida a otros signos respecto de los cuales terceras personas gocen de exclusividad en el uso, v. gr. a título de marca, o de nombre comercial, obviamente teniendo en cuenta el alcance de las facultades del titular, en especial las que surgen de las reglas de especialidad y territorialidad con sus respectivas excepciones. Desde este punto de vista no podrá constituir marca un signo que en vez de diferenciarse de otro se

confunde con él. La segunda, en relación con los productos o servicios que se pretende identificar con el signo de que se trate. Dentro de esta segunda perspectiva se encuentran las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b), c), d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344. Y, la tercera, analizando el signo en sí mismo considerado”. De acuerdo con lo anterior, la marca se debe comparar con los productos que pretende amparar (distintividad intrínseca) y con los otros productos que están en el mercado (distintividad extrínseca), para poder determinar su distintividad. La marca que se pretende registrar para amparar productos de la clase 30, entre los cuales se encuentran: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. Es claro que la figura que se pretende registrar no es la designación usual, ni genérica de ninguno de los productos que se quieren amparar. Tampoco es posible considerar que la combinación del azul oscuro y el azul claro describan algunas de las características, de las calidades o de la cantidad de los productos de la clase 30. De acuerdo con lo anterior se puede afirmar que la figura escogida por la sociedad SOCIÉTE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. cumple con los elementos de genericidad y descriptividad que constituyen la distintividad intrínseca. El otro aspecto que hay que analizar es si la figura anterior se diferencia de otras

figuras protegidas por terceros para su uso exclusivo dentro del mercado. De la lectura de las resoluciones acusadas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se observa que durante el trámite de inscripción se haya presentado oposición alguna en contra de la marca que se pretendía registrar, lo que nos lleva a pensar que no existe algún producto en el mercado amparado con una figura similar o parecida a la escogida por la sociedad demandante. De otra parte, sostiene la Superintendencia de Industria y Comercio que la marca que ha solicitado registrar la sociedad demandante, es débil y carece de distintividad en cuanto no logra una función diferenciadora de los mismos productos o servicios fabricados por otros competidores y carece de novedad. Al respecto ha dicho el Tribunal Andino de Justicia: “En efecto si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva, el titular de este tipo de marcas no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa”. Según se desprende de lo anterior, se puede observar que la debilidad de la marca no es una causal de irregistrabilidad, y no lo es, porque esta clase de marcas posee la distintividad necesaria para ser susceptible de registro. Lo que ocurre es que cuando una marca, por cualquiera de las razones mencionadas

anteriormente, se convierte en lo que se ha denominado marca débil, el empresario no puede impedir que otras empresas utilicen signos que incluyan elementos similares a los que representan a sus productos. Para aplicar lo anterior al caso en cuestión, se puede decir que si la marca que se pretende registrar es una marca débil, la sociedad NESTLÉ no podrá impedir que otras personas utilicen el color azul claro y oscuro como complemento de sus marcas, pero si puede registrarla, porque tiene la distintividad necesaria para hacerlo, conforme a lo expresado en literal e del artículo 134 de la decisión 486 del Tribunal Andino de Justicia. La tesis anteriormente expresada, fue expuesta por el Honorable Consejo de Estado en sentencia 6482/03, cuando sostuvo: "INSTAFRUTA", como ya se dijo, es un término fantasioso y arbitrario, pues como tal no tiene un significado en la lengua castellana; es una marca evocativa o débil, entendida ésta como aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, evocándolo. En este tipo de marcas la originalidad y el carácter distintivo que en todo caso deben ostentar pierden alguna fuerza, pero conservan la necesaria para que sea viable su registro. En el presente caso esa debilidad se refleja directamente en que otros comerciantes de los productos de la Clase 32 podrán incluir en sus marcas las expresiones instantáneo y frutas, obviamente, de manera diferente a la que aquí se controvierte. En los signos compuestos por un conjunto de palabras puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras -cuándo se les considera

aisladamentedesaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca. Es claro, entonces, que la marca que se pretende registrar cumple con el requisito de distintividad, exigido por el literal b del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. Con respecto a la prohibición establecida en literal f) de la decisión 344, según la cual no se puede registrar como marca un color aisladamente considerado, el Tribunal Andino de Justicia ha manifestado en el proceso 23 IP-1998: Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra "delimitado por una forma específica", es decir que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando hace parte integrante de un signo tridimensional, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad, pues, v. gr., no por el hecho de que la forma usual del producto sea la que delimite al color de que se trate, puede afirmarse su registrabilidad. La norma en comento hace referencia a un "color aisladamente considerado" lo que implica, a contrario sensu, que si dos o más colores se disponen conjuntamente, pero no mezclados, pueden acceder al registro, pues en este caso no se estaría contrariando la finalidad que persigue la causal contenida en el citado literal f). Ciertamente, una marca compuesta de varios colores debe tener el mismo tratamiento que se ha dispuesto para los signos genéricos o descriptivos, y por tanto, si analizados en conjunto proporcionan distintividad pueden ser registrados

como marca. El anterior pronunciamiento refuerza la tesis planteada, en el sentido de que la marca que se pretende registrar, conformada por la combinación de dos colores y delimitada por la forma de un cuadrado, sí es distintiva y por lo tanto susceptible de registrabilidad, de acuerdo con la normatividad vigente. Por las anteriores razones esta Procuraduría Delegada considera que las pretensiones del actor están llamadas a prosperar y así lo solicita, muy respetuosamente, a esa Honorable Corporación se declare. De los Honorables Consejeros, ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES Procurador primero delegado ante el Consejo de Estado

RASV/JPAA