SIC - Concepto-12212614

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 12-212614- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 1

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicación radicada en esta Entidad con el número de la referencia, en los siguientes términos:

1. Consulta Se consulta sobre el tipo de protección legal que tienen los secretos empresariales, cuando se trata de transferir esa información por medio de una licencia, como parte de un contrato de franquicia.

2. Materia objeto de consulta Las facultades legales de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de competencia desleal, de acuerdo con el Decreto 4886 de 2011, son: (i) adoptar, en ejercicio de funciones jurisdiccionales las decisiones que correspondan en materia de competencia desleal (Superintendente Delegado Para Asuntos Jurisdiccionales ) y (ii) tramitar, de acuerdo con el procedimiento legalmente aplicable, las investigaciones administrativas de competencia desleal

(Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia). Teniendo en cuenta que la violación a secretos empresariales es una conducta considerada en nuestro país como acto de competencia desleal, tanto por la Ley 256 de 1996 como por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del marco de nuestras facultades en esa materia absolveremos su consulta brindándole información de carácter general que le sirva para tomar su

decisión empresarial. 2.1 Secreto empresarial De acuerdo con el artículo 260 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se considera secreto empresarial(l) cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida en que tal información sea: a) secreta, en el sentido de que, como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva. b) que tenga un valor comercial por ser secreta; y c) que haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta. Dicha información, según la norma, puede estar referida a la naturaleza, características, o finalidades de productos, métodos o procesos de producción o medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. El secreto empresarial también constituye una alternativa para proteger una invención que carece de alguno de los requisitos de patentabilidad descritos o que no quiere patentarse, siempre y cuando la información sobre el invento cumpla con las condiciones expuestas arriba. 2.2 Protección del secreto empresarial En nuestro ordenamiento jurídico diferentes disposiciones regulan actualmente el tema de los secretos industriales y comerciales y su protección: a) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial (Título XVI, Capítulo II, artículos 260 a 266) (2). b) Ley 256 de 1996, por la cual se dictaron normas sobre competencia desleal

(artículo 16) (3). c) Código Sustantivo del Trabajo, artículo 58, numeral 2. d) Código Penal, artículo 308. La protección del secreto empresarial perdura mientras se den las condiciones descritas en el artículo 260 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Así las cosas, un invento o cualquier información empresarial tendrá la protección por la vía del secreto empresarial y esa protección podrá tener una vigencia permanente en el tiempo, siempre que durante el transcurso del mismo conserve las condiciones mencionadas en la norma citada. La protección del secreto empresarial no requiere trámite alguno, pero quien detente el secreto debe tomar las medidas necesarias para evitar su divulgación. Al respecto, el literal c) del artículo 260 de la Decisión 486, si bien no establece una forma específica o particular de proteger el secreto, es clara al imponer a su poseedor la carga de adoptar los mecanismos que resulten razonables para evitar que la información sea de conocimiento general y para impedir un fácil acceso a la misma. Conforme a lo señalado, si una persona posee una información que reúna las características anotadas para considerarla secreto empresarial, y esta es divulgada, adquirida o usada de manera no autorizada, su propietario o titular podrán iniciar las acciones previstas en el Capítulo III del Título XVI del Ordenamiento Comunitario Andino, concordante con lo señalado en los artículos 20 y siguientes de la Ley 256 de 1996, y en el Código Penal Colombiano. 2.3 Acceso a secretos empresariales con motivo de una relación de trabajo, profesionales o de negocios De conformidad con el artículo 264 de la Decisión 486, la persona que detente el

secreto empresarial lo podrá transmitir o autorizar su uso a un tercero, bajo las condiciones de no divulgación(4). El acceso que terceros tienen a secretos empresariales en virtud de relaciones laborales, profesionales o de negocios, se reglamenta en el artículo 265 de la Decisión 486, y en el artículo 16 de la Ley 256 de 1996, así: Decisión 486, artículo 265. "Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que posea dicho secreto o de un usuario autorizado". Ley 256 de 1996, artículo 16. "Violación de secretos. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de algunas de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el artículo 18 de esta ley". De lo anterior puede concluirse que el poseedor del secreto empresarial debe informar sobre la confidencialidad de la información, advertir sobre el acceso a ella sólo en razón de los cargos o funciones, y, en consecuencia, advertir sobre la obligación de abstenerse de divulgarlo o revelarlo, todo sin perjuicio de adelantar las gestiones tendientes a la protección de la información. Una vez concluida la relación laboral, profesional o empresarial entre quien ejerce derechos sobre el secreto industrial y el depositario legítimo de la información

sobre el mismo, debe tenerse en cuenta que la protección del secreto industrial perdura mientras lo hagan también las condiciones establecidas en el artículo 260 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de tal manera que la terminación de un vínculo laboral o contractual no da por terminada la protección del secreto empresarial. Sin perjuicio de lo anterior, en la legislación laboral se prevé en el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo la obligación especial del trabajador de "no comunicar con terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente las cosas que sean de naturaleza reservada o Cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante las autoridades competentes". Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Notas de referencia (1) Para la doctrina, es el conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto. PACHÓN, Manuel. SÁNCHEZ AVILA, Zoraida. El Régimen Andino de la Propiedad Industrial. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. Bogotá 1995, página 181. (2) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 262.- "Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de

comercio por parte de terceros. Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial: "a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral; "b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor; "c) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos; "d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c); "e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo; "f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial; o, "Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos". (3) LEY 256 DE 1996, artículo 16. Violación de secretos. "Se considera desleal la

divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de algunas de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el artículo 18 de esta ley. "Tendrá así mismo la consideración de desleal, la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan. "Las acciones referentes a la violación de secretos procederán sin que para ello sea preciso que concurran los requisitos a que hace referencia el artículo 2o. de este ley". (4) DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 264. "Quien posea legítimamente un secreto empresarial podrá transmitir o autorizar el uso a un tercero. El tercero autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o autorizó el uso de dicho secreto. "En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos empresariales allí contenidos, siempre y cuando las mismas no sean contrarias a las normas sobre libre competencia". Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA