SIC - Sentencia Rad.14-163160 de 2015

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA SENTENCIAS IDENTIFICACIÓN No. de radicado: 14-163160

Fecha de la providencia: 12/02/15

Tipo de proceso: Proceso por competencia desleal e infracción a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): AZUL K S.A. Demandado(s): LUXURY GROUP S.A.S.

Juez: Gregory de Jesús Torregrosa Rebolledo

SÍNTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. La sociedad demandante AZUL K S.A. (en adelante “AZUL K”) manifestó que era titular de la marca mixta “SUPER RIEL” con certificado de registro No. 362447, la cual se encontraba registrada en las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza y con la cual se distinguían jabones en barra.

2. La sociedad accionante afirmó que la sociedad accionada LUXURY GROUP S.A.S. (en adelante “LUXURY”) comercializaba en el mercado un producto identificado con el signo “SUPER REAL”, el cual resultaba muy similar a la marca registrada por la activa.

3. AZUL K indicó que en distintas ocasiones se había intentado comunicar con LUXURY para requerirle que cesara el uso de la expresión “SUPER REAL”, que retirara los productos de mercado que estaban identificados con el dicho signo y que cerrara temporalmente los establecimientos de comercio mediante los cuales comercializaba los productos “SUPER

REAL”.

4. La sociedad accionante adujo que el comportamiento de la demandada constituía los actos desleales de desviación de clientela y de la violación a la prohibición general, contemplados en la Ley 256 de 1996.

TEMAS ACTO DESLEAL DE DESVIACIÓN DE CLIENTELA – Artículo 8 de la Ley 256 de 1996, no

configuración. La sociedad demandante AZUL K afirmó que la conducta desplegada por LUXURY configuraba los presupuestos del acto desleal de desviación de clientela previsto en el artículo 8 de la Ley 256 de 1996; no obstante, este despacho considera que no hay lugar a declarar como probada dicha conducta, en atención a las siguientes razones. En primer lugar, si bien en el presente asunto operó confesión en relación con algunos hechos formulados en el escrito de demanda, no se encontró demostrado en el presente asunto que existiera previamente una clientela que haya sido afectada o vulnerada; es decir, no se demostró que clientes habituales que adquirían el jabón “SÚPER RIEL” dejaran de comprarlo desde que entró al mercado el jabón “SUPER REAL” ofrecido por la demandada. Sobre el particular, el doctrinante Dionisio Manuel De la Cruz Camargo señala que: “Desviar implica apartar, alejar a alguien o algo del camino que seguía. Si comparamos esta conducta con los demás comportamientos que la ley colombiana estima desleales, la desviación de la clientela obliga a que para su tipificación se deba tener una referencia concreta del o de los clientes que se pudieron haber desviado o que efectivamente se hayan desviado del demandante hacia el demandado. Desde esta perspectiva, la desviación de la clientela es más estricta que todos los restantes actos desleales. Sobre estos no se requiere un efectivo desvío sino una mera potencialidad a que el comportamiento sea susceptible de engañar, confundir, desacreditar, etc. Mientras tanto, la tipificación del acto de desviación de clientela exige demostrar una

desviación concreta o dirigida hacia alguien en particular o, por lo menos, un conjunto determinable de clientes a desviar” (La Competencia Desleal en Colombia, un estudio sustantivo de la ley. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 2014. P. 33). Es decir, es deber del accionante demostrar cuál fue esa desviación concreta o dirigida a alguien en particular o a un conjunto determinable de personas. No obstante, del análisis en conjunto de los documentos que obran en el expediente no se logra evidenciar ese conjunto determinado o determinable de los clientes que fueron desviados con ocasión del producto de la parte demandada identificado con el signo “SUPER REAL”, sobre el cual se funda el acto desleal de desviación de clientela. En ese sentido, las pretensiones relacionadas con el acto desleal de desviación de clientela no serán acogidas por el despacho. ACTO DESLEAL DE VIOLACIÓN A LA PROHIBICIÓN GENERAL – Artículo 7 de la Ley 256 de 1996, configuración /INFRACCIÓN A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Literales a) y d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, configuración. El artículo 7 de la Ley 256 de 1996 dispone que: “Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial. En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales,

cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado”. En el caso bajo estudio, resulta contrario a la buena fe, a los usos honestos y al bueno ejercicio de las prácticas mercantiles que LUXURY pretenda cautivar una clientela presentando un producto con signos distintivos idénticos o muy similares a los de otro participante del mercado; en este caso, AZUL K. Lo anterior, teniendo en cuenta que en las pruebas allegadas al proceso se observa que la presentación del jabón “SUPER REAL” es muy similar -casi idénticaa la presentación del producto del demandante, el jabón “SUPER RIEL”. En consecuencia, advierte el despacho que la accionada está participando en el mercado en el que concurre con la demandante, mediante un producto que es muy similar o casi idéntico, lo cual tiene la potencialidad para llevar a confusión a los clientes con el producto del demandante, no solo por las similitudes fonéticas, sino también por su semejanza visual. Sumado a lo anterior, otro argumento jurídico para sostener que la demandada incurrió en el acto desleal bajo comento, es lo dispuesto en los literales a) y d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000; a saber: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los

servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confesión”. En el presente asunto, está demostrado -a partir de las certificaciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y allegadas por la demandanteque AZUL K es titular vigente de la marca “SUPER RIEL” con certificado de registro No. 362447, lo cual le otorga el derecho a que impedir que un tercero despliegue las conductas señaladas en el artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000. Así las cosas, al comparar el registro que ha concedido la identificación del jabón “SUPER RIEL”, el cual consiste en un fondo azul, con burbujas a los lados, ropa a un constado, entre otras, para identificar productos de las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, con el jabón “SUPER REAL” de la demandada, es posible concluir que LUXURY ha aplicado en sus productos un signo distintivo idéntico o muy semejante al del demandante. Al respecto, resulta contrario a la buena fe y al buen ejercicio del hombre de comercio presentar productos que se asemejen o sean idénticos a los de la competencia con el fin de posicionarse en el mercado. No obstante, es menester aclarar que competir en el mercado no está prohibido, de hecho, la

Constitución Política de Colombia en el artículo 333 señala que: “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. (…) La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. (…) El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”. Es decir, la libre competencia no está prohibida por el ordenamiento colombiano, lo que reprocha la ley es el uso de métodos ilegítimos e ilegales para concurrir en el mercado. Por otro lado, en lo que se refiere al literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, en el caso concreto está probado que el demandado utilizó un signo similar a la marca registrada “SUPER RIEL”, de titularidad de la sociedad demandante. Finalmente, uno de los argumentos de defensa presentados por la sociedad demandante fue que AZUL K quería impedir que otros competidores entraran en el mercado; no obstante, este despacho considera que no es de recibo esa apreciación, toda vez que (como se explicó) la competencia es válida, lo que no es permitido es que la demandada haya ingresado al mercado presentando sus productos de una manera casi idéntica a los de la demandante. Ahora bien, si a las consideraciones fácticas y jurídicas previamente señaladas se le suma una de carácter procesal; esto es, que en aplicación del artículo 432 del Código de Procedimiento

Civil, la inasistencia de la parte demandada conllevó a que se dieran por ciertos los hechos sobre los susceptibles de confesión y sobre los cuales se basan las pretensiones del demandante, para este despacho el camino procedente es acoger las pretensiones formuladas en la demanda con relación al acto de violación a la prohibición general previstas en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996. Así mismo, las medidas cautelares que se habían decretado en el marco del presente proceso se tornarán definitivas.

Elaboró: DMPS