SIC - Concepto-13010805

Bogotá D.C., 10

Asunto: Radicación: 13-010805- -00001-0000

Trámite: 113

Evento: 0

Actuación: 440

Folios: 11

Respetado(a) Señor (a): [Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012] Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Consulta "Solicito a esa oficina el concepto sobre la posibilidad de hacer registro de marca y patentar un producto desarrollado por (…), que aunque no es un producto tangible, sí es una idea innovadora para la fidelización de clientes y ventas a crédito, con un estudio especial y cuidadoso que la empresa enunciada está interesada en implementar.- Espero que de ser posible me informen el procedimiento, proceso y costos para proceder a inscribirlo con protección que la entidad hace sobre sus clientes y usuarios como lo establece la norma."

2. Materia objeto de consulta Absolveremos su consulta dentro del marco de nuestra competencia en materia de propiedad industrial, fijada mediante Decreto 4886 de 2011, como entidad administradora del sistema nacional de la propiedad industrial y ante la cual se tramitan y deciden solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, e inscripción de los actos que afecten la titularidad de los derechos de propiedad industrial sobre estos

bienes intelectuales. Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de julio de 2012. Por lo tanto, le manifestamos que nuestro concepto consistirá en darle información jurídica general pero útil sobre el tema de consulta, para que sirvan de elementos de juicio y tome usted la decisión sobre la actuación que va a seguir.

3. Protección de las creaciones intelectuales Las ideas o concepciones, como simples pensamientos o contenidos mentales que algún día se piensan materializar, como potencia, como capacidad de llegar a ser, no son protegibles por el régimen de propiedad intelectual (derecho de autor y propiedad industrial). Lo son las que llegan a materializarse en una entidad objetiva independiente de su creador, dotadas de valores artísticos, técnicos, industriales o mercantiles que pueden ser gozadas o utilizadas por todos, y que, además, cumplan los requisitos que cada legislación exige para su protección(l).

Se protegen, entonces, las creaciones intelectuales que la ley establezca, y en Colombia se hace a través de 2 disciplinas bien diferenciadas: (i) el derecho de autor, que tutela las aportaciones al mundo de la inteligencia y del arte, que promueven un goce intelectual o estético, y tiene como objeto de protección la forma de expresión de la creación literaria o artística, independientemente del mérito o destino de la obra; y (ii) la propiedad industrial, que se refiere a objetos utilizables por la técnica y por la

industria, que sirven a una determinada finalidad económica, y tiene por objeto de protección las nuevas creaciones (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados), los signos distintivos (marcas de fábrica o de comercio, nombre comercial, enseña comercial y denominaciones de origen) y los secretos empresariales(2). De la disciplina del derecho de autor, la entidad abanderada en Colombia es la Dirección Nacional de Derecho de Autor, quien tiene la función de diseño, dirección, administración y ejecución de las políticas gubernamentales en materia de derecho de autor y derechos conexos, asegurando la protección de los derechos de los autores y titulares de las obras literarias y artísticas, contribuyendo a la creación de una cultura de respeto por dichos derechos y fomentando un ambiente propicio para la creación y difusión de nuevas obras como expresión del desarrollo económico, artístico y cultural del país. Ante esta entidad se registran las obras literarias y artísticas. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene la función de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, que implica las especiales o específicas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y

autorizaciones de uso de denominaciones de origen. Igualmente, como se lo informamos arriba, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones jurisdiccionales frente a procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, en virtud del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promulgación, es decir, del 12 de julio de 2012.

4. Protección de métodos o sistemas de negocio Frente a la disciplina del derecho de autor, la doctrina de la Dirección Nacional de Derecho de Autor ha sido reiterada al manifestar que "un concepto, una idea, un modelo de administración o de negocio no son objeto de protección por parte del derecho de autor, pues como tal no constituyen obras literarias o artísticas. Ahora bien, la obra literaria o artística a través de la cual se expresa un concepto, una idea o un proyecto sí es objeto de protección por parte del régimen autoral.

De igual forma no son objeto de protección por parte del derecho de autor las ideas que se incorporan en las obras, o su contenido ideológico, conceptual o técnico." (...) Un 'modelo de administración' no es objeto de protección por parte del derecho de autor, pues como tal no constituye una obra artística o literaria. Ahora bien, el documento en el cual se describe el 'modelo de administración', por ejemplo, una tesis de grado, sí será susceptible de ser protegido por el régimen autoral, por ser una obra literaria, sin embargo, debe quedar claro que la protección se extenderá únicamente a la tesis entendida como una expresión literaria de su autor, en consecuencia no se podrá reivindicar ningún derecho sobre las ideas o conceptos que se incorporen en la tesis, como por ejemplo el modelo administrativo. "(3)

En materia de propiedad industrial, los métodos o sistema de negocio no son patentables, de acuerdo con la normativa aplicable, artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y tampoco pueden ser registrados como marca, pues lo que de acuerdo con el artículo 134 del mismo ordenamiento, se registran signos, que son señales o figuras que representan o sustituyen algo. A continuación, le informamos sobre el trámite a seguir para registrar una marca.

5. Trámite del registro de marca 5.1 Pasos previos a la presentación de la solicitud de registro 5.1.1 Escogencia del signo Para elegir una marca se debe tener en cuenta que el signo sea capaz de distinguir o individualizar en el mercado los productos o servicios que se quieren identificar con ella (carácter distintivo), que no contenga elementos que induzcan a error al consumidor sobre la clase de productos o servicios a los que se refiere o sobre la procedencia empresarial de los mismos y que no estén incursos en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por su forma, de acuerdo con la legislación aplicable en Colombia, las marcas pueden ser: nominativas (constituidas por un conjunto legible y pronunciable de letras, números, palabras o frases), figurativas (constituidas por una figura o signo visual de forma particular, totalmente impronunciable), mixtas (constituidas por elementos nominativos o verbales y gráficos), tridimensionales (consistente en lá forma de los productos, envases o empaques, con volumen que permita su percepción por el tacto), sonoras (integradas por un sonido o melodía) y olfativas (constituidas por un olor).

5.1.2. Ubicación en la clasificación internacional de bienes y servicios Clase en un término utilizado para referirse a ese grupo de productos o servicios que guardan relación entre sí, agrupados de acuerdo con una clasificación aceptada internacionalmente, denominada Clasificación Internacional de Niza, cuya décima versión es la que se encuentra vigente en Colombia. 5.1.3. Consulta de antecedentes marcarios Antes de presentar una solicitud de registro marcario se recomienda verificar y consultar si el signo se encuentra registrado o solicitado en esta Superintendencia, para lo cual usted puede optar por acceder a la información que reposa en nuestra página en Internet, por la siguiente ruta: www.sic.gov.co, Propiedad Industrial/Marcas y otros signos distintivos/Consulta de antecedentes marcarios. Igualmente, puede adelantar el trámite de solicitud de antecedentes marcarios, radicando la petición por ventanilla y por medio electrónico: (i) Por ventanilla (personalmente o por correo), puede radicar la solicitud en el piso 1 del Edificio Bochica, carrera 13 No. 27-00 de Bogotá, acreditando la consignación de la tarifa vigente para al año 2013, de acuerdo con la Resolución 173 de 2013: a) Si se trata de marcas nominativas o de la parte nominativa de una mixta, $30.000 pesos (hasta 7 páginas) + $5.000 por página adicional o $15.000 por clase adicional del mismo signo (hasta 7 páginas) y b) $30.000 por marca figurativa o parte gráfica de marca mixta + $11.000 por página adicional, y c) en la cuenta corriente 062754387 del Banco de Bogotá, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio,

código rentístico 01. También podrá radicar su formulario en las siguientes oficinas:

CADES Bogotá: CADE 30 Carrera 30 25-90 Módulo 37 Zona A

CADE Suba Calle 148 A 103 B-95 CADE Calle 13 Calle 13 37-35 Módulo 13 CADE Américas Av. Carrera 86 43-55 Sur Módulo 83

Otras ciudades: Barranquilla Carrera 57 79-10 Sede Supersociedades

Bucaramanga Calle 41 37-62 Sede Supersociedades Cali Calle 10 4-40 of. 201 Sede Supersociedades Cartagena Torre del Reloj Carrera 7 32-39 piso 2 Sede Supersociedades Cúcuta Avenida 0 (cero) A 21-14 Sede Supersociedades Manizales Calle 23 26-60 Sede Cámara de Comercio Medellín Calle 53 45-112 Piso 20 Edificio Colseguros (ii) Por el medio electrónico, siguiendo la siguiente ruta: www.sic.gov.co/¿Cuáles trámites puedo realizar en línea?/Radicación de servicios en línea. Recuerde que todos los trámites de los servicios relativos a la propiedad industrial que la Superintendencia de Industria y Comercio ofrezca a través de su sitio en Internet, como "radicación de servicios en línea" tendrá un descuento del 5% sobre la tasa del trámite correspondiente. La Resolución 173 de 2013 está disponible para su consulta por la siguiente ruta: www.sic.gov.co/Normatividad/Resoluciones 5.2 Documentos que deben acompañar la solicitud de registro marcario 5.2.1. Petitorio. Corresponde al Formulario Único de Registro de Signos Distintivos

(2010-F01), diligenciado. El formulario puede adquirirlo gratuitamente en la sede de la Superintendencia, piso 1 del Edificio Bochica, carrera 13 No. 27-00 de Bogotá o a través de nuestra página en Internet, ingresando por Propiedad Industrial/Marcas y otros signos distintivos/Marcas/El diligenciamiento del formulario correspondiente/Consultar formularios/PI01-F01 Registro de marcas y lemas comerciales. El formulario de solicitud y los anexos pueden presentarse en medio magnético (CD ROM o DVD ROM), digitalizados con una resolución mínima de 300 dpi y generados en formato PDF o TIFF, en su defecto. En todo caso, cuando se emplee este medio para la remisión de los anexos, el formulario de solicitud del trámite deberá ser presentado físicamente con el fin de que el solicitante pueda obtener copia del radicado emitido en la ventanilla donde se radique la solicitud. 5.2.2. Poder. Si actúa por intermedio de apoderado. El poder no requiere de presentación personal (Ley 1429 de 2010, artículo 42, artículo 167 del Decreto 19 de 2012 y punto 1.2.1.2 del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio). 5.2.3. Pago de la tasa de propiedad industrial. La tasa señalada para el registro de marca, vigente durante el año 2013, es de: (i) si no es micro o pequeña empresa (de acuerdo con la Ley 905 de 2004), $750.000, por clase y $375.000 por clase adicional; (ii) si es micro o pequeña empresa, $640.000 por clase y $320 por clase adicional; (iii)

si el solicitante es artesano certificado por Artesanías de Colombia, $50.000 (por la primera solicitud); (iv) si el solicitante, además, asistió a algún foro o evento impartido directamente por la Superintendencia de Industria y Comercio o a través de convenios interadministrativos de colaboración con entidades sin ánimo de lucro, dentro de los 2 meses anteriores a la presentación de la solicitud, se hará un descuento adicional del 25%. En caso de cumplir estas condiciones, para obtener este descuento sólo deberá diligenciar, además del formulario de solicitud de registro, el formulario PI01-F06, que puede obtener por la siguiente ruta electrónica: www.sic.gov.co/Propiedad Industrial/Marcas y otros signos distintivos/Formatos y tarifas de signos distintivos/PI01F06. Recuerde que todos los trámites de los servicios relativos a la propiedad industrial que la Superintendencia de Industria y Comercio ofrezca a través de su sitio en Internet, como "radicación de servicios en línea" tendrá un descuento del 5% sobre la tasa del trámite correspondiente. Si el trámite de radicación lo realiza personalmente por ventanilla, deberá presentar la copia del recibo de consignación debe presentarse ante la ventanilla de Pagaduría ubicada en el piso 1 del Edificio Bochica, carrera 13 No. 27-00 de Bogotá, en donde será reemplazado por un recibo oficial de caja que debe ir anexo a la solicitud de registro. Sobre el certificado de existencia y representación del solicitante es importante informarle que no se exigirá, en cumplimiento del artículo 167 del Decreto 19 de 2012, a menos que exista duda razonable acerca de la veracidad de cualquier indicación o

elemento contenido en la solicitud, caso en el cual será requerido de conformidad con el procedimiento legalmente establecido para ello. La presentación y radicación de estos documentos podrá realizarse por los medios anunciados para solicitar antecedentes marcarios. 5.3 Procedimiento de registro De conformidad con el Título VI, Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el procedimiento de registro marcario comprende las siguientes etapas: 5.3.1. Presentación de la solicitud de registro, reuniendo los requisitos contenidos en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486 del 2000, de acuerdo con las instrucciones del numeral anterior. 5.3.2. Admisión y asignación de la fecha de presentación, siempre y cuando la solicitud cumpla con los requisitos del artículo 140 de la Decisión 486. 5.3.3. Examen de los requisitos de forma, dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, según lo establecido en el artículo 144. En el evento en que la solicitud no cumpla con todos los requisitos de forma, se le dará al solicitante un plazo de 60 días para que los subsane. 5.3.4. Publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de conformidad con el artículo 145 de la Decisión 486 Andina, una vez reunidos los requisitos formales. 5.3.5. Presentación de oposiciones por parte de terceros interesados, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la publicación. 5.3.6. Examen de registrabilidad por parte de la superintendencia, una vez vencido el plazo establecido por el artículo 148 de la Decisión 486 Andina para presentar pruebas que soporten las oposiciones presentadas, o vencido el término de la publicación sin

que se hubieran presentado éstas. 5.3.7. Concesión o denegación del registro de la marca solicitada, por medio de resolución proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

6. Sistema multiclase de solicitud y registro de marca Con ocasión de la expedición del Decreto 19 de 2012, que entró a regir el 10 de enero de 2012, es posible hacer una solicitud multiclase para el registro de una marca. La norma es la siguiente: Artículo 168. "Sistema multiclase de solicitudes y registro de marcas. El registro de una marca podrá solicitarse en un sólo expedientes administrativo para distinguir productos y/o servicios comprendidos en diferentes clases de la

Clasificación Internacional de Niza. La inscripción de una o más transferencias o cesiones de derechos, en relación con marcas concedidas o en trámites, puede ser presentada en una sola solicitud, siempre que el cedente y cesionario sean los mismos en todos los trámites y se indiquen los números de expedientes o certificados correspondientes. Así mismo, en una sola solicitud también puede pedirse la inscripción de uno o más cambios de nombre, cambios de domicilio o de dirección y cualquier otro acto que afecte la titularidad del derecho, en relación con varias solicitudes en trámite o con varios derechos concedidos, siempre que se trate del miso titular o solicitante y se indiquen los números de los expedientes o certificados correspondientes. La Superintendencia de Industria y Comercio instruirá sobre los requisitos y trámites especiales que deban establecerse para la adopción del sistema descrito.". De acuerdo con lo anterior, una sola solicitud de registro de marca puede incluir las 45 clases de la Clasificación Internacional de Niza.

El sistema multiclase de registro en comparación con el sistema una marca una clase, tiene las siguientes ventajas: (i) la posibilidad de, mediante una sola actuación administrativa, obtener el registro una marca para identificar, si se quiere, todos los productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza; (ii) la posibilidad de acreditar, mediante un sólo certificado de registro, el derecho que se tiene al uso exclusivo de una marca, para identificar todos los productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza, si así lo quiere el solicitante; (iii) la reducción del riesgo de expedición de actos contradictorios; (iv) la reducción en el número de actos administrativos a expedir, por cuanto de 1 a 45 solicitudes de registro se podrían tramitar bajo una misma actuación administrativa y un solo expediente, lo que, a su vez, y (v) facilita al interesado la participación procesal y la vigilancia de las actuaciones administrativas, anteriores y posteriores al registro, pues bastará con estar pendiente de las surtidas en un solo expediente. En la Resolución 21447 del 11 de abril de 2012, expedida por esta Superintendencia, que hace parte del Título X de nuestra Circular Única, se instruyó para el cumplimiento de la norma arriba transcrita, así: "1.2.5.2 Solicitud multiclase La solicitud de registro de una marca o lema comercial podrá comprender productos y/o servicios incluidos en dos o más clases de la Clasificación Internacional de Niza; el solicitante deberá enlistar en orden de menor a mayor los productos y/o servicios por sus nombres, agrupándolos según la clase de la Clasificación Internacional de Niza. En virtud de lo establecido en los literales f) y g) del artículo 139 y del literal d)

del artículo 140 de la Decisión 486, la descripción de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de una marca debe indicar expresamente los productos o servicios a ser distinguidos con ella en el mercado. En consecuencia, se debe indicar el nombre de los productos y/o servicios a ser distinguidos con la marca, de tal manera que se indique claramente el tipo de productos o servicios, y que sea posible que cada producto o servicio esté clasificado en una sola clase de la Clasificación Internacional del Niza. Si no se hace indicación de la cobertura de la marca de la manera arriba indicada, la Superintendencia requerirá al solicitante de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Decisión 486. Cuando el requerimiento verse sobre unos productos o servicios de una o varias clases incluidas en la solicitud, pero no respecto de todas ellas, y no sea respondido, se declarará el abandono sólo respecto de la clase o clases afectadas por el requerimiento. Cuando se presente oposición a una solicitud de registro multiclase, el opositor deberá precisar los productos y/o servicios y las clases respectivas contra los cuales se dirige la mencionada oposición. El registro de una marca en varias clases de productos y/o servicios que haya sido tramitado bajo un único expediente de solicitud multiclase tendrá un sólo número de certificado. La solicitud multiclase de registro de un lema comercial deberá comprender los mismos productos y servicios cubiertos por la marca multiclase a la cual va asociado, o podrá comprender menos productos y servicios cubiertos por la marca multiclase a la cual va asociado siempre y cuando correspondan con los que ésta ampara, y se pagará la misma tasa establecida para las solicitudes multiclase de registro de marcas de productos y servicios."

Tasas aplicables a las solicitudes de registro de marcas multiclase La Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución 173 de 2013, estableció las siguientes tasas, aplicables a los trámites de registro de marcas multiclase, a la que puede acceder por la siguiente ruta electrónica: www.sic.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resolución 173 de 2013: "1.1.2.4 Solicitudes internacional - Protocolo de Madrid 1.1.2.4.1. Transmisión, certificación y envío de solicitudes internacionales a la OMPI conforme al Protocolo de Madrid $60.000 1.1.2.4.2. Solicitud de" transformación hasta antes de la decisión final $375.000 1.1.2.4.3. Solicitud de transformación de un registro $100.000 1.1.2.4.4. Inscripción de sustitución del registro nacional en internacional $20.000" Estos trámites y solicitudes que realice en línea por nuestro portal www.sic.gov.co Propiedad industrial/Marcas/Radicar solicitud con pago electrónico, tendrán un descuento adicional del 5%. Las inquietudes sobre los datos del formulario de solicitud de registro de marca, incluido el referente a la clasificación de los productos o servicios que pretendan identificarse con ella, puede absolverlas comunicándose con nuestro contact center al 5920400, línea gratuita nacional 018000-910165. Finalmente, le manifestamos que la registrabilidad de cualquier marca estará sujeta al cumplimiento de los requisitos generales de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, evaluación que en cada caso particular, signo por signo, corresponderá al examinador de la solicitud de registro. Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las

normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co. Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Claudia Bohórquez

Revisó: William Burgos

Aprobó: William Burgos Notas de referencia: (1) BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas, 1978, página 44. (2) Ibídem, página 75 a 77.

(3) DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR, concepto 1-2010-4283.