SIC - Sentencia Rad.16-82910 de 2017

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA SENTENCIAS IDENTIFICACIÓN No. de radicado: 16-82910

Fecha de la providencia: 01/11/17

Tipo de proceso: Proceso por competencia desleal e infracción a derechos de propiedad industrial

Demandante(s): FAUSTO SAENZ ORJUELA

Demandado(s): FEDERICO DÍAZ QUINTERO Y OTROS

Juez: Gregory de Jesús Torregrosa Rebolledo TEMAS EXISTENCIA DEL DERECHO/ LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – Artículo 238 de la Decisión Andina 486 de 2000, acreditación.

De acuerdo con el artículo 238 de la Decisión Andina 486 de 2000: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho”. En el presente caso, el demandado acreditó ser titular de la marca mixta “U INGRESE A LA UNIVERSIDAD” con certificado de registro No. 449794, para identificar servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, se encuentra legitimada para iniciar la acción por infracción a derechos de propiedad industrial, objeto del presente asunto. INFRACCIÓN A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – Artículos 134, 154 y 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, no configuración/ EXCEPCIÓN DE PRIMER USO NOMBRE COMERCIAL – Artículos 190 y 191 de la Decisión Andina 486 de 2000, prosperidad. El artículo 134 de la Decisión Andina 486 de 2000 dispone que: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para

distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”. Por otro lado, el artículo 154 del mismo cuerpo normativo establece que “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la comunidad Andina (Proceso 04-IP-1994) señaló que: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. Adicionalmente, el artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000 establece una serie de comportamientos a través de los cuales se considera que terceros hacen usos no autorizados y, en consecuencia, incurren en infracción a derechos de propiedad industrial. Por su parte, en lo que respecta al nombre comercial, es pertinente indicar que según los artículos 190 y 191 de la Decisión 486 de 2000: “Artículo 190. Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede

constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir” “Artículo 191. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”. El nombre y la enseña comercial están concebidos en el ordenamiento jurídico como importantes figuras en el campo económico de los negocios, especialmente el de los activos intangibles ya que sirven para que consumidores o usuarios de determinada actividad mercantil o establecimiento de comercio lo asocien con la calidad o confiabilidad de un específico empresario, quien ha logrado su identidad con el signo gracias al uso que hace del mismo en el mercado y del esfuerzo que ha puesto para lograr su posicionamiento. Por tal razón, la Decisión Andina 486 de 2000, a partir del artículo 190 estableció la protección del nombre comercial como bien inmaterial que sirve para identificar una empresa o una actividad económica, el cual debe protegerse siempre y cuando se esté usando en el comercio y que reúna las características de ser personal, público, ostensible y continuo. En el caso concreto, la marca “U INGRESE A LA UNIVERSIDAD” fue concedida el 30 de agosto de

2011. Sin embargo, no se puede perder de vista que la parte demandada viene utilizando el nombre comercial “U INGRESE A LA UNIVERSIDAD” -según el registro en Cámara de Comercio aportadodesde el año 2006 , además, que existen soportes documentales que acreditan su

uso público, personal, ostensible y continuo desde el año 2011; es decir, antes de la concesión de la marca. Específicamente, se allegó una certificación emitida por la contadora SHIRLEY PAOLA DÍAZ SUÁREZ en la cual señala la cantidad de estudiantes matriculados año tras año en el establecimiento de la demandada desde el 2006 hasta el 2015, sumado a los ingresos generados por esas vinculaciones. Dicha certificación fue emitida 16 de enero de 2017 con destino a la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo anterior también se encuentra sustentando en abundante material probatorio, por ejemplo, un recibo de caja donde se identifica la expresión “U INGRESE A LA UNIVERSIDAD” con fecha de 14 de marzo de 2011, fotografías, piezas publicitarias, entre otras, lo cual permite tener por cierto al despacho que en todos estos años ha ingresado dinero como consecuencia de la actividad económica desarrollada por la parte demandada bajo la expresión “U INGRESE A LA

UNIVERSIDAD”.

Lo anterior da cuenta de que los demandados son titulares del nombre comercial “U INGRESE A LA UNIVERSIDAD” para identificar una actividad económica consistente en la prestación del servicio de educación no formal a través de establecimientos de comercio. Es decir, se ha hecho uso de la aludida expresión en el comercio, reuniendo las características de ser un primer uso personal, público, ostensible y continuo. Ciertamente, las documentales muestran que la parte demandada ha utilizado la expresión “U INGRESE A LA UNIVERSIDAD”, por lo menos, desde el año 2006, momento en que dio apertura al establecimiento de comercio denominado de esa forma. Este uso ha sido personal, toda vez que los demandados lo han realizado a través de la sociedad PROYECTAR CENTRO DE

INFORMACIÓN EMPRESARIAL EU (ahora denominada INSTITUTO INGRESE A LA UNIVERSIDAD EU) de su propiedad. Adicionalmente, ha sido público en tanto que ha transferido la esfera personal de los demandados y se demostró que desde el año 2006 esa actividad comenzó a prestarse al atender 105 estudiantes, los cuales han contratado con esa institución educativa no formal, hasta llegar en 2015 a tener vinculados 593 estudiantes. Dicho uso también ha sido ostensible, en el sentido de que ha trascendido hasta la esfera del mercado, estando a la disposición y a la vista de las personas que asisten a sus establecimientos y reciben los servicios continuos de educación no formal que ofrecen. Finalmente, ha sido continuo en la medida en que no ha tenido interrupción en el tiempo desde el momento en que se ha realizado; es decir, desde el año 2006. En síntesis, el señor FAUSTO SAENZ ORJUELA tiene la titularidad de la marca “U INGRESE A LA UNIVERSIDAD” para distinguir servicios de educación no formal desde el 30 de agosto de 2011 y, de otro lado, los demandados a través de la sociedad “PROYECTAR CENTRO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL EU” (ahora INSTITUTO INGRSE A LA UNIVERSIDAD EU”) son titulares del nombre comercial “U INGRESE A LA UNIVERSIDAD” debido al uso que han hecho de ese signo desde el año 2006. En ese sentido, habiéndose demostrado un primer uso por parte de los demandados; es decir, un uso anterior a la fecha en la que el demandante adquirió los derechos sobre la marca que hoy pretende proteger, los demandados tienen un derecho que debe prevalecer sobre la marca registrada del accionante.

En efecto, la Decisión Andina 486 de 2000 es muy clara en el artículo 191 al dejar establecido que el uso de un nombre comercial otorga derechos de exclusiva sobre el mismo y siendo exclusivo no puede haber otro derecho de propiedad industrial similar o idéntico pues si el sistema lo permitiera, propiciaría lo que justamente pretende evitar y es la confusión entre los consumidores. El sistema registral pretende evitar que existan en el mercado dos signos similares o idénticos y por ello no permite que se registre una marca si previamente existe un nombre comercial; sin embargo, si las circunstancias han llevado a que en todo caso la marca se registre (por ejemplo por falta de oposición del titular del nombre comercial), la Decisión Andina 486 de 2000 también permite corregir dicha situación, haciendo prevalecer el derecho que tiene quien ha hecho el primer uso, tal como se ha puesto de presente en el presente caso. De manera que, sobre la base de las anteriores consideraciones, al encontrarse probado el uso por parte de los demandados de la expresión “U INGRESE A LA UNIVERSIDAD” desde el año 2006 de manera pública, personal, ostensible y continua, mientras que el derecho del demandante solo fue adquirido en el año 2011, se debe concluir que el derecho de los demandados debe prevalecer sobre el derecho marcario del demandante y, por esa razón, no se configura la infracción marcaria alegada por la demandante.

ACTO DESLELAL DE DESVIACIÓN DE CLIENTELA/ ACTO DESLEAL DE CONFUSIÓN/ ACTO

DESLEAL DE VIOLACIÓN DE LA PROHIBICIÓN GENERAL – No configuración.

Frente a los actos o conductas de competencia desleal alegadas por el demandante, es

necesario aclarar que todas estaban fundamentadas a partir de la presunta infracción marcaria en la que habrían incurrido los demandados. Sin embargo, como ya se explicó, en el presente asunto no se configuró una infracción a los derechos de propiedad industrial del señor FAUSTO

SAENZ ORJUELA.

Así las cosas, no se advierte que los demandados incurrieran en actos desleales de desviación de clientela, toda vez que la migración de la clientela debe obedecer a una conducta tramposa e ilegal. Sin embargo, en este caso la parte demandada no incurrió en comportamientos de dicha índole pues hacen uso de su nombre y enseña comercial “U INGRESE A LA UNIVERSIDAD” de manera legítima. Por otro lado, el acto desleal de confusión tampoco se configura, teniendo en cuenta que la forma en que se presentan los demandados en el mercado no transgrede los derechos de propiedad industrial del accionante, pues hace uso de la expresión a título de nombre comercial, con anterioridad a la concesión del registro de la marca del demandante. Además, no obra en el expediente una prueba que demuestre que, a pesar de que la marca fue concedida con posterioridad al uso del nombre comercial el derecho del accionante debe prevalecer, pues toda su argumentación se centró en un análisis de tipo marcario, pero no mencionó el nombre o la enseña comercial de la parte accionada. Finalmente, no advierte el despacho que pueda haber una violación a la prohibición general prevista en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996 pues la parte pasiva no ha obrado de mala fe ni contra derecho, sino ejerciendo su derecho legítimo sobre el nombre comercial ya mencionado. Sobre la base de lo expuesto, se negarán todas las pretensiones formuladas en el escrito de la demanda y se levantarán las medidas cautelares que fueron decretadas en el marco del presente proceso.

Elaboró: DMPS