CAN - Dictamen 01 de 2011

DICTAMEN Nº 01-2011

DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA Conforme al artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Sobre el reclamo de la empresa Fumakilla Limited por supuesto incumplimiento de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” por parte de la República del Perú (a través de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI), al no requerirle la división de su solicitud de patente de invención, y al no notificarle en forma oportuna el Informe Técnico AVB 002-2008/B, a partir del cual el examinador externo del INDECOPI concluyó que ciertas reivindicaciones de su solicitud no cumplían con el requisito de unidad de invención. Lima, 17 de octubre de 2011

I. RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROCESALES

1. Con fecha 14 de junio de 2010, la empresa Fumakilla Limited, de la República de Japón (en adelante “La Reclamante”), presentó un reclamo contra la República del Perú, al amparo de lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por el posible incumplimiento de los artículos 36 (segundo párrafo) y 45 de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, bajo la consideración de que la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) del Instituto Nacional de

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) habría incumplido con su obligación de requerirle la división de su solicitud de patente de invención (lo cual le habría impedido iniciar una solicitud fraccionaria por las reivindicaciones rechazadas por la autoridad administrativa nacional), y de notificarle en forma oportuna el Informe Técnico AVB 002-2008/B, a partir del cual el examinador externo del INDECOPI concluyó que ciertas reivindicaciones de su solicitud no cumplían con el requisito de unidad de invención.

2. Mediante comunicaciones SG-F/E.1.1/728/2010 y SG-X/E.1.1/492/2010, de fecha 30 de junio de 2010 –dirigidas al Gobierno del Perú y a los demás Países Miembros, respectivamente– la Secretaría General de la Comunidad Andina (en adelante, la Secretaría General), informó la admisión del reclamo presentado, dio traslado del mismo y comunicó la concesión de un plazo de treinta (30) días calendario para la presentación de la contestación correspondiente, y para la remisión de los elementos de información pertinentes, respectivamente. Dicha actuación fue puesta en conocimiento de La Reclamante, a través de comunicación SG-F/E.1.1/728/2010, también de la misma fecha.

3. Con fecha 7 de julio de 2010, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la

República del Perú (en adelante MINCETUR) solicitó, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 16 de la Decisión 623 y 29 de la Decisión 425, se le conceda prórroga máxima del plazo concedido para dar contestación al reclamo, con el objeto de remitir a la Secretaría General mayor información y elementos de juicio, los mismos que habían sido solicitados al

INDECOPI.

4. El día 20 de julio de 2010, la Secretaría General puso en conocimiento de las partes intervinientes en el procedimiento: (i) el otorgamiento de la prórroga máxima contemplada por ley al Gobierno del Perú (30 días calendario) para la contestación del reclamo presentado; y, (ii) la convocatoria a una reunión facilitadora programada para el día 26 dejulio de 2010, a horas 15:30 p.m., ello en atención al pedido formulado por la empresa Fumakilla Limited en su escrito de reclamo. Esta información fue remitida a la República del Perú y a los demás Países Miembros a través de comunicaciones SG-F/E.1.1/805/2010 y SG-X/E.1.1/556/2010 respectivamente, así como a La Reclamante mediante comunicación

SG-F/E.1.1/806/2010.

5. Mediante comunicación de fecha 26 de julio de 2010, La Reclamante puso en conocimiento de esta Secretaría General, su imposibilidad de asistir a la reunión facilitadora convocada para esa misma fecha, 26 de julio de 2010. De manera similar, mediante

facsímil N° 164-2010-MINCETUR/VMCE/DNINCI, también de fecha 26 de julio de 2010, el Gobierno de Perú informó a esta Secretaría General su imposibilidad de atender la citada reunión facilitadora.

6. Mediante facsímil N° 170-2010-MINCETUR/VMCE, de fecha 23 de agosto de 2010, la República del Perú remitió su contestación, presentando sus descargos y solicitando que el reclamo sea declarado “no a lugar” en todos sus extremos. Dicha contestación fue puesta en conocimiento de los Países Miembros y La Reclamante a través de comunicaciones SGX/E.1.1/644/2010 y SG-F/E.1.1/937/2010, de fecha 27 de agosto de 2010.

7. Con fecha 2 de setiembre de 2010, La Reclamante remitió un escrito por el cual da réplica a los argumentos formulados por el Gobierno de Perú en su escrito de contestación.

Dicha actuación fue puesta en conocimiento de los Países Miembros a través de comunicación SG-X/E.1.1/667/2010, de fecha 7 de setiembre de 2010.

8. Mediante fax N° 145, de fecha 6 de setiembre de 2010, el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración del Estado Plurinacional de Bolivia remitió el Informe INF/DPI/PAT/2010-0016 2010-12657 del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

(SENAPI), con algunos comentarios y consideraciones respecto al caso en cuestión. Dicho escrito fue puesto en conocimiento de La Reclamante y los demás Países Miembros a través de comunicaciones SG-F/E.1.1/990/2010 y SG-X/E.1.1/684/2010, de fecha 7 y 10 de setiembre de 2010, respectivamente.

9. Mediante comunicación de fecha 20 de setiembre de 2010, La Reclamante presentó un escrito adicional, adjuntando copia de la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el marco del Proceso 63-IP-2010.

10. Mediante facsímil N° 204-2010-MINCETUR/VMCE, remitido el día 12 de octubre de 2010, el Gobierno de Perú formuló algunas precisiones al escrito presentado por La Reclamante el día 2 de setiembre de 2010.

II. IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS Y DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA Según lo señalado por La Reclamante, la conducta que refiere como un incumplimiento por parte de la República del Perú consistiría en que la Dirección de Invenciones y Nuevas

Tecnologías del INDECOPI, no habría cumplido con: (i) requerirle la división de su solicitud de patente de invención, lo cual le habría imposibilitado iniciar una solicitud fraccionaria por las reivindicaciones 11 a 30 rechazadas en el Informe Técnico AVB 002-2008/B (supuesto que implicaría un incumplimiento del segundo párrafo del artículo 36 de la Decisión 486); y,

rechazadas en el Informe Técnico AVB 002-2008/B (supuesto que implicaría un incumplimiento del segundo párrafo del artículo 36 de la Decisión 486); y, (ii) notificarle en forma oportuna el Informe Técnico AVB 002-2008/B, a partir del cual el examinador externo del INDECOPI concluyó que las reivindicaciones 11 a 30 de su 2solicitud no cumplían con el requisito de unidad de invención (lo cual habría generado un incumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486).

III. ARGUMENTOS DE LOS PAÍSES MIEMBROS Y OTRAS PARTES INTERESADAS

A. Argumentos de la Parte reclamante, FUMAKILLA LIMITED Señala La Reclamante que, con fecha 3 de enero de 2005, presentó ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, una solicitud para la concesión de patente de invención, bajo el título “aparato difusor de químico tipo soplador y cartucho de químico y cuerpo impregnado con químico usado para el mismo campo técnico”, el cual fue tramitado bajo número de expediente N° 000027-2005/OIN.

Posteriormente, con fecha 15 de agosto de 2008, la DIN del INDECOPI le notificó el Informe Técnico N° AVB 002-2008, mediante el cual se le informó, entre otras conclusiones, que las reivindicaciones 11 a 35 de su solicitud no cumplían con el requisito de unidad de invención (artículo 25 de la Decisión 486), razón por la cual le requirió presentar los argumentos y aclaraciones pertinentes dentro del plazo de sesenta días hábiles.

de unidad de invención (artículo 25 de la Decisión 486), razón por la cual le requirió presentar los argumentos y aclaraciones pertinentes dentro del plazo de sesenta días hábiles. Mediante escrito de fecha 19 de diciembre de 2008, La Reclamante cumplió con responder el citado informe técnico, ofreciendo argumentos destinados a demostrar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, así como un nuevo pliego de reivindicaciones. Con fecha 17 de julio de 2009, la DIN del INDECOPI notificó a La Reclamante el Informe Técnico AVB N° 002-2008/A, mediante el cual se le informó que las reivindicaciones 6 a 20 no cumplían con el requisito de unidad de invención antes citado. Asimismo, y de manera similar a lo sucedido en el informe anterior, dicha autoridad administrativa le requirió presentar los argumentos y aclaraciones pertinentes dentro del plazo de sesenta días hábiles, a efectos de poder resolver el otorgamiento o no de la patente solicitada. Mediante escrito de fecha 25 de noviembre de 2009, La Reclamante cumplió con absolver el citado requerimiento, ofreciendo argumentos destinados a demostrar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, así como un nuevo pliego de 30 reivindicaciones. Finalmente, el 11 de enero de 2010, La Reclamante fue notificada con la Resolución N° 001826-2009/DIN-INDECOPI, así como con el Informe Técnico AVB 002-2008/B. En dicha

resolución, la DIN dispuso otorgar patente de invención para “un aparato difusor de químico tipo soplador”, por un plazo de veinte (20) años, contados desde el 3 de enero de 2005 (fecha de presentación de la solicitud), “aprobándose las reivindicaciones 1 a 10 que corren a fojas 530 a 535 del expediente”.1 Cabe señalar que en el acápite 2.3 de la citada Resolución N° 001826-2009/DININDECOPI, la DIN señaló: “Atendiendo al análisis efectuado y a lo dispuesto por el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el presente caso, corresponde conceder parcialmente la patente solicitada para las reivindicaciones 1 a 10 que cumplen con los requisitos de patentabilidad, según las conclusiones del Informe Técnico AVB 0022008/B; debiendo denegarse las reivindicaciones 11 a 30 que no cumplen con el requisito de unidad de invención establecido en el artículo 25 del texto legal acotado”. 1 Página 7 de la Resolución N° 001826-2009/DIN-INDECOPI, de fecha 30 de diciembre de 2009. 3De lo anterior, se desprende –según La Reclamante– que la DIN del INDECOPI habría incumplido los artículos 36, segundo párrafo, y 45 de la Decisión 486 debido a que: (i) no le requirió dividir la solicitud materia del expediente N° 000027-2005/OIN, y menos aún, iniciar la solicitud fraccionaria por las reivindicaciones 11 a 30; y, (ii) no cumplió con notificarle en forma oportuna el Informe Técnico AVB 002-2008/B. Como consecuencia de ello

la solicitud fraccionaria por las reivindicaciones 11 a 30; y, (ii) no cumplió con notificarle en forma oportuna el Informe Técnico AVB 002-2008/B. Como consecuencia de ello –señalan– en la Resolución N° 001826-2009/DIN-INDECOPI, se habría variado el nombre de la patente solicitada, de un “aparato difusor de químico tipo soplador y cartucho de químico y cuerpo impregnado con químico usado para el mismo campo técnico” a “un aparato difusor de químico tipo soplador”, lo cual no había sido materia de su solicitud.

B. Argumentos de la Parte reclamada, la República del Perú La República del Perú, en su contestación de fecha 23 de agosto de 2010, solicita a la Secretaría General “se sirva tener por contestado, dentro del plazo establecido, el reclamo presentado por la empresa Fumakilla Limited, declarándolo NO A LUGAR en todos sus extremos al momento de expedir su pronunciamiento”;2 ello a tenor de los siguientes argumentos: En primer lugar, señala que el segundo párrafo del artículo 36 de la Decisión 486 contiene una facultad discrecional de la DIN –más no una obligación legal– de requerir al solicitante que presente una división de su solicitud de patente en caso existan objeciones relativas a la unidad de invención. Afirma, además, que de acuerdo al primer párrafo de la norma en

cuestión, es el solicitante quien tiene la facultad de dividir la solicitud de considerarlo conveniente, lo cual no ha ocurrido en el presente caso (ello a pesar que los informes técnicos AVB 002-2008 y AVB 002-2008/A emitidos durante el procedimiento contenían objeciones por falta de unidad de invención, situación que era conocida por La Reclamante). Citan, para sustentar dichas afirmaciones, jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia.3 Respecto al supuesto incumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486, señala que dicha norma establece como obligación de la autoridad administrativa notificar al solicitante una única vez, en casos en los que luego del análisis de fondo surja alguna objeción o impedimento para otorgar la patente. Afirma, además, que el notificar dos o más veces es una facultad discrecional de dicha autoridad, la cual dependerá de cada caso en concreto, cuando ello sea necesario para el examen de patentabilidad.4 Señala, además, que dado que La Reclamante no cumplió con subsanar satisfactoriamente las objeciones de unidad de invención formuladas sobre algunas reivindicaciones, la DIN dispuso que se emita la Resolución N° 1826-2009/DIN-INDECOPI, concediendo parcialmente la patente sobre la base del Informe Técnico N° AVB 002-2008/B. Concluye 2 Página 6 del escrito de contestación al reclamo presentado por la República del Perú. 3 Por ejemplo, el Proceso 156-IP-2006 (G.O.A.C. N° 1468 del 22 de febrero de 2007) en el cual el Tribunal Andino señaló: “… el solicitante podrá en cualquier momento del trámite dividir su solicitud

3 Por ejemplo, el Proceso 156-IP-2006 (G.O.A.C. N° 1468 del 22 de febrero de 2007) en el cual el Tribunal Andino señaló: “… el solicitante podrá en cualquier momento del trámite dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá ampliar la divulgación contenida en la solicitud inicial. Asimismo, la oficina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliere con el requisito de unidad de invención, ya referido”. 4 A fin de ahondar en ello, hacen referencia a la interpretación prejudicial llevada a cabo en el Proceso 197-IP-2007 (G.O.A.C. N° 1612 del 24 de abril de 2008), en el cual el Tribunal Andino señaló: “La oficina en referencia podrá juzgar que la invención no es patentable por no cumplir los requisitos sustanciales aplicables, o por encontrarse incursa en una prohibición de patentamiento, y así lo notificará al solicitante, quien deberá responder dentro del lapso de los sesenta días siguientes a la notificación, lapso prorrogable por treinta días más. De no haber respuesta oportuna, o de subsistir los impedimentos para la concesión de la patente, la oficina nacional la denegará”. 4por tanto, que la tramitación del procedimiento se ha enmarcado dentro de lo establecido en la Decisión 486 para el registro de solicitudes de patentes de invención. Finalmente, señala que La Reclamante estaría intentando desnaturalizar la acción de incumplimiento, ya que a través del presente reclamo estaría buscando que se “ reemplace los mecanismos administrativos y jurisdiccionales internos destinados a dirimir

incumplimiento, ya que a través del presente reclamo estaría buscando que se “ reemplace los mecanismos administrativos y jurisdiccionales internos destinados a dirimir controversias que involucren intereses particulares ”.5 En ese sentido, hace hincapié en lo señalado por el Tribunal Andino de Justicia, respecto a la naturaleza de la referida acción: “… si bien la acción de incumplimiento puede ser ejercida sobre la base de la expedición de actos administrativos nacionales contrarios a la normativa comunitaria, su ejercicio en este caso no puede confundirse con el trámite de un procedimiento de revisión de legalidad de tales actos administrativos a cargo de los jueces nacionales”.6

C. Argumentos del Estado Plurinacional de Bolivia7

De acuerdo a lo señalado por el Estado Plurinacional de Bolivia en el Informe INF/DPI/PAT/2010-0016 2010-12657 elaborado por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), el artículo 36 de la Decisión 486 es claro al afirmar que la Oficina Nacional de cada país “podrá” requerir al solicitante de una patente de invención, que divida su solicitud. Esto –señala– puede tomarse como una facultad potestativa de cada Oficina Nacional, mas no como una obligación; por ello, la DIN del INDECOPI no habría incurrido en incumplimiento de este artículo. Respecto al posible incumplimiento del artículo 45 de la norma bajo análisis, dicho País Miembro señala: “El artículo precedente [artículo 45], señala claramente que la Oficina Nacional

notificará al solicitante cuando encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la Decisión 486 para la concesión de la patente, para que el solicitante responda a este en el plazo de sesenta días prorrogable a otros 30 días a solicitud de parte, ya sea aclarando, argumentando o complementando su solicitud. En el caso presente la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI notificó legalmente dos veces a la compañía Fumakilla Limited con los informes técnicos AVB 002-2008 y N° AVB 002-2008/A aplicando correctamente lo dispuesto en el párrafo primero del art. 45 de la Decisión 486 de la CAN, para que finalmente notifique a la compañía Fumakilla Limited con el Informe Técnico N° AVB 002-2008/B (respaldo de la resolución emitida) y la Resolución N° 001826-2009/OIN-INDECOPI, aplicando lo estipulado en el párrafo tercero del art. 45 de la Decisión 486 que indica “… si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión la oficina nacional competente denegará la patente”. Por lo que se considera que tampoco hubo infracción a este artículo por parte de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del

INDECOPI”.8

5 Página 5 del escrito de contestación al reclamo presentado por la República del Perú. 6 Proceso 127-AI-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1294 del 8 de febrero de 2006. 7 Nótese que el reclamo presentado por Fumakilla Limited fue notificado al Estado Plurinacional de

6 Proceso 127-AI-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1294 del 8 de febrero de 2006. 7 Nótese que el reclamo presentado por Fumakilla Limited fue notificado al Estado Plurinacional de Bolivia el 5 de julio de 2010, otorgándosele a dicho País Miembro un plazo de treinta (30) días calendario para presentar los elementos de información que pudiese considerar pertinentes. Dado que sus comentarios fueron remitidos el 6 de setiembre de 2010, éstos, al tener el carácter de extemporáneos, no serán tomados en cuenta al momento de resolver la presente controversia. 8 Páginas 3 y 4 del Informe INF/DPI/PAT/2010-0016 2010-12657.

5IV. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LAS PARTES

A. Sobre el posible incumplimiento de los artículos 36 (segundo párrafo) y 45 de la

Decisión 486 Tal como fuera mencionado por el Tribunal Andino de Justicia, 9 la obligatoriedad del orden jurídico de la Comunidad Andina, tanto de rango fundamental como de rango derivado, entraña la prohibición para los Países Miembros de adoptar unilateralmente medidas contrarias o incompatibles que pongan en riesgo la consecución de los objetivos del proceso de integración. Las obligaciones y compromisos de los Estados Miembros pueden estar incluidos en normas del orden fundamental o del orden derivado, emanar de los principios generales del derecho de la integración o constituirse por la inejecución o la ejecución incorrecta o insuficiente de las sentencias del Tribunal Andino de Justicia. Cada País Miembro tiene el deber de cumplir con tales obligaciones y compromisos,

derecho de la integración o constituirse por la inejecución o la ejecución incorrecta o insuficiente de las sentencias del Tribunal Andino de Justicia. Cada País Miembro tiene el deber de cumplir con tales obligaciones y compromisos, independientemente de que los otros Estados u órganos de la Comunidad cumplan o no con los suyos. En este contexto, un País Miembro puede estar incurso en un supuesto de incumplimiento, en caso lleve a cabo conductas contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, bien a través de la sanción de normas internas contrarias al orden; por virtud de la falta de sanción de normas internas destinadas a la observancia del orden, o incluso a causa de cualquier acción u omisión, deliberada o no, que se oponga al orden o que dificulte u obstaculice su aplicación. También cabe considerar omisión la tolerancia de una norma interna incompatible con las obligaciones y compromisos comunitarios. En el presente caso, señala La Reclamante que el Gobierno del Perú, a través de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, habría incumplido su deber de requerirle el dividir la solicitud de patente de invención para “aparato difusor de químico soplador y cartucho de químico y cuerpo impregnado con químico usado para el mismo campo técnico” materia del expediente N° 000027-2005/OIN, lo cual le habría impedido iniciar una solicitud fraccionaria por las reivindicaciones 11 a 30. Dicha conducta habría

generado un incumplimiento del segundo párrafo del artículo 36 de la Decisión 486, el cual señala: Artículo 36.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial. La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención (…) (énfasis añadido). Sobre la base de ello, esta Secretaría General procederá a analizar si es que la DIN del INDECOPI estaba en obligación de requerir a La Reclamante el dividir su solicitud de patente de invención (tal como lo señala Fumakilla Limited), o si es que más bien estaba solo facultada a solicitarle efectuar dicha división (tal como lo señala el Gobierno de Perú, de acuerdo a la interpretación que efectúan del término “ podrá”, contenido en el segundo párrafo del artículo 36). Para dilucidar ello, se analizará el texto del artículo 36 materia del supuesto incumplimiento, a la luz de las reglas generales de interpretación contenidas en el 9 Proceso 165-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1195 del 11 de mayo de 2005. 6artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 10 norma que señala: “… un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin”11 (énfasis añadido). Tomando en cuenta dicho criterio de interpretación, esta Secretaría General observa que,

haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin”11 (énfasis añadido). Tomando en cuenta dicho criterio de interpretación, esta Secretaría General observa que, de acuerdo a lo señalado en el Diccionario de la Lengua Española 12 el verbo “poder” (del cual se deriva el término “podrá”) es definido como “tener expedita la facultad o potencia de hacer algo”; mientras que de acuerdo al Diccionario Ideológico de la Lengua Española (Julio Casares), dicho término es definido como la “ facultad de hacer alguna cosa, material o inmaterial”. 13 Es decir, en su acepción corriente, el término “podrá” es utilizado para reflejar una facultad; una potestad para realizar determinada actividad y no como una obligación. Ello, incluso, se desprende del análisis de reiterada jurisprudencia andina, en la cual el Tribunal, al analizar los alcances de la citada norma, no mencionó en momento alguno que ésta refleje algún tipo de obligación: “A propósito de la división de la patente, contemplada en el artículo 36 de la Decisión 486, el solicitante podrá en cualquier momento del trámite dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá ampliar la reivindicación contenida en la solicitud inicial. Asimismo, la oficina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no

cumpliera con el requisito de unidad de invención, ya referido”14 (énfasis añadido). En consecuencia, del análisis de la frase “ la oficina nacional competente podrá (...) requerir al solicitante que divida la solicitud ” contenida en el segundo párrafo del artículo 36, queda claro que ella refleja una facultad (en este caso, de la autoridad administrativa), de requerir al solicitante que divida su solicitud, en caso ésta no cumpliera con el requisito de unidad de invención. Dicha provisión guarda congruencia con el primer párrafo de la norma en cuestión, la cual reconoce la potestad del solicitante de dividir su solicitud, en caso lo considere conveniente (facultad que, como bien menciona el Gobierno de Perú en su escrito de contestación, no fue ejercida por La Reclamante pese a haber sido notificada hasta en dos ocasiones del rechazo de determinadas reivindicaciones de su solicitud de patente). Por dicho motivo, contrariamente a lo señalado por La Reclamante, esta Secretaría General no encuentra que la DIN del INDECOPI haya incurrido en incumplimiento alguno del artículo 36 de la Decisión 486, “ al no requerir ” a Fumakilla Limited que divida su solicitud de patente de invención. 10 Convención de fecha 23 de mayo de 1969, 1155 U.N.T.S. 331; 8 I.L.M. 679. 11 Cabe señalar que dicho método de interpretación ha sido acogido en diversa jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia. Así por ejemplo, en el Proceso 04-AN-97 se señaló: “(…) trasunta de esa jurisprudencia que, tal como acontece con las normas que conforman los ordenamientos

Tribunal Andino de Justicia. Así por ejemplo, en el Proceso 04-AN-97 se señaló: “(…) trasunta de esa jurisprudencia que, tal como acontece con las normas que conforman los ordenamientos jurídicos nacionales, también debe atribuírsele a las comunitarias el sentido que aparezca evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador (…)”. De manera similar, en los Procesos 02-IP-96, 39-IP-98, 50-IP-99 (entre otros) se señaló: “Desde el punto de vista teleológico cobra también validez la interpretación literal de la expresión anotada, como quiera que los propósitos que persigue el sistema de integración adoptado por el Acuerdo Subregional Andino se funda -como lo establece su preámbuloen el fortalecimiento de la unión de sus pueblos (…) y en la unificación de la legislación de interés comunitario.” 12 Versión electrónica disponible en: http://www.rae.es (página visitada el 1 de abril de 2011). 13 Diccionario Ideológico de la Lengua Española (Editorial Gustavo Gili S.A.: Barcelona, 1977), p. 663. 14 Ver, sobre el particular, Procesos 174-IP-2007, 156-IP-2006 y 13-IP-2010 (entre otros) publicados en las G.O.A.C. N° 1601 (26 de marzo de 2008); 1468 (22 de febrero de 2007) y 1833 (13 de mayo de 2010), respectivamente. 7Con respecto al posible incumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486, señala La Reclamante que el Estado peruano habría incumplido con notificarle en forma oportuna el

de 2010), respectivamente. 7Con respecto al posible incumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486, señala La Reclamante que el Estado peruano habría incumplido con notificarle en forma oportuna el Informe Técnico AVB 002-2008/B, a partir del cual el examinador externo del INDECOPI concluyó que las reivindicaciones 11 a 30 no cumplían con el requisito de unidad de invención. Dicha conducta habría generado a su vez un incumplimiento de la norma en cuestión, la cual señala: Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente (énfasis añadido). Como puede apreciarse, del análisis de dicha norma se desprenden las siguientes

obligaciones: a) Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante (primera obligación), el cual deberá absolver dicho requerimiento (segunda obligación): en el presente caso esta Secretaría General ha podido verificar el cumplimiento de ambas obligaciones, en el sentido que: (i) la DIN del INDECOPI cumplió con notificar a La Reclamante, con fecha 12 de agosto de 2008, el Informe Técnico AVB 002-2008, en el cual se le requiere que cumpla con subsanar ciertas reivindicaciones que no cumplían con el requisito de patentabilidad; y, (ii) La Reclamante cumplió con absolver dicho requerimiento, mediante escrito de fecha 19 de diciembre de 2008. 15 De esta manera, se verifica que el Estado peruano cumplió con lo señalado en el presente extremo de la norma. b) Cuando la oficina nacional competente lo considere necesario para efectos del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces : de acuerdo a lo señalado en párrafos anteriores, el término “podrá” únicamente recoge una facultad de la autoridad administrativa, mas no