CAN - Dictamen 03 de 2011

DICTAMEN Nº 03-2011

DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA Conforme al artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Sobre el reclamo de la empresa Plexxikon Inc. por supuesto incumplimiento de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” por parte de la República del Perú , al no haber cumplido la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI con realizar el examen de patentabilidad al cual se encontraba obligada, y al no permitir la Sala de Propiedad Intelectual del citado organismo, la modificación de su solicitud de patente de invención en etapa de apelación. Lima, 17 de octubre de 2011

I. RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROCESALES

1. Con fecha 2 de febrero de 2011, la empresa Plexxikon Inc., de los Estados Unidos de América

(en adelante “La Reclamante”), presentó un reclamo contra la República del Perú, al amparo de lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, TJCA), y los artículos 1, 13 y 14 del Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento (Decisión 623), por el supuesto incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, bajo la consideración que la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), así como la Sala de Propiedad Intelectual de dicho organismo, habrían incumplido con las

de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), así como la Sala de Propiedad Intelectual de dicho organismo, habrían incumplido con las disposiciones antes citadas, al no realizar el examen de patentabilidad y delegar éste a un “experto” o perito, y al no posibilitarle el variar el pliego de reivindicaciones de su solicitud de patente de invención, en etapa de apelación.

2. Mediante comunicación SG-F/E.1.1/150/2011, de fecha 9 de febrero, la Secretaría General de la Comunidad Andina (en adelante, la Secretaría General), requirió a La Reclamante, a fin que cumpla con presentar, dentro del plazo de 15 días hábiles, diversos anexos no adjuntados a su escrito de reclamo, así como la documentación necesaria para acreditar su calidad de persona legalmente constituida. Dicho requerimiento fue parcialmente absuelto mediante comunicación recibida por esta Secretaría General el día 1 de marzo.

3. Con fecha 4 de marzo, la Secretaría General requirió a La Reclamante, a través de comunicación SG-F/E.1.1/285/2011, a fin que cumpla con remitir, dentro del plazo de 5 días hábiles, el recurso de apelación de fecha 16 de enero de 2009 (Anexo “C” de su escrito), el cual fue proporcionado de manera incompleta en su comunicación anterior. Dicho requerimiento fue

absuelto mediante comunicación de fecha 14 de marzo de 2011.

4. Mediante comunicaciones SG-F/E.1.1/477/2011 y SG-X/E.1.1/254/2010 de fecha 7 de abril

(dirigidas a los Gobiernos de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia), la Secretaría General informó la admisión del reclamo presentado, dio traslado del mismo y comunicó la concesión de un plazo de treinta (30) días calendario para la presentación de la contestación correspondiente, y para la remisión de los elementos de información pertinentes, respectivamente. Dicha actuación fue puesta en conocimiento de La Reclamante, a través de comunicación SG-F/E.1.1/478/2011, de fecha 8 de abril.

5. Con fecha 27 de abril, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú

(MINCETUR) solicitó, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 16 de la Decisión 623 y 29 de la Decisión 425, se le conceda prórroga máxima del plazo concedido para dar contestación alreclamo, con el objeto de remitir a la Secretaría General mayor información y elementos de juicio, los mismos que habían sido solicitados al INDECOPI.

6. El día 28 de abril, la Secretaría General, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento, concedió la prórroga máxima contemplada por ley al Gobierno del Perú (30 días calendario) para la contestación del reclamo

presentado. Esta información fue suministrada a la Reclamante y a los Países Miembros mediante comunicaciones SG-F/E.1.1/316/2011 y SG-X/E.1.1/576/2011 respectivamente.

7. Mediante facsímil N° 179-2011-MINCETUR/VMCE, de fecha 20 de junio de 2011, la República del Perú remitió su contestación, presentando sus descargos y solicitando que el reclamo sea declarado “no ha lugar” en todos sus extremos.

II. IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS Y DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA Según lo señalado por La Reclamante, la conducta que refiere como un incumplimiento por parte de la República del Perú consistiría en que: a) la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI no le habría posibilitado el variar el pliego de reivindicaciones de su solicitud de patente de invención titulada “Compuestos con Actividad PPAR” en etapa de apelación, lo cual habría originado un incumplimiento del artículo 34 de la Decisión 486; y, b) la DIN del INDECOPI no habría cumplido con realizar el examen de patentabilidad a dicha solicitud de registro de patente de invención, sino más bien habría delegado la elaboración de éste a un “experto” o perito, siendo éste el informe que le habría sido notificado (situación que habría originado un incumplimiento de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486).

III. ARGUMENTOS DE LOS PAÍSES MIEMBROS Y OTRAS PARTES INTERESADAS

A. Argumentos de la Parte Reclamante, Plexxikon Inc.

En atención a lo manifestado por La Reclamante, la República del Perú, a través del

A. Argumentos de la Parte Reclamante, Plexxikon Inc.

En atención a lo manifestado por La Reclamante, la República del Perú, a través del pronunciamiento de la DIN y de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, incurrió en incumplimiento de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486, conforme a los siguientes argumentos:

1. Antecedentes Con fecha 17 de enero de 2005, La Reclamante presentó una solicitud para el registro de patente de invención titulada “Compuestos con Actividad PPAR”, a la cual se le asignó como número de expediente administrativo el 000070-2005/OIN-INDECOPI.

Señala La Reclamante que luego de cumplir con todos los requisitos formales, con fecha 25 de febrero de 2008 les fue comunicado el documento denominado “Informe Técnico” N° SRM 60-2007 realizado y firmado por una examinadora externa “ sin que la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI (ahora Dirección de Invenciones – DIN) se pronuncie respecto de su contenido, alcance o validez o haya intervenido en su elaboración ”.1 En el mencionado informe, la examinadora externa objetó distintas reivindicaciones presentadas en su solicitud. Con fecha 18 de junio y dentro del plazo otorgado, La Reclamante cumplió con responder los

argumentos del citado informe técnico, presentando junto con dicho escrito un nuevo pliego de reivindicaciones que subsanaban las observaciones de la examinadora externa de patentes. Con fecha 22 de diciembre de 2008 La Reclamante fue notificada con la Resolución 0015472008/DIN-INDECOPI y con el Informe Técnico N° SRM 60-2007/A. El informe técnico concluyó que 1 Página 5 de su escrito de reclamo. 2las nuevas reivindicaciones presentadas no cumplían con el requisito de claridad, mientras que la Resolución en cuestión (la cual reprodujo textualmente el contenido del informe técnico), denegó la patente por falta de claridad en las reivindicaciones. El 16 de enero de 2009 La Reclamante interpuso recurso de apelación a fin de que el caso sea evaluado por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI. En dicho recurso, La Reclamante adjuntó un nuevo pliego de reivindicaciones, a fin que el mismo sea analizado por la citada Sala. Finalmente, con fecha 27 de mayo de 2010, La Reclamante fue notificada con la Resolución N° 1159-2010/TPI-INDECOPI a través de la cual la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI les informó que no admitía el nuevo pliego de reivindicaciones, por considerar que se trataba de una pretensión nueva. En consecuencia, confirmó la Resolución emitida por la DIN, denegando la patente solicitada por supuesta falta de claridad.

2. Respecto al supuesto incumplimiento del artículo 34 de la Decisión 486

Señala La Reclamante que la Sala de Propiedad Intelectual, en su Resolución N° 1159-2010/TPIINDECOPI, no aceptó evaluar el nuevo pliego de reivindicaciones presentado junto con su recurso de apelación interpuesto el 16 de enero de 2009, ya que de acuerdo con el nuevo criterio establecido en la Resolución N° 2432-2008/TPI-INDECOPI, las modificaciones a los pliegos de reivindicaciones sólo pueden ser presentados hasta que concluya el trámite en Primera Instancia Administrativa. Dicho argumento no tendría asidero legal alguno, según La Reclamante, ya que el artículo 34 de la Decisión 486 establece: “El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite .2 La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo se podrá pedir corrección de cualquier error material.” De acuerdo a lo manifestado por Plexxikon Inc., en el proceso 156-IP-2006, el TJCA habría señalado que las modificaciones que pueden hacer los solicitantes de patente en virtud al artículo 34 antes señalado solo proceden “ dentro del trámite de la misma, es decir, hasta antes de que se notifique la decisión definitiva que ponga fin a ese trámite ”, dejándose el momento de la decisión definitiva librada al derecho interno de cada país. En ese sentido, cita el criterio emitido en el

Proceso 21-IP-2000, en el que el TJCA señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente. En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”.3 A criterio de La Reclamante, en el Perú, el momento de la decisión definitiva que pone fin al trámite de una patente ocurre cuando queda consentida la Resolución de última instancia que resuelve sobre su otorgamiento, y no así cuando es expedida la resolución de primera instancia. Señala también que dicha interpretación ha sido aceptada por la Corte Suprema de Justicia del Perú, la cual, mediante sentencia 3394-2006, indicó que la presentación de nuevos pliegos reivindicatorios en segunda instancia administrativa se encuentra amparada en el artículo 34 de la Decisión 486.4 2 Énfasis en original, incluido por La Reclamante. 3 Páginas 14 y 15 de su escrito de reclamo. Dicha referencia apunta a corroborar la posibilidad que tiene el “Juez Consultante” de realizar modificaciones a la solicitud de patente luego de interpuesto un recurso administrativo. 4 A criterio de La Reclamante, “ la única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en

Consultante” de realizar modificaciones a la solicitud de patente luego de interpuesto un recurso administrativo. 4 A criterio de La Reclamante, “ la única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada ”. Véase el Proceso 25-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 769, de 24 de mayo de 2002, citado por La Reclamante 3Adicionalmente, señala La Reclamante que el INDECOPI no estaría aplicando, de manera uniforme, el criterio establecido en la Resolución N° 2432-2008/TPI-INDECOPI antes citada, ya que para las solicitudes divisionales de patente, la Sala de Propiedad Intelectual estaría aceptando su presentación con posterioridad a la emisión de la Resolución de primera instancia, pese a que el artículo 36 de la Decisión 486 (el cual contempla la posibilidad de presentación de esta clase de solicitudes), es “idéntico” al artículo 34 antes señalado.5 Así, la disposición en cuestión establece: “Artículo 36.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite ,6 dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial. La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al

solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención. Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial (…)” Finalmente, afirma La Reclamante que este “nuevo” criterio contenido en la Resolución N° 24322008/TPI-INDECOPI, no habría sido informado a los solicitantes de patentes, ya que ésta no fue publicada en el diario oficial El Peruano, situación que habría contravenido la Ley del Procedimiento Administrativo General del Perú (Ley 27444), la cual establece en su artículo VI que todo precedente administrativo debe ser publicado.

3. Respecto al supuesto incumplimiento de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486

Sobre el particular, señala La Reclamante que el incumplimiento en el que habría incurrido la República del Perú radica en que la DIN del INDECOPI no habría realizado el examen de patentabilidad al cual se encontraba obligada; más bien, lo que habría hecho es únicamente correr traslado del informe emitido por un perito, en aplicación del artículo 46 de la Decisión 486 que señala: “Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá

requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial (…)” Sobre dicho punto, afirma Plexxikon Inc. que los informes elaborados por peritos o expertos conforme al precitado artículo 46 no constituyen parte del procedimiento y por tanto no podrían sustituir o reemplazar al informe de patentabilidad a que se refiere el artículo 45 de la Decisión 4867 (de hecho, según La Reclamante, el informe elaborado por el “experto” en cuestión no lleva bajo su firma sello alguno de la autoridad competente, ni se encuentra en papel membretado). En virtud a ello, señala que la DIN incumplió lo establecido en este último dispositivo, ya que no habría realizado el examen de patentabilidad, y por lo tanto, no habría tampoco cumplido con notificar los resultados del mismo. en la página 15 de su escrito de reclamo. Énfasis original. 5 Respecto a dicho punto, señala además que de acuerdo a los artículos 134 y 137 del Decreto Legislativo 1075 “Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la Sala de Propiedad Intelectual puede admitir medios probatorios como documentos en el marco de un recurso de apelación. Tomando ello en cuenta, la citada Sala no estaría cumpliendo con el principio de equidad, ya que estaría interpretando normas o términos idénticos a favor de algunas figuras legales y en perjuicio de otras. 6 Énfasis en original, incluido por La Reclamante. 7 “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al

con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales (…)” 4Respecto a este punto, señala La Reclamante que el artículo 46 en comento faculta a la autoridad administrativa a que pueda requerir a expertos “idóneos” en la materia a que emitan “opinión” (a través de un informe) sobre la patentabilidad de una invención, mas no se desprende de dicha norma que pueda designar expertos para que realicen propiamente el examen de patentabilidad o redacten la resolución. 8 Señala además que el artículo 45 no es de aplicación cuando el experto, cuya opinión ha sido requerida conforme al artículo 46, considera que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos para la concesión de patentes; más bien, dicha disposición es aplicable cuando la oficina nacional competente (la DIN), en su calidad de autoridad, realiza el examen de patentabilidad y concluye que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la Decisión 486. Finalmente, señala Plexxikon Inc. que de acuerdo al artículo 45 de la Decisión 486, la DIN puede notificar 2 o más veces al solicitante sus observaciones a la patentabilidad de determinado producto o procedimiento. En virtud a esta disposición, dicha entidad habría estado notificando

notificar 2 o más veces al solicitante sus observaciones a la patentabilidad de determinado producto o procedimiento. En virtud a esta disposición, dicha entidad habría estado notificando hasta hace unos años, hasta tres (3) informes técnicos antes de emitir su resolución final, lo cual haría presumir que ésta tendría una “ libertad irrestricta y absoluta para decidir cuándo notifica más de un informe técnico”.9 Hace además hincapié en que la cantidad de informes técnicos que emite la DIN “debería tener criterios objetivos, uniformes y que resulten predecibles ante los solicitante ”10 (sic), ello a efectos de no generar indefensión.

B. Argumentos de la Parte reclamada, la República del Perú La República del Perú, en su contestación de fecha 20 de junio de 2011, solicita a la Secretaría General “se sirva tener por contestado, dentro del plazo establecido, el reclamo presentado por la empresa Plexxikon Inc., declarándolo NO HA LUGAR en todos sus extremos al momento de expedir su pronunciamiento”;11 ello a tenor de los siguientes argumentos:

1. Sobre el supuesto incumplimiento del artículo 34 de la Decisión 486

Señala el Estado peruano que si bien el artículo 34 de la Decisión 486 establece que las modificaciones de la solicitud de patente se pueden realizar “en cualquier momento del trámite”, ello debe ser entendido en atención a la naturaleza del acto procesal que se debe realizar y a la etapa procesal en la que discurre el procedimiento administrativo. Así, en el presente caso, se está

ante un recurso impugnativo de apelación, a través del cual se pretende modificar una solicitud de patente de invención. Asimismo, hace hincapié en la importancia que tiene el diferenciar el rol de la DIN del que cumple la Sala de Propiedad Intelectual a efectos de comprender los alcances del recurso de apelación, como instrumento destinado a lograr única y exclusivamente la revisión de lo resuelto en primera instancia. En ese sentido, citan disposiciones relevantes de la Ley del Procedimiento Administrativo General del Perú12 y del Código Procesal Civil Peruano.13 8 Respecto a este punto, nótese que si bien en la página 5 de su escrito de reclamo, Plexxikon Inc. señala que no están “analizando” ni “calificando” si el examinador externo es o no un experto idóneo en el presente caso, en la página 29 señalan que “ si el INDECOPI impone a los solicitantes un determinado examinador externo, debería acreditar su idoneidad con la finalidad de llevar un procedimiento transparente y donde los solicitantes tengan la certeza de que este profesional tiene la experiencia en el campo técnico y por ende es un experto en la materia y su opinión es objetiva…”, con lo cual, presumiblemente, sí estarían cuestionando la idoneidad de los examinadores externos de la DIN. 9 Página 30 de su escrito de reclamo. 10 Ibid. 11 Página 7 del escrito de contestación al reclamo presentado por la República del Perú. 12 Cita los artículos 109.1 y 206 de la Ley 27444. 13 Código Procesal Civil Peruano, Artículo 364: “ El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano

12 Cita los artículos 109.1 y 206 de la Ley 27444. 13 Código Procesal Civil Peruano, Artículo 364: “ El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada parcialmente.” 5Señala Perú que la finalidad del recurso impugnativo de apelación en el procedimiento administrativo peruano, es que la Autoridad Superior de aquella que emitió un acto administrativo analice y revise dicho acto, a fin de verificar si éste fue emitido de conformidad con lo dispuesto en el marco legal vigente, o si se hizo una adecuada valoración de los medios probatorios presentados. En ese sentido señalan: “(…) lo que se busca con el recurso impugnativo de apelación no es que la Segunda Instancia (la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi) emita un pronunciamiento sobre las cuestiones planteadas en la solicitud, sino que evalúe el pronunciamiento de la Primera Instancia (la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías). Por ello, no es posible la presentación de argumentación distinta a la evaluada por la instancia inferior, de lo contrario, la instancia superior dejaría de ser una instancia de revisión y pasaría a cumplir las funciones de una Primera Instancia, lo que desnaturalizaría indebidamente la actividad recursiva.”14 En ese orden de ideas, Perú cita el mismo pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la

de una Primera Instancia, lo que desnaturalizaría indebidamente la actividad recursiva.”14 En ese orden de ideas, Perú cita el mismo pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina invocado por La Reclamante, en el marco del Proceso 21-IP-2000, en lo que respecta a la oportunidad de presentar nuevos pliegos de reivindicaciones: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente . En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.”15 Por tanto, advierte Perú, sobre la base de dicho pronunciamiento, que si bien la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier momento del trámite, “ depende del Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente”,16 siendo precisamente el derecho

interno del Perú el que prohíbe dicha posibilidad de modificación, ya que el artículo 14 de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI (Decreto Legislativo 1033) señala de manera expresa que las Salas del Tribunal de dicha institución constituyen únicamente órganos revisores de segunda y última instancia. En función a ello, concluyen señalando lo siguiente: “(…) no es posible presentar un nuevo pliego de reivindicaciones ante la Sala de Propiedad Intelectual, dado que el conocimiento de dicho pliego implicaría apartarse de su función revisora, para duplicar indebidamente las funciones de la DIN como órgano de Primera Instancia.”17

2. Sobre el supuesto incumplimiento de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486

Sobre el particular, señala la República del Perú que el artículo 45 de la Decisión 486 establece una facultad discrecional de la Autoridad y no determina que la opinión de un tercero tenga carácter vinculante o deba ser seguida necesariamente por la DIN. Asimismo, afirma que dicho dispositivo no establece la forma, proceso a seguir o tipo de documento que deba contener el examen de patentabilidad, por lo que éste quedará sujeto a lo que disponga cada Autoridad Competente, sin que ello implique vulneración al ordenamiento jurídico comunitario, ello en virtud al principio de “complemento indispensable”, el cual se encuentra reflejado en el siguiente extracto de la interpretación emitida en el marco del Proceso 189-IP-2006: 14 Página 4 del escrito de contestación al reclamo presentado por la República del Perú. 15 Énfasis añadido por la República del Perú. 16 Página 5 del escrito de contestación al reclamo presentado por la República del Perú. 17 Ibid.

14 Página 4 del escrito de contestación al reclamo presentado por la República del Perú. 15 Énfasis añadido por la República del Perú. 16 Página 5 del escrito de contestación al reclamo presentado por la República del Perú. 17 Ibid. 6“(….) excepcionalmente se podrá aplicar la figura del complemento indispensable; al respecto, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria. En consecuencia, la potestad del legislador nacional de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos que expresamente se contemplan en el Régimen común sobre Propiedad Industrial, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.”18 En el caso materia de análisis, señala Perú que no se está ante la opinión de un tercero ajeno a la Autoridad competente a la que se refiere el artículo 46 de la Decisión 486, sino que se trata de la evaluación fundamentada realizada por la DIN, por medio de un examinador que ha sido

designado para realizar dicha labor dentro de la tramitación regular de un expediente de registro de patente. Destacan además que es práctica generalizada en las oficinas de propiedad industrial del mundo contar con un equipo de examinadores de patentes de distintas especialidades técnicas, quienes son responsables de realizar el examen de patentabilidad de las solicitudes presentadas ante dichas administraciones. En ese sentido, los informes emitidos por los citados examinadores constituyen la posición oficial de la Autoridad Competente y no meras opiniones de terceros carentes de efectos vinculantes.

3. Sobre la notificación de los Informes Técnicos Respecto a este punto, señala Perú que de acuerdo con el artículo 45 de la Decisión 486, las oficinas de patentes se encuentran obligadas únicamente a notificar los informes técnicos una sola vez en caso exista alguna observación, siendo potestad de las mismas decidir cuándo es que se requiere notificar por segunda, tercera o más veces un examen de patentabilidad. Dicha evaluación depende de cada caso en concreto, debido a la distinta naturaleza de cada una de las invenciones que se ponen a consideración de la DIN. En virtud a ello, no se estaría configurando un incumplimiento de la Decisión 486.

4. Sobre los cuestionamientos en relación a la idoneidad de los examinadores de la DIN y las formalidades de la emisión del Examen de Patentabilidad Señala Perú que la norma andina no establece requisitos ni condición alguna que deba cumplir un profesional para ser considerado examinador de patentes. Afirma además que no considera

pertinente cuestionar, en el marco del presente procedimiento, las competencias técnicas de los examinadores de patentes designados por la DIN. No obstante ello, dejan constancia que los examinadores que forman parte del equipo de la DIN cumplen con los requisitos exigidos para el ejercicio de su profesión y han sido debidamente capacitados en el sistema de patentes, contando con la experiencia requerida para realizar exámenes de patentabilidad en el campo técnico de su competencia. Por otro lado, y respecto a los argumentos señalados por La Reclamante, relativos a que el Informe Técnico SRN N°60-2007 fue suscrito por la examinadora de patentes sin contar con el sello de la DIN y sobre papel no membretado, señala Perú que dichas formalidades no son exigidas por el ordenamiento andino, de forma tal que la aplicación de formalidades diferentes a las que sugiere La Reclamante no menoscaba la validez del examen de patentabilidad.

5. Sobre el supuesto incumplimiento del artículo VI de la Ley de Procedimiento

Administrativo General Ley N° 27444 Señala la República del Perú que, según reiterada jurisprudencia del TJCA, la naturaleza de la Acción de Incumplimiento faculta a dicho órgano colegiado a constituirse en un mecanismo de 18 Énfasis añadido por Perú. 7vigilancia del cumplimiento –por parte de los Países Miembros– de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. En ese orden de ideas, citan un extracto de la

sentencia emitida en el marco del Proceso 127-AI-2004 en la que se señala lo siguiente: “(…) si bien la acción de incumplimiento puede ser ejercida sobre la base de la expedición de actos administrativos nacionales contrarios a la normativa comunitaria, su ejercicio en este caso no puede confundirse con el trámite de un procedimiento de revisión de legalidad de tales actos