CAN - Dictamen 08 de 2012

DICTAMEN N° 08-2012

DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA Conforme al artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Sobre el reclamo de la empresa QUALITY PRODUCTS S.A.C. por supuesto incumplimiento de los artículos 172, 173 y 78 de la Decisión 486 “ Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, por parte de la República del Perú, a través del accionar del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, al dictar resoluciones anulando marcas registradas sin observar lo establecido en la Decisión 486. Lima, 12 de diciembre de 2012

I. RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROCESALES

1. El día 13 de abril de 2012, la empresa QUALITY PRODUCTS S.A.C. (en adelante La Reclamante o QUALITY PRODUCTS) presentó, por medio de su apoderado y al amparo de lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante Tratado del Tribunal) y del artículo 14 de la Decisión 623 “Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento”, un reclamo por el supuesto incumplimiento de los artículos 172, 173 y 78 de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, bajo la consideración que la República del Perú, a través del Instituto Nacional de Defensa de la

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI , habría incumplido con los dispositivos antes citados, al haber dictado resoluciones anulando resoluciones consentidas y anulando marcas registradas, sin seguir el procedimiento establecido en el citado instrumento andino.

2. Mediante comunicaciones SG-C/E.1.1/1281/2012, SG-R/E1.1/141/2012 y SG-C/E.1.1/1282/2012, de fecha 27 de abril de 2012, la Secretaría General admitió el reclamo presentado, dio traslado del mismo y comunicó la concesión de un plazo de treinta (30) días calendario para la presentación de la contestación por parte del Gobierno de Perú, y para la remisión de los elementos de información pertinentes, por los demás Países Miembros.

3. El 9 de mayo de 2012 fue recibido el Facsímil N° 92-2012-MINCETUR/VMCE/DNINCI del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (MINCETUR), a través del cual solicitó prórroga del término conferido para la contestación del reclamo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Decisión 623. Dicha solicitud fue aceptada por la Secretaría General, concediéndose un plazo adicional de 30 días calendario. La citada decisión fue puesta en conocimiento de La Reclamante y Países Miembros.

4. Mediante comunicaciones SG-R/E1.1/171/2012 y SG-C/E1.1/1522/2012 del 23 de mayo de 2012, esta Secretaría General puso en conocimiento de las partes intervinientes en el

4. Mediante comunicaciones SG-R/E1.1/171/2012 y SG-C/E1.1/1522/2012 del 23 de mayo de 2012, esta Secretaría General puso en conocimiento de las partes intervinientes en el procedimiento, la convocatoria a una reunión informativa, al amparo de lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 623, para el día 8 de junio de 2012. Dicha diligencia fue llevada a cabo en la fecha prevista, contando con la participación de representantes de La Reclamante y del

Gobierno de Perú.

5. El día 9 de julio de 2012 fue recibido el Facsímil N° 149-2012-MINCETUR/VMCE/DNINCI, a través del cual el MINCETUR del Perú presentó contestación al reclamo.

6. Mediante comunicación VCEI-001680, de fecha 30 de agosto de 2012, el Estado Plurinacional de Bolivia remitió el Informe INF/DGE/DPI/2012-0030, elaborado por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI.II. IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS Y DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA Según lo señalado por La Reclamante, la conducta de la República del Perú que constituiría el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 172, 173 y 78 de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, estuvo originada en la emisión, por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, de diversas resoluciones anulando resoluciones consentidas y anulando marcas

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, de diversas resoluciones anulando resoluciones consentidas y anulando marcas registradas, sin seguir el procedimiento establecido en la Decisión 486. Dicha actuación se habría plasmado en las siguientes resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI (en adelante la Sala del INDECOPI):  Resolución N° 2594-2011/TPI-INDECOPI.  Resolución N° 2615-2011/TPI-INDECOPI.  Resolución N° 2616-2011/TPI-INDECOPI.  Resolución N° 2617-2011/TPI-INDECOPI.  Resolución N° 2618-2011/TPI-INDECOPI.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Argumentos de La Reclamante De acuerdo a lo señalado por La Reclamante, QUALITY PRODUCTS obtuvo el registro de las siguientes marcas en la Dirección de Signos Distintivos (DSD) del INDECOPI:  Mediante Resolución N° 19953-2010/DSD-INDECOPI, de fecha 28 de diciembre de 2010, se concedió la marca AS SEEN ON COMO LO VIO EN TV y logotipo , para distinguir productos de la clase 04, otorgándose el correspondiente certificado N° 171302 con vigencia al 28 de diciembre de 2020.  Mediante Resolución N° 19954-2010/DSD-INDECOPI, del 28 de diciembre de 2010,

se concedió la marca AS SEEN ON COMO LO VIO EN TV y logotipo , para distinguir productos de la clase 05, otorgándose el correspondiente certificado N° 171303 con vigencia al 28 de diciembre de 2020.  Mediante Resolución N° 19955-2010/DSD-INDECOPI, de fecha 28 de diciembre de 2010, se concedió la marca AS SEEN ON COMO LO VIO EN TV y logotipo , para distinguir productos de la clase 08, otorgándose el correspondiente certificado N° 171304 con vigencia al 28 de diciembre de 2020.  Mediante Resolución N° 19956-2010/DSD-INDECOPI, del 28 de diciembre de 2010, se concedió la marca AS SEEN ON COMO LO VIO EN TV y logotipo , para distinguir productos de la clase 21, otorgándose el correspondiente certificado N° 171305 con vigencia al 28 de diciembre de 2020.  Mediante Resolución N° 19957-2010/DSD-INDECOPI, de fecha 28 de diciembre de 2010, se concedió la marca AS SEEN ON COMO LO VIO EN TV y logotipo , para distinguir productos de la clase 42, otorgándose el correspondiente certificado N° 64740 con vigencia al 28 de diciembre de 2020. Afirma La Reclamante que luego de meses de otorgadas las marcas citadas, la Dirección de Signos Distintivos, sin respetar el procedimiento establecido en la Decisión 486, solicitó a la Sala del INDECOPI su anulación, señalando como causal “la existencia de razones atendibles

que podrían determinar la nulidad de la resolución de conformidad con el artículo 135, inciso b) de la Decisión 486 .” Dichas “razones atendibles” se desprenderían del siguiente párrafo común a las cinco resoluciones de la citada Dirección: 2“…se verificó que la denominación “AS SEEN ON TV” es una frase del idioma inglés, cuya traducción a nuestro idioma es “COMO LO VIO EN TV”, la cual es utilizada con frecuencia en el mercado como una placa de identificación, la cual permite determinar que los productos y/o servicios ofrecidos, mediante distintos medios (televisión, radio, entre otros), son aquellos que fueron promocionados en la televisión”. Ante ello, de acuerdo a La Reclamante, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI dispuso declarar nulas las Resoluciones de la Dirección de Signos Distintivos por las cuales se otorgaron las marcas citadas, acordando además cancelar los certificados de registro, ello a través de las siguientes resoluciones:1  Resolución N° 2594-2011/TPI-INDECOPI.  Resolución N° 2615-2011/TPI-INDECOPI.  Resolución N° 2616-2011/TPI-INDECOPI.  Resolución N° 2617-2011/TPI-INDECOPI.  Resolución N° 2618-2011/TPI-INDECOPI. Señala además QUALITY PRODUCTS que de acuerdo a los considerandos de las cinco

Resoluciones emitidas por la Sala del INDECOPI, la cancelación en cuestión fue ordenada no porque las marcas estuvieran incursas en alguna de las causales establecidas en los artículos 134, primer párrafo, 135 ó 136 de la Decisión 486, “ sino porque en el procedimiento de registro no se habría realizado en forma completa el examen de registrabilidad de la[s] marca[s] solicitada[s] de acuerdo a lo establecido en el artículo 150 de la Decisión 486 ”.2 Debido a ello, la Sala consideró que las Resoluciones de la Dirección de Signos Distintivos fueron expedidas “contraviniendo lo dispuesto en la Decisión 486”, razón por la cual la DSD “[incurrió] en la causal de nulidad contemplada en el artículo 10 numeral 1 de la Ley 27444.3 Manifiesta adicionalmente QUALITY PRODUCTS, sobre la base de los pronunciamientos de la Sala, que la nulidad dictada para el caso de las cinco marcas materia de reclamo fue dispuesta siguiendo un procedimiento diferente al establecido en la Decisión 486, y en aplicación a una causal distinta a aquellas consignadas taxativamente en el citado instrumento. Debido a ello, el Gobierno del Perú habría incurrido en incumplimiento de los artículos 172, 173 y 78 de la Decisión en cuestión. Finalmente, precisa La Reclamante, en el marco de la reunión informativa llevada a cabo el 8 de junio, que la autoridad del INDECOPI habría aplicado normas nacionales para anular cinco marcas invocando una “posibilidad”; la de que estas marcas podrían estar incursas en las

causales de prohibición a registro y, por lo tanto, de nulidad de marca contenidas en el artículo 135 de la Decisión 486. En tal sentido, destaca que con esa conducta se habría violado el citado instrumento andino, el cual establece un procedimiento específico para anular marcas en el cual la autoridad competente debe notificar al titular del signo de que se trate, haciéndole saber cuál es la causal específica contenida en el citado artículo 135, por la cual la marca de que se trate deba ser declarada nula.

2. Argumentos del Gobierno de Perú La Parte Reclamada señala que en el presente caso, el tema de discusión gira en torno a si la declaratoria de nulidad de un acto administrativo (resolución) que dio origen a un registro 1 De acuerdo a lo señalado por La Reclamante en la reunión informativa del 8 de junio: “… el Tribunal del INDECOPI dispuso la cancelación del registro de marca en su artículo 2. No obstante, lo que en realidad concurre es una nulidad de registro y no una cancelación”. 2 Énfasis formulado por La Reclamante. El artículo 150 de la Decisión 486 señala: “ Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. 3 Dicho argumento se repite para el caso de los cinco pronunciamientos del Tribunal.

3marcario, efectuada en virtud a normas de derecho administrativo, contraviene lo dispuesto en la Decisión 486. A continuación, el Gobierno de Perú hace hincapié en la necesidad de diferenciar entre la nulidad de un registro marcario y la nulidad del acto administrativo que dio origen al registro. A efectos de sustentar dicha diferenciación, hace referencia a los siguientes argumentos: 2.1. Diferencias entre la nulidad de registro y la nulidad del acto administrativo La República del Perú sostiene que el supuesto incumplimiento alegado por QUALITY PRODUCTS no existe, dado que las figuras materia de análisis son instituciones jurídicas distintas, tanto en su naturaleza como en su finalidad, lo que determina que cada una tenga su propio marco legal y su propia vía procedimental. Destaca bajo ese marco que existe una confusión por parte de la empresa reclamante, ya que las cinco resoluciones emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI han sido nulidades de acto administrativo y no de registro de marca.4 Señala en ese sentido que la nulidad de un registro de marca está destinada a eliminar del registro a aquellas marcas que se concedieron estando incursas en alguna prohibición de registro establecida en la Decisión 486, siendo necesario, para tal efecto, iniciar un nuevo procedimiento. Hace además hincapié en el hecho que la finalidad de esta acción es evitar que marcas mal concedidas sigan surtiendo efectos y, de esa forma, impedir que las mismas lesionen derechos de terceros.

Añade adicionalmente Perú que la nulidad de un registro de marca tiene efectos retroactivos, lo que determina que ésta nunca existió. Afirma además que si el titular aspirase nuevamente a obtener el registro de dicha marca, deberá iniciar un nuevo procedimiento de registro. Por otro lado, destaca dicho País Miembro que en la nulidad del acto administrativo se cuestiona la existencia de los actos administrativos que pueden haber sido emitidos a lo largo de un procedimiento administrativo, debido al incumplimiento del ordenamiento jurídico y a la ausencia de los requisitos esenciales para su validez, entre otros. La finalidad de esta acción es lograr que el procedimiento administrativo y los actos que se emitan dentro de él, respeten las pautas de, por ejemplo, el ordenamiento jurídico general y el debido procedimiento. Señala además Perú que el acto administrativo a través del cual concluye un procedimiento (por ejemplo, una resolución), emitido sin cumplir con los requisitos necesarios para su validez es nulo, por lo que legalmente dicho procedimiento aún no concluye. Es por ello que la nulidad de un acto administrativo debe declararse en el propio procedimiento en el que se emitió el acto nulo, y su declaratoria implica que el procedimiento, aun cuando esté concluido, deba reabrirse, puesto que la resolución que le dio fin ya no existe, siendo necesario emitir una nueva. Seguidamente, Perú recalca que es obligación de la Autoridad Competente, en caso se

percatase de la existencia del vicio, declarar la nulidad del acto administrativo, puesto que no es posible que un acto inválido surta efectos. De lo anterior concluye Perú que, a diferencia de las nulidades de los registros marcarios, la nulidad del acto administrativo no acarrea necesariamente la pérdida de derechos por parte del titular de la marca, puesto que la nueva resolución que se emita puede concluir con el otorgamiento del registro marcario. 2.2. Respecto a los sujetos legitimados para solicitarlas En relación a los sujetos legitimados, la República del Perú sostiene que, para el caso de la nulidad de un registro marcario, la Decisión 486 establece expresamente que ésta puede ser iniciada de oficio o solicitada por cualquier persona, mientras que en el caso de la nulidad del 4 Este último argumento fue planteado en el marco de la reunión informativa llevada a cabo el 8 de junio de 2012. 4acto administrativo, por su propia naturaleza, sólo pueden solicitarla quienes fueron parte del procedimiento administrativo (siempre y cuando el procedimiento aún esté en trámite), o puede ser iniciada de oficio por la Autoridad Administrativa. 2.3. Respecto al objeto En cuanto al objeto de la acción, afirma Perú que la nulidad del registro marcario sólo cuestiona el acto administrativo que dio origen a dicho registro, mientras que la nulidad del acto administrativo es una figura aplicable no sólo a las resoluciones que otorgan un registro

marcario, sino a todo acto administrativo (no sólo a los que ponen fin al procedimiento). 2.4. Respecto a las causales Respecto a las causales de nulidad, el MINCETUR de Perú manifiesta que el artículo 172 de la Decisión 486 dispone la anulación de aquellos registros que se hubiesen concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo, 135 y 136, o cuando el registro se hubiese efectuado de mala fe. Por el contrario, para el caso de las nulidades del acto administrativo, las causales se encuentran contempladas en el artículo 10 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 2.5. Respecto al plazo de prescripción Con relación al plazo de prescripción, alega Perú que de acuerdo a lo dispuesto en la Decisión 486, las acciones de nulidad de un registro basadas en el primer párrafo del artículo 134 y las prohibiciones del artículo 135 son imprescriptibles, mientras que las acciones basadas en las prohibiciones del artículo 136 “o se sustenta en la mala fe son imprescriptibles” (sic). Por su parte, en el caso de la nulidad del acto administrativo, la norma nacional establece que el plazo de prescripción es de un año desde que quedó consentido el acto administrativo. Transcurrido dicho plazo, la Autoridad debe solicitar la nulidad del acto administrativo vía la acción contenciosa administrativa. 2.6. Análisis de los casos en concreto

El Gobierno de Perú pone de relieve en el escrito de contestación al reclamo, que la acción realizada por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI en los procedimientos bajo análisis, ha consistido en atender la solicitud de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, en el sentido de evaluar la validez de diversos actos administrativos (en este caso, las resoluciones que otorgan los registros alegados por QUALITY PRODUCTS), toda vez que “existen razones atendibles que podrían determinar que corresponde su nulidad”. Señala además que de ello se puede verificar que la pretensión de la Dirección de Signos Distintivos no ha sido el inicio de un procedimiento de nulidad de registro de marca, regulado por el artículo 172 de la Decisión 486, sino el análisis de la posible existencia de algún vicio del acto administrativo (resolución) que cause como efecto su nulidad de pleno derecho. 2.7. Facultad del Estado para revisar la validez y eficacia de los actos administrativos Afirma Perú que si bien la Decisión 486 prevé un mecanismo para anular los registros marcarios indebidamente concedidos, el Estado peruano como parte de su soberanía ha establecido mecanismos para analizar, evaluar y, de ser el caso, anular los actos administrativos emitidos por sus autoridades administrativas. Adicionalmente, señala dicho Gobierno que a través de la acción contencioso administrativa se puede solicitar la nulidad de una resolución administrativa que ha otorgado un registro marcario, sin que ello constituya una afectación a las disposiciones de la Decisión 486. 5Destaca además el Perú que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) ha avalado indirectamente la legalidad de dicha acción, a través de las innumerables

5Destaca además el Perú que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) ha avalado indirectamente la legalidad de dicha acción, a través de las innumerables interpretaciones prejudiciales realizadas a solicitud del Poder Judicial, como consecuencia de los procesos contencioso administrativos que se han presentado. Asimismo, asegura dicho País Miembro que según el TJCAN, la naturaleza de la acción de incumplimiento faculta a dicho órgano colegiado a constituirse en un mecanismo de vigilancia del cumplimiento –por parte de los Países Miembros– de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Con el propósito de reforzar su argumento cita el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el marco del Proceso 127-AI-2004: “…si bien la acción de incumplimiento puede ser ejercida sobre la base de la expedición de actos administrativos nacionales contrarios a la normativa comunitaria, su ejercicio en este caso no puede confundirse con el trámite de un procedimiento de revisión de legalidad de tales actos administrativos a cargo de los jueces nacionales.” Finalmente, alega Perú que el establecimiento de un mecanismo para evaluar la legalidad de los actos administrativos es una facultad soberana del Estado, por lo que su ejercicio no puede ser considerado una afectación al marco comunitario andino, sobre todo porque la finalidad de ambas instituciones es distinta.

3. Argumentos del Estado Plurinacional de Bolivia5

De acuerdo a lo señalado por el Estado Plurinacional de Bolivia en el Informe INF/DGE/DPI/2012-0030 elaborado por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI),

De acuerdo a lo señalado por el Estado Plurinacional de Bolivia en el Informe INF/DGE/DPI/2012-0030 elaborado por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), “…la acción de nulidad de un registro de marca… está contemplado en la Decisión 486, norma de aplicación preferente .” Asimismo, en el citado informe se señaló: “ el Tribunal Andino en el Proceso 90-IP-2010 en su conclusión “sexta” es claro en que se debe aplicar el régimen de la acción de nulidad de la Decisión 486 ”. Finalmente, se señala en el informe aludido: “ el Tribunal de INDECOPI aplicó el procedimiento y causal conforme a su normativa interna, sin contemplar el procedimiento de la Decisión 486 y sus causales, solo mencionando la Decisión 486 y fundamentando la nulidad de los registros de marca en el Art. 10, numeral 1 de la Ley 27444”.

IV. CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO

JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA

1. Normas andinas materia del supuesto incumplimiento La Reclamante alega el incumplimiento de los artículos 172, 173 y 78 de la Decisión 486, señalando que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI declaró nulos los registros de la marca AS SEEN ON COMO LO VIO EN TV y logotipo, a iniciativa de la Dirección de Signos Distintivos (DSD), en contravención a lo dispuesto en los precitados dispositivos andinos, los cuales establecen: “Artículo 172 .- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca

cuales establecen: “Artículo 172 .- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta 5 Nótese que el reclamo presentado por Quality Products S.A.C. fue notificado al Estado Plurinacional de Bolivia el 14 de mayo de 2012, otorgándosele a dicho País Miembro un plazo de treinta (30) días calendario para presentar los elementos de información que pudiese considerar pertinentes. Dado que sus comentarios fueron remitidos el 30 de agosto de 2012, éstos, al tener el carácter de extemporáneos, no serán tomados en cuenta al momento de resolver la presente controversia. 6acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. Artículo 173 .- Serán de aplicación al presente Capítulo las disposiciones del artículo 78.

servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. Artículo 173 .- Serán de aplicación al presente Capítulo las disposiciones del artículo 78. Artículo 78 .- La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificará al titular de la patente para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes. Cuando en razón de la legislación interna de un País Miembro, dicha autoridad sea la oficina nacional competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el artículo anterior, se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la notificación. Antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar una prórroga por 2 meses adicionales. Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la nulidad de la patente, lo cual notificará a las partes mediante resolución.” Hecha esta breve referencia al texto de las tres normas materia del supuesto incumplimiento, esta Secretaría General procederá a continuación a efectuar una reseña sucinta de los hechos materia de la presente controversia.

2. Resumen de los hechos Mediante Resoluciones N° 19953, 19954, 19955, 19956 y 19957-2010/DSD-INDECOPI, todas de fecha 28 de diciembre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI dispuso

conceder a favor de La Reclamante la marca AS SEEN ON COMO LO VIO EN TV y logotipo, en cinco clases distintas de la Nomenclatura Oficial, con vigencia al 28 de diciembre de 2020, otorgándose los correspondientes certificados de registro. Luego de otorgadas las marcas en cuestión, con fecha 28 de setiembre de 2011 (es decir, nueve meses después de adquirido el derecho sobre los referidos signos distintivos), la DSD dispuso elevar los expedientes respectivos al superior jerárquico –la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI– a fin que proceda a emitir nuevo pronunciamiento, debido a que presumiblemente, las marcas habrían sido otorgadas sin tomar en cuenta la causal de nulidad prevista en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 (falta de distintividad). 6 Ello se desprende de lo expuesto en la parte considerativa de las cinco resoluciones en cuestión, en las cuales la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI señaló: No obstante lo señalado, se verificó que la denominación “AS SEEN ON TV” es una frase del idioma inglés, cuya traducción a nuestro idioma es COMO LO VIO EN TV, la cual es utilizada con frecuencia en el mercado como una placa de identificación, la cual permite determinar que los productos y/o servicios ofrecidos, mediante distintos medios (televisión, radio, entre otros), son aquellos que fueron promocionados en la televisión. En ese sentido, la Dirección de Signos Distintivos considera que existen razones atendibles que podrían determinar que corresponda declararse la nulidad de la

(televisión, radio, entre otros), son aquellos que fueron promocionados en la televisión. En ese sentido, la Dirección de Signos Distintivos considera que existen razones atendibles que podrían determinar que corresponda declararse la nulidad de la Resolución… de fecha 28 de diciembre de 2010 , notificada el 08 de febrero de 2011, 6 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; 7que otorgó el registro de la marca AS SEEN ON COMO LO VIO EN TV y logotipo (certificado N°…), de conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.7 Cabe destacar que dicha decisión fue llevada a cabo sobre la base de un dispositivo interno (en este caso, la Directiva N° 002-2001/TRI-INDECOPI), la cual además, reconoce a la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI como el órgano competente para declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos expedidos por las Oficinas y Comisiones de dicha institución, de ser el caso.8 Una vez elevados los actuados, se observa que mediante Resoluciones N° 2594, 2615, 2616, 2617 y 2618-2011/TPI-INDECOPI, de fecha 21 de noviembre de 2011, la Sala del INDECOPI dispuso: Primero.- Declarar NULA la Resolución N° 19953-2010/DSD-INDECOPI, de fecha 28 de diciembre de 2010 y, en consecuencia, DEVOLVER los actuados a la Primera Instancia a fin de que emita un nuevo pronunciamiento, tomando en cuenta los requisitos de registrabilidad establecidos en la ley.

diciembre de 2010 y, en consecuencia, DEVOLVER los actuados a la Primera Instancia a fin de que emita un nuevo pronunciamiento, tomando en cuenta los requisitos de registrabilidad establecidos en la ley. Segundo.- Disponer que se cancele el Certificado N° 171302, correspondiente a la marca de producto AS SEEN ON COMO LO VIO EN TV y logotipo.9 Es importante señalar que los citados pronunciamientos habrían tenido como sustento el hecho que la Dirección de Signos Distintivos no habría considerado todas las prohibiciones establecidas en el artículo 135 de la Decisión 486 al momento de efectuar el examen de registrabilidad de los signos en cuestión, razón por la cual sus cinco resoluciones habrían estado incursas en la causal de nulidad contemplada en el artículo 10 numeral 1 de la Ley 27444 (contravención a la Constitución, leyes o normas reglamentarias). 10 Ello se desprende de lo señalado en la parte considerativa de las cinco resoluciones de la Sala, en las cuales se señala: Sin embargo, se ha verificado que, al momento de efectuarse el examen de registrabilidad del signo solicitado por parte de la Primera Instancia no se habría tenido en cuenta todas las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 135 de la Decisión 486. En tal sentido, y en la medida que, en aras de preservar el interés del público consumidor, corresponde a la Dirección de Signos Distintivos analizar de oficio si cada solicitud de

registro cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en la ley, se advierte que, en el presente caso, no se habrían tenido en cuenta dichos requisitos al momento de otorgar el registro del signo solicitado. 7 Estos dos párrafos son comunes a las cinco resoluciones de la DSD, variando únicamente el número de la Resolución y de certificado de registro en el segundo párrafo. 8 En las cinco resoluciones de la Dirección de Signos Distintivos se señala: “ De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 002-2001/TRI-INDECOPI, las Salas del Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declara