CE - 125_110010324000201200233001SENTENCIA20220805093526_TCListadoTitulados133113773649078226-2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00233-00 Referencia. Acción de nulidad relativa

Actora: TECNOFAR TQ S.A.S.

TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE

LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN

O ASOCIACIÓN ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN” Y LAS PREVIAMENTE REGISTRADAS “SAL DE FRUTAS LUA”, “SAL DE FRUTAS LUA BOMBA” Y “SAL DE FRUTAS

LUA BOMB”, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE RAÍCES Y

TERMINACIONES DISTINTAS QUE LES APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL. LA FRASE “SAL DE FRUTAS” ES GENÉRICA, DE USO GENERALIZADO Y DÉBIL, POR LO CUAL NO PUEDE SER

UTILIZADA O APROPIADA ÚNICAMENTE POR UN TITULAR

MARCARIO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad TECNOFAR TQ S.A.S.1, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la 1 Sucesora procesal de la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A.

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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00233-00

Actora: TECNOFAR TQ S.A.S.

Decisión 486 de 14 de septiembre de 20002, de la Comisión de la Comunidad Andina3, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 28079 de 29 de mayo de 2009, "Por la cual se decide una solicitud de registro"; 36449 de 22 de julio de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio4; y 40858 de 18 de agosto de 2009, "Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 13 de febrero de 2007 la sociedad SMITHKLINE BEECHAM PCL presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª5 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6. 2 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 3 En adelante Decisión 486. 4 En adelante SIC. 5 El signo fue solicitado para identificar los productos “[…] productos gastrointestinales. […]”. 6 En adelante Clasificación Internacional de Niza.

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Actora: TECNOFAR TQ S.A.S. 2°: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial presentó oposición contra dicho registro, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas “SAL DE FRUTAS LUA”, “SAL DE FRUTAS LUA BOMBA” y “SAL DE FRUTAS LUA BOMB”, previamente registradas en la Clase 5ª, de las cuales es titular. 3°: Manifestó que mediante la Resolución núm. 28079 de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos7 de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro del signo “SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN”, en la Clase 5ª, a favor de la sociedad SMITHKLINE BEECHAM PLC. 4º: Adujo que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria.

El primero de ellos, mediante la Resolución núm. 36449 de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, a través de la Resolución núm. 40858 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 7 Hoy Dirección de Signos Distintivos.

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Actora: TECNOFAR TQ S.A.S. 5º: Que la marca “SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN”, fue cedida, posteriormente, a la compañía ASPEN GLOBAL

INCORPORATED.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134 y 136, literales a), b), c) y h), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto al otorgar el registro del signo objeto de conflicto, dicha autoridad obvió los derechos que tiene sobre las marcas registradas “SAL DE FRUTAS LUA”, “SAL DE FRUTAS LUA BOMBA” y “SAL DE

FRUTAS LUA BOMB”.

Manifestó que la entidad demandada no tuvo en cuenta las similitudes que presentan los signos cotejados, tales como la coincidencia ortográfica y fonética; y que los mismos amparan productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Explicó que el término “SAL DE FRUTAS” no es genérico ni de uso común, dado que dicha frase no corresponde al producto que se quiere proteger, puesto que lo que realmente respondería a la pregunta ¿qué es?, sería el bicarbonato de sodio (principio activo) y no la “SAL DE

FRUTAS”.

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Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 224, de la Decisión 486, por indebida aplicación, habida cuenta que la marca “SAL DE FRUTAS LUA” es notoriamente conocida en Colombia desde hace varias décadas, por lo que de permitirse el registro del signo “SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN” en la Clase 5ª, para amparar productos con la misma finalidad, esto es, “alivio de malestares estomacales”, viola flagrantemente el artículo invocado. Respaldó su afirmación en lo dicho por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial núm. 17-IP-1996, en la que se sostuvo: “[…] la marca notoria no es tal desde su nacimiento. La notoriedad es un proceso que no se encuentra reglado, sino es consecuencia de un proceso comercial de la marca. Los antecedentes para que una marca sea notoria pueden ser varios pero la doctrina los ha concentrado en “el uso intenso de la marca que se ha traducido a la difusión de la misma entre el público de los consumidores […]”. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 13 y 29 de la Constitución Política, toda vez que concedió la marca cuestionada bajo el argumento de que la frase “SAL DE FRUTAS” era inapropiable por ser de uso común y genérica, por lo que no se confundía con sus marcas previamente registradas, cuando ello no es así.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

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II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Mencionó que el signo solicitado “SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN” tiene vocación para ser registrado como marca, al no encontrarse inmerso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486. Señaló que el término “SAL DE FRUTAS” corresponde a una designación usual o común para ciertos medicamentos a base de bicarbonato de sodio. Agregó que si bien es cierto que los signos confrontados comparten la frase “SAL DE FRUTAS”, también lo es que tal semejanza resulta insuficiente para impedir el registro de la marca solicitada, debido a que entre los productos que pretenden identificar en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentran aquellos referidos a los problemas gastrointestinales, frente a los cuales dichas expresiones resultan como una designación usual o común. Manifestó que no puede, bajo ningún argumento, la sociedad demandante oponerse a que ella conceda el registro de marcas que Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

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Actora: TECNOFAR TQ S.A.S. incluyan las partículas “SAL DE FRUTAS” acompañadas de otras denominaciones que les otorguen la suficiente distintividad, dado que ello sería darle un monopolio respecto de una frase que es usual o común para referirse a un medicamento a base de bicarbonato de sodio.

Mencionó que las marcas que incluyen “SAL DE FRUTAS” se conceden bajo el entendido de que la misma no es apropiable de manera exclusiva para amparar productos a base de bicarbonato de sodio, generalmente utilizados para aliviar problemas estomacales. Indicó que comoquiera que las marcas enfrentadas “SAL DE FRUTAS LUA”, SAL DE FRUTAS LUA BOMB”, SAL DE FRUTAS LUA BOMBA” y “SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN” cuentan con estructuras morfológicas disímiles, que las hacen fácilmente diferenciables en el mercado, no hay necesidad de estudiar la notoriedad de los signos previamente registrados. II.2. La sociedad ASPEN GLOBAL INCORPORATED, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Adujo que las expresiones “SAL DE FRUTAS” son genéricas en Colombia, pues se usa de manera usual y común para designar los Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

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productos consistentes en compuestos por bicarbonato de sodio, los cuales son utilizados para el tratamiento de malestares gastrointestinales. Alegó que la SIC ha sido constante y coherente al concluir, desde el año 1991, que respecto del término “SAL DE FRUTAS” no se pueden conceder derechos de exclusividad al ser una designación genérica, usual y común para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Que la SIC, mediante la Resolución núm. 10063 de 12 de diciembre de 1991, concedió el registro de la marca “SAL DE FRUTAS LUA” y aclaró que el término “SAL DE FRUTAS” era explicativo, por lo que no se otorgaron derechos de exclusividad a TECNOFAR TQ S.A.S. respecto de dicha frase. Mencionó que para la época en que se solicitó el registro de la marca cuestionada existían varios registros que contenían el término “SAL” o “FRUTAS”, las cuales han coexistido pacíficamente en el mercado de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, lo que permite, a su juicio, concluir que se trata de partículas de uso común no solamente considerados en su conjunto sino también de manera independiente. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

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Trajo a colación impresiones de diferentes páginas web en las que se

tratan temas relacionados con la química y en las que se manifiesta expresamente que el bicarbonato sódico (NaHCO3) también es conocido como sal de frutas. Señaló que denegar el registro de marcas que contengan la frase “SAL DE FRUTAS” constituiría una violación a la libre competencia, en el sentido de prohibir a los competidores del mercado de productos farmacéuticos utilizar términos que son comunes o usuales, como lo son “SAL DE FRUTAS”, los cuales sirven para informar que sus artículos contienen bicarbonato de sodio para el alivio de malestares gastrointestinales. Sostuvo que la marca cuestionada es derivada de la marca notoriamente conocida “PHILLIPS” con certificado de registro núm. 24217 y, por lo tanto, pertenece a la familia de marcas “PHILLIPS”, de su propiedad. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

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IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó que la SIC no realizó un correcto examen de registrabilidad al momento de conceder el signo cuestionado, “SAL DE

FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN” (nominativo), puesto que no tuvo en cuenta las semejanzas presentadas con su marca previamente registrada, “SAL DE FRUTAS LUA” (mixta). Reiteró que su marca “SAL DE FRUTAS LUA” (mixta) es notoriamente conocida en Colombia, por lo que debe otorgársele una protección especial y preferente respecto de la solicitada, “SAL DE FRUTAS PHILLIPS

DOBLE ACCIÓN”.

IV.2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, para lo cual adujo que las marcas enfrentadas contienen la frase “SAL DE FRUTAS”, la cual es de uso común para identificar un compuesto a base de bicarbonato de sodio y ácido cítrico o tartárico obtenido de las frutas, que en conjunto producen otras sales. Señaló que los elementos que le otorgan distintividad a las marcas cotejadas “SAL DE FRUTAS LUA”, “SAL DE FRUTAS LUA BOMBA”, “SAL DE FRUTAS LUA BOMB” y “SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11

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ACCIÓN” son, respectivamente, “LUA” y “PHILLIPS”, los cuales, además, le otorgan una sonoridad diferente a los signos cuando son pronunciados en conjunto. IV.3. La sociedad ASPEN GLOBAL INCORPORATED, tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en que se denieguen

las pretensiones de la demanda. Mencionó que la marca cuestionada “SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN” no es similarmente confundible con las marcas previamente registradas “SAL DE FRUTAS LUA”, “SAL DE FRUTAS

LUA BOMBA” y “SAL DE FRUTAS LUA BOMB”.

IV.4. La Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo De Estado emitió el concepto 22–207 de 29 de junio de 2022 solicitando denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, adujo que las marcas enfrentadas “SAL DE FRUTAS LUA” y “SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN” son completamente diferentes desde los puntos de vista ortográfico, fonético e ideológico. Mencionó que las expresiones enfrentadas presentan diferente sílaba tónica, raíz y terminación; y que cada una cuenta con expresiones adicionales que permiten su individualización, tales como “LUA” y Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12

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Actora: TECNOFAR TQ S.A.S. “PHILLIPS”, lo que evita cualquier riesgo de confusión para los consumidores.

Adujo que la frase “SAL DE FRUTAS” es de común usanza para ciertos medicamentos, cuyo principal componente activo es el bicarbonato de sodio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas

comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó8: “[…]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN (denominativo) y las marcas SAL DE FRUTAS LUA (mixta y denominativa), SAL DE FRUTAS LUA BOMBA (denominativa) y SAL DE FRUTAS LUA BOMB (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 8 Proceso 69-IP-2020. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13

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Actora: TECNOFAR TQ S.A.S. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios

respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)” […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es

importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14

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Actora: TECNOFAR TQ S.A.S. los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN

(denominativo) y las marcas registradas SAL DE FRUTAS LUA (mixta y denominativa), SAL DE FRUTAS LUA BOMBA (denominativa) y SAL DE FRUTAS LUA BOMB (denominativa), es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.2. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas

denominativas se deberá realizar el cotejo siguiendo las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15

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Actora: TECNOFAR TQ S.A.S. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse

riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el Riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo

solicitado SAL DE FRUTAS PHILLIPS DOBLE ACCIÓN

(denominativo) y las marcas registradas SAL DE FRUTAS LUA (mixta y denominativa), SAL DE FRUTAS LUA BOMBA (denominativa) y SAL DE FRUTAS LUA BOMB (denominativa).

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos

[…]

4. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas 4.1. En el proceso interno se indicó que el término SAL DE FRUTAS es débil por ser de uso común para ciertos medicamentos

a base de bicarbonato de sodio, dentro de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que corresponde abordar el siguiente tema. […] 4.3. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16

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Actora: TECNOFAR TQ S.A.S. país para identificar productos o servicios de que se trate, pues al tener dicha cualidad carecen de capacidad distintiva.

En consecuencia, no es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios. 4.4. En principio no puede registrarse un signo que consista exclusivamente (o se haya convertido) en una designación común o usual del producto o servicio. Sin embargo, tratándose de los productos farmacéuticos (medicamentos) esta regla sufre una ligera modulación. En efecto, como lo ha mencionado el Tribunal en reiterados

pronunciamientos: “Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas las partículas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. […] 4.7. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17

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bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

5. Signos conformados por denominaciones genéricas 5.1. En el proceso interno se alegó que BICARBONATO (principio activo de la sal de frutas) es el término genérico y no SAL DE FRUTAS. Por lo cual SAL DE FRUTAS no sería un término genérico, por lo que corresponde abordar el siguiente tema. 5.2. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 5.3. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí mismo pueda servir para identificarlo. 2.8. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será

novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. […]

6. Marca derivada […] 6.3. En congruencia con lo señalado en el párrafo precedente, las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, en el que el distintivo preponderante sea dicha marca principal con

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Actora: TECNOFAR TQ S.A.S. variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con elementos accesorios que la acompañan. 6.4. Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas den la normativa comunitaria.

[…]

7. Familia de marcas 7.1. De acuerdo con lo alegado por Aspen Global Incorporated, esta sería titular de una familia que presenta como elemento preponderante y común el término PHILLIPS, por lo que se desarrollará dicho tema. 7.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo

común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 7.3. En el derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, porque el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podrá inducir a confusión. […] 7.5. A fin de remitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00233-00

Actora: TECNOFAR TQ S.A.S. configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia d