CE - 010324000201000064001SENTENCIA20230420143850

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D. C., catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicado: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 1001-03-24-000-201000052-00 (expediente acumulado)

Demandantes: Avidesa Mac Pollo S.A. - McDonald’s International Property

Company Ltd.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros interesados Avidesa Mac Pollo S.A . - McDonald’s International Property

Company Ltd. - Sociedad Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada.

Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL - Propiedad IndustrialRegistro Marcario – Examen de Registrabilidad – Lema Comercial

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la s demandas que presentaron las sociedades Avidesa Mac Pollo S.A (en adelante AVIDESA) y McDonald’s International Property Company Ltd. (en adelante McDonald’s), a través de apoderado judicial y en contra de las Resoluciones Nos.14509 de 30 de marzo de 2009, 24091 de 14 de mayo de 2009 y 36 375 de 22 de julio de 2009 , por medio de la s cuales la Superintendencia de Industria y Comercio: (i) concedió el registro del l ema comercial «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA» a favor de la sociedad AVIDESA, para amparar productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor internacional, y (ii) negó el derecho de propiedad en exclusividad

comercial «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA» a favor de la sociedad AVIDESA, para amparar productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor internacional, y (ii) negó el derecho de propiedad en exclusividad de la partícula MAC/MC.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda radicada bajo el No. 11001-03-24-000-2010-00064-00.

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad AVIDESA, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo -CCA-, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

«PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 14509 del 30 de marzo de 2009 , expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro del lema comercial «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE2

Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00

Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - McdonaldssInternational Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

ALIMENTANDO A COLOMBIA » asociado a la marca FIGURATIVA, para distinguir productos comprendido en la Clase 29 Internacional.

International Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

ALIMENTANDO A COLOMBIA » asociado a la marca FIGURATIVA, para distinguir productos comprendido en la Clase 29 Internacional.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 24091 del 14 de mayo de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No 14509 del 30 de marzo de 2009, en sede de Reposición.

TERCERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 36375 del 22 de julio de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No 14509 del 30 de marzo de 2009, en sede de Apelación.

CUARTA: Que como consecuencia de lo anterior y a título de Restablecimiento del Derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder de forma plena el registro de la marca MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA, asociado a la marca FIGURATIVA para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 Internacional, en el sentido de reconocer el Derecho Real de Dominio que le asiste a la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A sob re el sufijo “MAC” , sin que sea posible excluirlo de los derechos de exclusiva otorgados por el registro del lema. (…)» (resaltado fuera de texto)

I.1.1 Los hechos

POLLO S.A sob re el sufijo “MAC” , sin que sea posible excluirlo de los derechos de exclusiva otorgados por el registro del lema. (…)» (resaltado fuera de texto)

I.1.1 Los hechos

2. Manifestó que la sociedad AVIDESA solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del lema comercial «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA» con el propósito de ser asociado a la marca figurativa registrada en la Clase 29

Internacional, para identificar: “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”.

3. Expresó que, una vez publicada la solicitud del registro del lema en la Gaceta de Propiedad Industrial, se presentaron oposiciones por parte de las sociedades

Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltd. y McDonald’s.

4. Indicó que, mediante la Resolución No. 14509 de 30 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las oposiciones presentadas por las referidas sociedades, concediendo el registro del lema comercial «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA (nominativo)», pero negando, a su vez, el derecho de propiedad en exclusividad del sufijo MAC solicitado por AVIDESA; frente a esto último, la sociedad actora presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación.3

de propiedad en exclusividad del sufijo MAC solicitado por AVIDESA; frente a esto último, la sociedad actora presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación.3

Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00

Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - McdonaldssInternational Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

5. Puso de presente que la SIC fundamentó su decisión en el hecho consistente de que el término MAC es inapropiable en exclusividad y se sustrajo de reconocerle titularidad respecto de esa expresión.

6. Informó que, mediante la Resolución No. 24091 de 14 de mayo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación.

7. Finalmente, puso de presente que mediante la Resolución No. 36375 de 22 de julio de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se decidió el recurso de apelación confirmando la decisión recurrida.

I.1.2 Los fundamentos de derecho y el concepto de la violación

8. La parte actora consideró que, con ocasión de la expedición de los actos se violaron los artículos 134, 136 literal a), 175 y 179 de la Decisión 486 de 2000, así como el artículo 61 de la Constitución Política.

9. Mencionó que el lema comercial de su propiedad cuenta con un elemento

violaron los artículos 134, 136 literal a), 175 y 179 de la Decisión 486 de 2000, así como el artículo 61 de la Constitución Política.

9. Mencionó que el lema comercial de su propiedad cuenta con un elemento característico y fundamental que es el sufijo MAC que se puede percibir en el grueso de los signos distintivos que integran su portafolio marcario.

10. Indicó que, con la expedición de las resoluciones demandadas se desconoció el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, pues en la actuación administrativa se demostró el posicionamiento, notoriedad y uso ostensible, continuo e ininterrumpido de las marcas de su propiedad, las cuales son reconocidas por el uso de la expresión característica MAC.

11. Del mismo modo, aseveró que los actos administrativos demandados violaron por inaplicación los artículos 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues al «(…) desconocer que mi mandante es propietaria de la partícula marcarias “MAC/MC” que le fueron reconocidas en 1984 y 2002 cuando se concedió por primera vez la marca MAC POLLO SU POLLO RICO (MIXTA)».

12. Señaló, además, que con la expedición de los actos administrativos se desconoció el artículo 61 de la Constitución Política, al abstenerse de reconocerle la exclusiva titularidad de la expresión MAC/MC, pues este es un derecho subjetivo legítimo previamente adquirido, irrevocable, insustituible y obligatoriamente protegible.4

Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00

protegible.4

Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00

Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - McdonaldssInternational Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.3. Actuaciones de las entidades y personas vinculadas al proceso.

I.1.3.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio1 .

13. El apoderado judicial de la entidad demandada adujo que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues los mismos se ajustaron plenamente a derecho y a lo establecido en las mismas.

14. Manifestó que la partícula MAC/MC no puede ser de propiedad exclusiva de un empresario, por cuanto la misma es utilizada de manera generalizada por los empresarios del sector alimenticio para identificar sus productos, por lo cual no será procedente generar un monopolio a favor de una sola persona y en perjuicio de los demás.

15. Expresó que: « (…) no es posible como acertadamente se señaló a través de los actos administrativos ahora demandados otorgar exclusividad a ningún empresario sobre la expresión MAC incluida en el lema debidamente concedido, en este u otro conjunto marcario en los que la carga distintiva sea detentada por otra expresión ».

16. Finalmente, el apoderado manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de la actuación dio estricta aplicación a las normas previstas en

este u otro conjunto marcario en los que la carga distintiva sea detentada por otra expresión ».

16. Finalmente, el apoderado manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de la actuación dio estricta aplicación a las normas previstas en materia marcaria garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa.

I.1.3.2. Intervención de la sociedad McDonald’s 2.

17. El apoderado judicial de la tercera con interés directo en las resultas del proceso adujo que la marca MAC y su contracción MC, son marcas notoriamente conocidas en el mercado colombiano y el mercado internacional, como consecuencia exclusiva del uso y publicidad por parte de la sociedad que representa.

18. Indicó que el elemento relevante en el lema «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA» es elemento MAC, sin embargo, no existe asidero para que AVIDESA alegue ser titular de derechos exclusivos sobre el mismo.

1 Folios 221 a 227. 2 Folios 129 a 153.5

Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00

Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - McdonaldssInternational Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

19. Adujo que las partículas MAC/MC son notoriamente conocidas en el mercado colombiano y en el mercado internacional, como consecuencia exclusiva del uso y publicidad por parte de la sociedad que representa.

20. Mencionó que las expresiones MAC/MC no cuentan con un significado

colombiano y en el mercado internacional, como consecuencia exclusiva del uso y publicidad por parte de la sociedad que representa.

20. Mencionó que las expresiones MAC/MC no cuentan con un significado común en Colombia, no pertenecen al idioma español y su distintividad obedece a los productos y servicios ofrecidos por McDonald’s.

21. Finalmente, precisó respecto del cargo de la violación del artículo 61 de la Constitución Política, que este carece de sustento, en la medida que la sociedad demandante no ostenta un derecho exclusivo sobre la marca MAC/MC, pues este recae en la sociedad que representa en virtud de los múltiples registros que es titular.

I.1.3.3 Intervención de la Sociedad Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada – Productos MAC3.

22. Adujo que la sociedad que representa es la creadora de la denominación MAC en Colombia, pues esta nació de la abreviatura del nombre Comercial

Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda.

23. Sostuvo que: «conociendo que quién tiene real y único derecho sobre el signo “MAC” es mi representada, MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA -PRODUCTOS MAC, no es posible que se hayan otorgado marcas que contienen el elemento fundamental de la propiedad industrial de una sociedad, por el solo hecho de estar acompañadas de denominaciones genéricas y descriptivas y por tanto no apropiables.».

24. Expresó que la denominación MAC/MC no puede ser sujeto de registro en las clases 29, 30, 31 y 43 por empresas diferentes a la de su poderdante, ya que claramente está establecida la conexidad competitiva entre esas clases.

25. Finalizó mencionando que la entidad demandada desconoció los criterios

las clases 29, 30, 31 y 43 por empresas diferentes a la de su poderdante, ya que claramente está establecida la conexidad competitiva entre esas clases.

25. Finalizó mencionando que la entidad demandada desconoció los criterios legales, jurisprudenciales y doctrinarios que han reconocido el derecho de su representada como titular de la marca MAC en las clases 29, 20 y 31, así como la protección que se le debe dar como titular de la familia de marcas que se distinguen con la denominación MAC.

II.1. La demanda radicada bajo el No. 11001-03-24-000-2010-00052-00.

26. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado4, el apoderado judicial de la sociedad McDonald’s, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172

3 Folios 159 a 220 4 Folios 109 a 1356

Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00

Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - McdonaldssInternational Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

« […]1. Que son nulos los artículos 2º y siguientes de la Resolución No. 14509 de fecha 30 de marzo de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos

siguientes declaraciones y condenas:

« […]1. Que son nulos los artículos 2º y siguientes de la Resolución No. 14509 de fecha 30 de marzo de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declara infundada la oposición presentada por McDonaldss International Property Company Ltd. y se concede el registro del lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA, ligado a la marca FIGURATIVA registrada bajo certificado núm. 273.592 a nombre de Avidesa Mac Pollo S.A., para identificar “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”, productos comprendidos en la clase 29 de la 8ª Edición de la Clasificación Internacional de Niza

2. Que es nula la Resolución 24091 de 14 de mayo de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, al decidir el recurso de reposición , confirmó la decisión contenida en los artículos 2º y siguientes de la Resolución 14509 , y concedió el recurso de apelación interpuesto contra dicha resolución.

3. Que es nula la Resolución No. 36375 de 22 de julio de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación, confirmó la decisión contenida en los artículos 2º y siguientes de

el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación, confirmó la decisión contenida en los artículos 2º y siguientes de la Resolución 14509 antes mencionada, y declaró agotada la vía gubernativa en el correspondiente trámite.

4. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resoluciones 14509, 24091 y 36375 arriba indicadas, se ordene la cancelación del certificado de registro No 385346 que la Superintendencia de Industria y comercio expidió para el lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA en la Clase 29 Internacional de Niza.

5. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso.

6. Que se ordene a la División de Signos Distintivos dictar la Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) siguientes a la comunicación, de acuerdo en el art. 176 del Código Contencioso Administrativo. […] ».

II.1.1 Los hechos

27. Manifestó que, con fecha 23 de mayo de 2006, la sociedad AVIDESA solicitó el registro del lema comercial «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA» (nominativo), ligado a la marca FIGURATIVA registrada bajo certificado núm. 273.592, para distinguir productos comprendidos en la clase 29

Internacional.7

Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00

Internacional.7

Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00

Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - McdonaldssInternational Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

28. Expresó que, luego de publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 565 de junio 30 de 2006, la sociedad McDonald’s presentó escrito de oposición a la solicitud de registro. A su vez, indicó que, dentro del término de ley, la sociedad Manifacturas Alimenticias Colombianas Ltda., igualmente presentó oposición.

29. Señaló que, mediante la Resolución No. 14509 de 30 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad McDonald’s y concedió el registro del lema comercial «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA» (nominativo), frente a lo cual presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, con fundamento en sus marcas previamente registradas.

30. Informó que, mediante la Resolución No. 24091 de 14 de mayo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación.

31. Finalmente, puso de presente que mediante la Resolución No. 36375 de 22 de julio de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad

impugnado y concediendo el recurso de apelación.

31. Finalmente, puso de presente que mediante la Resolución No. 36375 de 22 de julio de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se decidió el recurso de apelación confirmando la decisión antes mencionada.

II.1.2. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación.

32. La parte actora consideró que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos demandados, se violaron los literales a) y h) del artículo 136 la Decisión 486 de la Comunidad Andina5.

33. En tal sentido señaló que el lema comercial «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA» resulta ser similarmente confundible con la marca McPOLLO registrada por la sociedad demandante.

34. Del mismo modo, aseveró que en el lema objeto de la demanda se puede notar que el elemento predominante es precisamente la expresión MAC POLLO, que ocupa una posición central resaltada y prevalente en el conjunto.

35. Indicó que no es admisible el argumento de la entidad demanda, según el cual la estructura de la marca figurativa a la cual se ata el lema comercial, es decir la silueta de un pollo dentro de un marco circular, es marco de diferenciación.

36. Consideró que: «No sobra llamar la atención sobre el hecho de que MIPCO es titular de derechos exclusivos sobre la expresión McPOLLO en su conjunto, y

5 Folio 40 y ss del cuaderno principal8

Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00

5 Folio 40 y ss del cuaderno principal8

Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00

Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - McdonaldssInternational Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

que la expresión POLLO que usa Avidesa para identificar pollo, no ofrece al lema controvertido valor distintivo alguno para evitar que el consumidor la tome como parte de la familia Mc de MIPCO, dado que MAC y MC presentan identidad fonética y conceptual, y más aún entre los signos McPOLLO y MAC POLLO».

37. Adujo que las marcas Mc y McDonald’s, en el ámbito de las comidas rápidas, son notoriamente conocidas en el territorio colombiano y en el extranjero, desde una fecha anterior a la solicitud del registro del lema objeto del presente proceso.

II.1.3.- Actuaciones de las entidades y personas vinculadas al proceso.

II.1.3.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio.

38. El apoderado judicial de la entidad demandada adujo que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues los mismos se ajustaron plenamente a derecho y a lo establecido en las mismas.

39. Manifestó que es necesario precisar que el análisis de las marcas en debate de la Superintendencia de Industria y Comercio se centró exclusivamente en el acervo obrante en el expediente, es decir, entre el lema «MAC POLLO

las mismas.

39. Manifestó que es necesario precisar que el análisis de las marcas en debate de la Superintendencia de Industria y Comercio se centró exclusivamente en el acervo obrante en el expediente, es decir, entre el lema «MAC POLLO

ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA» y la marca McDonald’s.

40. Expresó que si bien es cierto es que el lema solicitado y la marca opositora comparten el grafema MAC, este es de uso común y no es exclusivo ni es apropiable por un empresario.

41. Adujo que la similitud en el grafema MAC no tiene la entidad necesaria para generar confusión y asociación en el público consumidor, pues al confrontar los signos se da la diferencia entre los caracteres que presentan, tanto fonéticamente como conceptualmente.

42. Mencionó que el lema está asociado con una marca figurativa que tiene características que la hacen novedosa, circunstancia que permite establecer que el emplearse el signo solicitado con la marca, sobresalen elementos novedosos que permiten al consumidor identificar los signos frente a otros previamente registrados.

43. Por último, el apoderado señaló que el registro del lema comercial solicitado se encuentra conforme a derecho, tanto así que esa entidad como autoridad nacional competente, decidió acceder al registro de esta por encontrar la solicitud acorde a lo señalado por las normas aplicables en lo que a marcas se refiere.9

Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00

Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - McdonaldssInternational Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - McdonaldssInternational Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

II.1.3.2. Intervención de la Sociedad Avidesa Mac Pollo S.A.

44. La apoderada judicial de la tercera con interés directo en las resultas del proceso precisó que el lema «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA» no se encuentra incurso en ninguna causal de irregistrabilidad de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

45. Sostuvo que el lema comercial tiene la capacidad de identificar su origen empresarial, y lo hace porque, como miembro de la familia de marcas MAC/MC de AVIDESA, es consecuente con la estructura y la composición de esta familia de marcas.

46. Indicó que el lema registrado es un signo distintivo, dentro de todo el sentido de la palabra, porque es capaz de diferenciar los productos de la clase 29 del nomenclátor internacional para los cuales solicitó su registro, y a su vez, permite distinguirlo de otros productos ofrecidos por la competencia, ente ellos los productos de McDonald’s.

47. Adujo que: «Es forzoso concluir, entonces, no solo que el lema comercial “MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA” , es un signo distintivo, motivo por el cual no debe prosperar el primer cargo de la demanda que nos ocupa, sino que además la expresión “MAC/MC” es de propiedad de AVIDESA MAC POLLO y que en consecuencia, las Resoluciones demandadas en este proceso y en el 2010-64 deben anularse porque desconocen el derecho exclusivo de AVIDESA MAC POLLO sobre esta expresión para distinguir productos

MAC POLLO y que en consecuencia, las Resoluciones demandadas en este proceso y en el 2010-64 deben anularse porque desconocen el derecho exclusivo de AVIDESA MAC POLLO sobre esta expresión para distinguir productos alimenticios y servicios de restauración.».

48. Por último, manifestó que su titularidad sobre la expresión “MAC/MC, lo faculta para usarla de manera exclusiva para crear cuanto signo distintivo surja como consecuencia de su portafolio de productos o servicios y de sus necesidades de mercadeo y, por lo tanto, será su derecho de dominio sobre ella, lo que le permita impedir su uso por parte de terceros como McDonald’s y no al contrario.

II.1.3.3. Intervención de la Sociedad Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada – Productos MAC.

49. La apoderada judicial de la tercera con interés directo en las resultas del proceso expresó que al otorgar el lema comercial «MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA» se violó la normatividad sobre propiedad industrial de la Comunidad Andina, al ser similar fonéticamente, ortográfica y conceptualmente a la marca MAC registrada a su nombre.

50. Manifestó que la sociedad Manufacturas Alimenticias Colombianas Limitada es titular de mejores y más antiguos derechos sobre la marca MAC para la industria alimenticia en Colombia.10

Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00

Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - McdonaldssInternational Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

51. Adujo que la expresión MAC no es una palabra que sea genérica o

Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - McdonaldssInternational Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

51. Adujo que la expresión MAC no es una palabra que sea genérica o descriptiva para productos de esta clase, pues por el contrario, es un signo creativo, fantasioso y distintivo creado por Manufacturas Alimenticias de Colombia – MAC para identificar productos de naturaleza alimenticia.

52. Mencionó que la expresión MAC no es una palabra que sea genérica o descriptiva para esta clase de productos, pues muy por el contrario es un signo creativo, fantasioso y distintivo creado por la sociedad que representa para identificar productos alimenticios.

53. Indicó que existe confundibilidad entre el lema registrado y la marca MAC, lo que determina que el mencionado lema no goza de los requisitos de distintividad exigidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

54. Sostuvo que la denominación MAC no puede ser objeto de registro como marca en las clases 29, 30 y 31 por parte de sociedad diferente a la de su representado, ya que claramente está establecida la conexidad que existe entre estas clases por ser de la misma naturaleza y tener la misma finalidad.

III. LAS INTERPRETACIONES PREJUDICIALES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD ANDINA

III.1. Interpretación del proceso radicado No. 11001-03-24-000-2010-00064-00

55. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 223-IP-2015 de 15 de octubre de 2015, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha

prejudicial 223-IP-2015 de 15 de octubre de 2015, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

56. En la mencionada IP se precisó que se interpretarían los artículos 136 literal a), 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No realizó interpretación del artículo 134 de la Decisión mencionada. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, resolvió:

« […] PRIMERO: El lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.

Las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.

La Sala Consultante debe analizar si el lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de11

Radicados: 11001-03-24-000-2010-00064-00 - 11001-03-24-000-2010-00052-00

Demandantes: Avidesa Macpollo S.A - McdonaldssInternational Property Company LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma

Decisión.

SEGUNDO: No son registrables los signos cuyo uso en el comercio afectara el

Demandado: Superintenden