CE - 010324000201000124001SENTENCIA20230220112844

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicado: 1100103-24-000-2010-00124-00

Demandante: WAERNER LAMBERT COMPANY LLC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL PROPIEDAD INDUSTRIAL /

PATENTES DE INVENCIÓN / REQUISITOS DE PATENTABILIDAD –

NOVEDAD Y NIVEL INVENTIVO

Sentencia de única instancia

La Sala decide, en única instancia, la demanda que , en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, y a través de apoderado judicial, instauró la sociedad Warner Lambert Company Llc. en contra de la Superintendencia de Industria y Comer cio, con el fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones números 1685 de 26 de enero de 2009 y 46241 de 11 de septiembre de 2009, mediante las cuales se negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada «2-(PIRIDIN-2-ILAMINO)- PIRIDO[2,3-d]PIRIMIDIN-7-ONAS».

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

de patente de invención a la creación denominada «2-(PIRIDIN-2-ILAMINO)- PIRIDO[2,3-d]PIRIMIDIN-7-ONAS».

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – en adelante CCA., y a través de apoderado judicial, la sociedad Warner Labert Company Llc. instauró demanda1 con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas:

2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 1685 del 26 de enero de 2009, mediante la cual la SIC decidió negar la solicitud de patente de invención denominada “2-(PIRIDIN-2-ILAMINO)-PIRIDO[2,3-D]PIRIMIDIN-7-ONAS”.

2.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 46241 de 11 de septiembre de 2009, mediante la cual la SIC decidió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 1685 del 26 de enero de 2009, confirmando en su integridad la negación de patente y agotando la vía gubernativa. 2.3. Que, como consecuencia de estas declaratorias de nulidad, se ordene a la SIC, a título de restablecimiento del derecho y dentro de los 30 días siguientes

1 Folios 439 a 464 y 479 a 506 (reforma de la demanda).2

Radicado: 11001032400020100012400

Demandante: Warner Lambert Company Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

1 Folios 439 a 464 y 479 a 506 (reforma de la demanda).2

Radicado: 11001032400020100012400

Demandante: Warner Lambert Company Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

a la notificación del fallo, proferir una resolución en la que conceda la patente de invención denominada “2-(PIRIDIN-2-ILAMINO)-PIRIDO[2,3-D]PIRIMIDIN7-ONAS” con base en el último capítulo reivindicatorio que reposa dentro del Expediente No. 04-069.500, para las reivindicaciones que de éste resulten patentables.

2.4. Que se ordene a la SIC incluir en la resolución de concesión de la patente una motivación en la cual se reconozca la validez de las invenciones de selección y su patentabilidad en la medida en que sean nuevas, tengan nivel inventivo y aplicación industrial.

I.1.1. Los hechos

2. Los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda son , en síntesis, los

siguientes:

3. El 22 de julio de 2004, la sociedad Warner Lambert Company Llc. presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, solicitud de patente para la invención denominada «2-(PIRIDIN-2ILAMINO)-PIRIDO[2,3-d]PIRIMIDIN-7-ONAS», a la cual le correspondió el expediente administrativo 04069500.

4. Cumplidos los requisitos de forma, la solicitud fue publ icada en la Gaceta de la Propiedad Industrial sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

expediente administrativo 04069500.

4. Cumplidos los requisitos de forma, la solicitud fue publ icada en la Gaceta de la Propiedad Industrial sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

5. A través del oficio núm ero 9504 de 18 de julio de 2008, la SIC puso en conocimiento de la solicitante el concepto técnico resultado del examen de patentabilidad, mediante el cual la División de Nuevas Creaciones hizo las siguientes observaciones: i) existencia de términos generales dentro del capítulo reivindicatorio (reivindicación 1); ii) inconsistencia referente a una reivindicación dependiente (reivindicación 8); iii) algunas reivindicaciones constituyen excepciones a la patentabilidad (reivindicaciones 10 a 15). Así mismo, señaló que la novedad y el nivel inventivo de la invención están afectadas por el documento WO 01/55148

(D1)

6. El 10 de octubre de 2008, la solicitante dio respuesta a l oficio número 9504 de 18 de julio de 2008 , modificando la solicitud, aportando un nuevo capítulo reivindicatorio constituido por nueve (9) reivindicaciones y presentando argumentos técnicos y jurídicos, todo ello con el fin de superar las observaciones aludidas.

7. El 26 de enero de 2009, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución núm ero 1685, por la cual decidió negar el privilegio de patente de

invención a la creación denominada «2-(PIRIDIN-2-ILAMINO)-PIRIDO[2,3d]PIRIMIDIN-7-ONAS», bajo el argumento de que carecía de novedad y nivel inventivo; decisión que fue confirmada por el mismo funcio nario mediante la Resolución número 46241 de 11 de septiembre de 2009.3

Radicado: 11001032400020100012400

Demandante: Warner Lambert Company Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

I.1.2. Normas violadas y concepto de la violación

8. El apoderado de la sociedad Warner Lambert Company Llc. sostuvo que, al expedir los actos administrativos acusados, la SIC violó los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

9. En sustento de tal afirmación, aseveró que la patente solicitada por la demandante, contrariamente a lo manifestado por la SIC, es novedosa y cuenta con el nivel inventivo necesario para que se le garantice protección mediante el registro.

10. En ese sentido, expuso que , en relación con la novedad, la SIC se equivocó al determinar que D 1 divulga los compuestos reivindicados en la solicitud

(reivindicaciones 1 a 9), p ues para llegar a dicha conclusión se limitó a tomar los elementos reivindicados y a buscar la manera en que estos pudieran «armarse» a partir de la estructura general revelada en la anterioridad, sin citar ejemplo alguno que expresamente divulgara cómo sintetizar los compuestos armados de esa forma.

11. Argumentó que, si bien es cierto que D1 revela una estructura general de

partir de la estructura general revelada en la anterioridad, sin citar ejemplo alguno que expresamente divulgara cómo sintetizar los compuestos armados de esa forma.

11. Argumentó que, si bien es cierto que D1 revela una estructura general de compuestos derivados de piridopirimidinonas, también lo es que se dirige a la solución del problema relativo a la necesidad de comp uestos efectivos en el tratamiento de enfermedades debilitantes, tales como desordenes neurodegenerativos, de tal forma que provee como solución diferentes derivados de piridopirimidinonas, refiriéndose específicamente a piridopirimidinonas sustituidas por fenil-amino y a su selectividad por CDK 5.

12. Explicó que, «[a]un cuando la solicitud de patente que nos ocupa también resuelve el problema de proporcionar nuevos compuestos de tipo piridopirimidinona, estos son estructuralmente diferentes , y nada en D1 sugiere los compuestos específicos 2- (piridin-2ilamino) piridopirimidinona que se reivindican en la solicitud de patente». Adicionalmente, apuntó, D1 no proporciona instrucciones concretas de cómo sintetizar los compuestos reivindicados en la solicitud denegada, con su estructura molecular específica.

13. Manifestó que los compuestos de D1 m ás cercanos a la solicitud de patenteejemplos 50 y 66 - son estructuralmente diferentes a los compuestos reivindicados puesto que: i) el ejemplo 50 no solo presenta un grupo 4-piridilo en lugar del grupo 2-piridilo de la solicitud de patente, sino que adem ás se encuentra sustituido en la posición 8 por un etilo en lugar de un ciclopentilo; y ii) el ejemplo 66 se encuentra

2-piridilo de la solicitud de patente, sino que adem ás se encuentra sustituido en la posición 8 por un etilo en lugar de un ciclopentilo; y ii) el ejemplo 66 se encuentra sustituido por un grupo etilo en la posición 8, e n lugar del grupo ciclopentilo reivindicado; adem ás, el grupo 2 -piridilo se encuentra ligado al n úcleo piridopirimidinona a través de un puente etilamino en lugar de un amino como en los compuestos de la solicitud de patente.4

Radicado: 11001032400020100012400

Demandante: Warner Lambert Company Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

14. Afirmó que «lo anterior implica que D1 falla en enseñar específicamente el empleo de un grupo 2 -piridilo unido al núcleo piridopirimidinona vía un puente amino, como factor esencial para proporcionar mejoras en la selectividad sobre CDK-4». Por lo tanto, afirmó, la solicitud de patente no se deriva de ninguna manera de D1, y cumple a cabalidad con el requisito de nivel inventivo.

15. Finalmente, señaló que l a indebida aplicación de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 por parte de la SIC, a su vez, conlleva a la violación directa del artículo 14 de la misma normativa en cuanto ordena otorgar patentes para las invenciones siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y aplicación industrial.

I.2.- Contestación de la demanda

16. La Superintendencia de Industria y Comercio, por conducto de apoderado judicial2, se opuso a las pretensiones de la actora por cuanto, a su juicio, carecen

I.2.- Contestación de la demanda

16. La Superintendencia de Industria y Comercio, por conducto de apoderado judicial2, se opuso a las pretensiones de la actora por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico y de sustento legal, toda vez que con la expedición de las resoluciones acusadas no se incurrió en violación de normas superiores.

17. El apoderado a seguró que la creación titulada 2 -(PIRIDIN-2-ILAMINO)- PIRIDO(2,3-d]PIRIMIDIN-7-ONAS no supone un real adelanto en la materia pues, por el contrario, se deriva lógicamente de composiciones reveladas en el estado de la técnica para la fecha de presentación de la solicitud de patente.

18. En esa línea de ideas, adujo que la SIC pudo establecer que el documento WO 0155148 (D1) , publicado el 2 de agosto de 2001, anula la novedad de las reivindicaciones 1 a 9 de la solicitud, dado que, contrariamente a lo argumentado por la demandante, divulga todas las características esenciales de los compuestos reivindicados.

19. Asimismo, argumentó que no es cierto que la SIC hubiera omitido realizar el análisis de la altura inventiva en la solicitud por no considerarla nueva , pues, tal y como se determinó en el examen de patentabilidad, debido a la gran cantidad de compuestos comprendidos en la reivindicación 1 de la solicitud presentada inicialmente, algunos compuestos podrían deducirse de manera evidente del estado de la técnica.

I.3. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público

20. Mediante providencia de 8 de abril de 20173, el despacho sustanciador c orrió

de la técnica.

I.3. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público

20. Mediante providencia de 8 de abril de 20173, el despacho sustanciador c orrió traslado a la s partes para presentar alegatos de conclusión, y al agente del Ministerio Público delegado ante la Sección Primera del Consejo de Estado para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto.

2 Folios 511 a 522, 531 y 532. 3 Folio 223.5

Radicado: 11001032400020100012400

Demandante: Warner Lambert Company Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

21. No obstante, las partes y el agente del Ministerio Público no se pronunciaron en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

II.1. Competencia

22. De conformidad con el artículo 128, numeral 7 del CCA 4 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, le corresponde a esta Sala conocer del presente asunto.

II.2. Problema jurídico

23. La Sala debe determinar si las Resoluciones números 1685 de 26 de enero de 2009 y 46241 de 11 de septiembre de 2009, mediante las cuales el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente para la invención denominada «2-(PIRIDIN-2-ILAMINO)-PIRIDO[2,3-d]PIRIMIDIN-7-ONAS», vulneraron los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina , para lo

«2-(PIRIDIN-2-ILAMINO)-PIRIDO[2,3-d]PIRIMIDIN-7-ONAS», vulneraron los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina , para lo cual deberá establecerse si la invención es o no novedosa y si para un técnico normalmente versado en la materia la invención hubiese o no resultado obvia o se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

III.3. Los actos administrativos demandados

24. Los actos administrativos demandados son las Resoluciones números 1685 de 26 de enero de 20095 y 46241 de 11 de septiembre de 20096, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio, cuyos apartes más relevantes para resolver la controversia se trascriben a continuación:

Resolución No 1685 Por la cual se niega una patente de invención

[…]

1. Objeto de la invención

4 Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […].

7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]. 5 Folios 9 a 18. 6 Folios 19 a 266

Radicado: 11001032400020100012400

Demandante: Warner Lambert Company Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

El título de la presente invención es: “ 2-(PIRIDIN-2-ILAMINO)-PIRIDO[2,3d]PIRIMIDIN-7-ONAS”

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

El título de la presente invención es: “ 2-(PIRIDIN-2-ILAMINO)-PIRIDO[2,3d]PIRIMIDIN-7-ONAS”

Concretamente, el objeto de la solicitud consiste en compuestos derivados de 2-amino-piridinas de fórmula general (I), que son potentes inhib idores de la quinasa 4 dependiente de cic lina (odk4), y útiles en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas y proliferativas.

Las reivindicaciones 1 a 8, se refieren a compuestos de fórmula general ( I) y sus sales farmacéuticamente aceptables.

La clausula 9, reivindica una composición farmacéutica que comprende un compuesto de fórmula (I) y un vehículo farmacéutico.

El problema planteado en la solicitud, es la necesidad de proveer compuestos que sean activos como inhibidores de CDK-4 y puedan ser utilizados en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas y proliferativas.

Para solucionar este problema téc nico, la solicitud en estudi o proporciona compuestos derivados de pirido -[2,3]pirimidin-7-onas de fórmula general (I) y sus composiciones farmacéuticas.

2. Determinación del estado de la técnica

[…]

2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontró el siguiente documento anterior a la fecha de la prioridad reivindicada y relacionado con la materia reclamada:

No. Documento Título Fecha de publicació n D1 WO 1/55148

el siguiente documento anterior a la fecha de la prioridad reivindicada y relacionado con la materia reclamada:

No. Documento Título Fecha de publicació n D1 WO 1/55148 Pyridopyrimidinone derivatives for treatment of neurodegenerative disease 2001-08-02

3. Novedad

[…]

En el presente caso, el objeto carece de novedad, porque a los ojos de un experto medio en el arte , se trata de una materia conocida y divulgada en el estado de técnica.

En el presente caso, la clausula 1 de la solicitud de patente reivindica compuestos de fórmula general (I):7

Radicado: 11001032400020100012400

Demandante: Warner Lambert Company Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Por su parte, la anterioridad D1 describe compuestos derivados de piridopirimidinona inhibidores de quinasas dependientes de ciclina (CDK -4) de fórmula:

Comparando elemento por elemento, de la f órmula general (l) con la de D1, encontramos que realizando los respectivos reemplazos en los sustituyentes, de las respectivas fórmulas generales, se obtienen compuestos comunes, tales como los de los ejemplos 50 y 66 de D1 (tabla 1 páginas 178 y 179).

Así mismo, y teniendo en cuenta los diferentes sustituyentes de la f órmula divulgada en D1, se podrían encontrar más compuestos idénticos a los de la actual solicitud, por lo cual, se puede considerar que algunos compuestos de la

Así mismo, y teniendo en cuenta los diferentes sustituyentes de la f órmula divulgada en D1, se podrían encontrar más compuestos idénticos a los de la actual solicitud, por lo cual, se puede considerar que algunos compuestos de la reivindicación 1, no cumplen con el requisito de novedad.

Debido a que existen compuestos en la presente solicitud cuya novedad podría no verse afectada por D1, se evalúa el nivel inventivo de ellos.

Así las cosas. La presente solicitud no cumple con lo dispuesto en el articulo 16 de la Decisión 486.

4. Nivel Inventivo.

[…]

En el presente caso, el objeto carece de nivel inventivo porque a los ojos de un experto medio en la materia, la información obtenida a partir de la anterioridad citada le sugiere la solución del problema técnico de manera obvia.

[…]

Los compuestos de la fórmula (l) solo se diferencian de los de D1 en el anillo piridilo en lugar de fenilo como sustituyente del amino de la posición 2 del núcleo básico de pirido[2,3-d] pirimidin-7-ona.

Cabe advertir, que esta diferencia estructural no le conceden a los compuestos de fórmula (I) de la presente solicitud un efecto técnico inesperado, ventaja o mejoría, ya que al igual que los descritos D1 tienen propiedades como inhibidores de CDK - 4 con similares valores de Cl 50 y la misma utilidad terapéutica en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas y proliferativas, por lo tanto, se les puede considerar compuestos alternativos a los ya conocidos.8

Radicado: 11001032400020100012400

Demandante: Warner Lambert Company Llc.

proliferativas, por lo tanto, se les puede considerar compuestos alternativos a los ya conocidos.8

Radicado: 11001032400020100012400

Demandante: Warner Lambert Company Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Teniendo en cuenta el probl ema técnico de la solicitud, el cual es proveer compuestos derivados de pirido -[2,3]pirimidin-7-onas que sean activos como inhibidores de CDK -4, v emos que la información de la anterioridad citada combinada con los conocimientos generales del experto en la materia, le sugieren modificar el sustituyente del amino de la posición 2 del núcleo básico de pirido[2,3 -d]pirimidin-7-ona y obtener así compuestos con las mismas propiedades farmacológicas, solucionando así el problema técnico de manera obvia, por lo tanto el objeto reivindicado no tiene nivel inventivo.

5. Sobre la respuesta del solicitante

El solicitante en su respuesta, argumenta que aun cuando la presente invención también resuelve el problem a de proporcionar nuevos compuestos de tipo piridopirimidinona, D1 no sugiere los compuestos específicos 2 -(piridin-2-ilamino)piridopirimidinona, aquí reivindicados.

Al respecto cabe resaltar que D1 (página 4, renglón 20, folio 243) establece que el sustituyente W-R1 puede ser NH -(CH2) heteroarilo, donde n=0, 1, 2, 3 y el heteroarilo incluye el grupo piridilo. De la misma manera, el sustituyente ciclopentil en la posición 8 también está divulgado en D1 para el

heteroarilo incluye el grupo piridilo. De la misma manera, el sustituyente ciclopentil en la posición 8 también está divulgado en D1 para el correspondiente sustituyente R2 C3-C10 cicloalquil (página 4 renglón 23), con lo cual se ratifica la carencia de novedad de los compuestos de la presente invención.

De igual forma, el solicitante argumenta que D1 no sugiere que los compuestos serían activos como inhibidores CDK-4, y que la presencia de un anillo piridilo, más espec íficamente de un grupo 2 -piridil resulta inesperadamente en una mayor selectividad CDK -4 en comparaci ón con an álogos de tipo fenilo divulgados en D1.

Al respecto, es preciso señalar que D1 describe ensayos de actividad en CDK4 (página 174, renglón 22, folio 245), y muestra resultados de Cl50 (tablas 1 a 4 páginas 178 a 197). En cuanto a la afirmación de la mayor selectividad CDK-4, vemos que en la tabla 1 de la solicitud en estudio (folio 181) la mayoría de lo s compuestos comparados también presentan actividad , a unque menor, s obre CDK2, razón por la cual no se les puede atribuir a los compuestos de la invención una selectividad marcada y significativa sobre CDK4.

Dados los argumentos anteriores, vemos que para este caso, la inclusión del anillo piridilo en lugar de fenilo como sustituyente del amino de la posición 2 de los ya conocidos compuestos de pirido[2,3-d] pirimidin-7-ona, no le proporciona ventajas o un efecto sorprendente o inesperado a los compuestos reivindicados

los ya conocidos compuestos de pirido[2,3-d] pirimidin-7-ona, no le proporciona ventajas o un efecto sorprendente o inesperado a los compuestos reivindicados en la presente solicitud, ya que siguen teniendo las mismas propiedades farmacológicas como inhibidores CDK4 y con valores similares de Cl50.

[…]

Por todo lo expuesto anteriormente, se concluye que la solicitud no es novedosa ni tiene nivel inventivo, no cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486, por las razones anteriormente expuestas. En consecuencia, se niegan, las reivindicaciones 1 a 9 c ontenidas en los folios 259 a 273 del expediente.

[…]9

Radicado: 11001032400020100012400

Demandante: Warner Lambert Company Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

RESUELVE ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "2-(PIRIDIN-2-ILAMINO)-PIRIDO[2,3-d]PIRIMIDIN-7-ONAS".

[…]

Resolución 46241 Por la cual se resuelve un recurso de reposición

[…]

2. FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

[…]

Para impugnar la decisión de negación de la materia antes descrita, en primer termino el recurrente señala: “Cuando una invención dada se encuentra de manera general incluida en una divulgación mas amplia e inespecífica, pero la invención presenta una li mitación que no se encuentra específicamente revelada o sugerida en el arte previo y además proporciona un efecto

manera general incluida en una divulgación mas amplia e inespecífica, pero la invención presenta una li mitación que no se encuentra específicamente revelada o sugerida en el arte previo y además proporciona un efecto inesperado, su novedad y su altura inventiva deben ser reconocidas […].

Al respecto este despacho aclara que, cuando en el estado de la técni ca se encuentra un grupo genérico de compuestos relativamente extenso como el que presenta el antecedente, su divulgación es para un técnico medio capacitado en química, plenamente equivalente a la divulgación de cada compuesto dentro del grupo, y por el hecho de seleccionar un grupo de especies químicas a partir de dicho documento, no se restablece la novedad a las especies seleccionadas. Por otra parte, cabe agregar que la Decisión 486 no contempla la figura de la “patente de selección”.

[…]

Argumenta el recurrente que “Aun cuando D1 revela compuestos de tipo piridopinimidinona, nada en D1 sugiere que los compuestos específicos de 2 - (piridin-2-ilamino)piridopirimidinona de la presente invención ser ían activos como inhibidores potentes y selectivos CDK-4.

Sobre el particular, cabe resaltar que aun cuando a las especies químicas seleccionadas, se les haya atribuido una ventaja imprevista derivada de una propiedad farmacológica o comportamiento biológico compartida por todos los elementos del grupo genérico, para este despacho es claro que en virtud de la Decisión 486 la materia contin úa careciendo de novedad, por cuanto los elementos estructurales del compuesto han sido divulgados por el antecedente técnico.

Afirma el recurrente que: “La presencia de un grupo 2 -piridilo, proporciona, de

elementos estructurales del compuesto han sido divulgados por el antecedente técnico.

Afirma el recurrente que: “La presencia de un grupo 2 -piridilo, proporciona, de manera inesperada, una mayor selectividad sobre CDK-4 en comparación con análogos tipo fenilo, e incluso pinidilo, divulgados en D1. Los compuestos de la invención presentan una mayor actividad inhibitoria CDK-4 dado sus valores Cl50 de nivel nanomolar como se ilustra en la tabla de resultados presentada en respuesta al pnimer examen de fondo".

Los documentos D1 y D2 enseñan la actividad inhibitoria de CDK -4 de los compuestos all í descritos y demuestran su alta selectividad por CDK -4 con10

Radicado: 11001032400020100012400

Demandante: Warner Lambert Company Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

respecto a CDK-1 y CDK-2, como se puede apreciar al revisar los datos de Cl50 de nivel nanomolar de la tabla 2 de D2 (p ágina 76) y la tabla 1 de la solicitud (folio 181), en esta última se comparan datos de Cl 50 de los compuestos reivindicados con respecto a los de D2 y no se evidencia una superioridad de los compuestos de la solicitud en cuanto a la afinidad por CDK-4 (ver ejemplos 1, 3 y 5 vs 1', 3' y 5'). En consecuencia. Y de acuerdo a las compa raciones mencionadas, la diferencia en los valores de selectividad por CDK -4 no es representativa y por ende no se puede considerar sorprendente.

[…]

Por otra parte, respecto a lo determinado por la INDECOPI sobre la forma de

mencionadas, la diferencia en los valores de selectividad por CDK -4 no es representativa y por ende no se puede considerar sorprendente.

[…]

Por otra parte, respecto a lo determinado por la INDECOPI sobre la forma de analizar las solicitudes de patentes de selección, es menester recordar al recurrente que, como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, la Decisión 486 no contempla la figura de la “patente de selección”.

[…]

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 1685 del 26 de enero de 2009, por medio de la cual se negó una patente de invención

[…].

II.4. Interpretación Prejudicial

25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina e xpidió la interpretación prejudicial 163-IP-2015 de 8 de octubre de 20157, en la cual se refirió a los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial, en el marco de la Decisión 486 de 2000 . Los acápites pertinentes de tal pronu nciamiento, son del

siguiente tenor:

[…]

«PRIMERO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

SEGUNDO: La in vención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad, si ya se encontrare comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, salvo las excepciones

entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, salvo las excepciones establecidas en el artículo 17 de la Decisión 486.

La Sala consultante deberá determinar si los documentos citado s como anterioridades por la Superintendencia de Industria y Comercio, afectan el requisito de novedad en relación con la solicitud de patente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

TERCERO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla

7 Folios 571 a 578.11

Radicado: 11001032400020100012400

Demandante: Warner Lambert Company Llc.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención.

A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

El Juez consultante deberá determinar si los documentos citados como anterioridades por la Superintendencia de Industria y Comercio, afectan el nivel inventivo en relación con la solicitud de patente, de conformidad con lo manifestado en la presente interpretación prejudicial […].

II.5. El caso concreto

26. La sociedad Warner Lambert C