CE - 010324000201100387001SENTENCIA20230426084933

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: Radicado:

Nulidad y restablecimiento del derecho 11001-03-24-000-2011-00387-00

Demandante: Identificación Plástica S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con

Interés: Casa Editorial El Tiempo S.A.

Tema: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA / Registro Marcario/ Examen de Registrabilidad / Causales de Irregistrabilidad / Confundibilidad / Reglas de Cotejo

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia la demanda que presentó , por medio de apoderado judicial, la sociedad Identificación Plástica S.A. en contra de la s Resoluciones 68258 del 9 de diciembre de 2010, 4463 del 31 de enero de 2011 y 30450 del 31 de mayo de 20 11, a través de las cuales la S uperintendencia de Industria y Comercio –en adelante SICnegó el registro de la marca «Identificación Plástica S.A.» (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Identificación Plástica S.A.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo

Identificación Plástica S.A.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, la apoderada judicial de la sociedad Identificación Plástica S.A. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, con miras a

obtener las siguientes declaraciones y condenas:

«3.1. Que se declare nula la Resolución número 68258 del 9 de diciembre de 2010, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 1069296 por

1 Presentada el 4 de octubre de 2011. Folios 62 a 95 cuaderno principal.2

Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00

Demandante: Identificación Plástica S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

la cual, a pesar de no haberse formulado demanda de oposición, se negó a mi representada el registro de la marca IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA (MIXTA) en la clase 35 internacional.

3.2. Que se declare la nulidad de la Resolución 4463 del 31 de enero de 2011 expedida por la Directora de Signos Distintivos, por la cual se resuelve de manera negativa, el recurso de reposición interpuesto contra la resolución citada en el punto anterior (68258 del 9 de diciembre de 2010, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio,

manera negativa, el recurso de reposición interpuesto contra la resolución citada en el punto anterior (68258 del 9 de diciembre de 2010, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 1069296, por la cual a pesar de no haberse formulado demanda de oposición, se negó el registro de la marca IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA (MIXTA) en la clase 35 internacional).

3.3. Que se declare la nulidad de la Resolución número 30450 del 31 de mayo de 2011, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por la cual se resuelve de manera negativa, el recurso de apelación interpuesto contra la resolución citada en el num eral 3.1., (68258 del 9 de diciembre de 2010, proferida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 10 69296 por la cual a pesar de no haberse formulado demanda de oposición, se negó el registro de la marca IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA (MIXTA) en la clase 35 Internacional)

3.4. Que como consecuencia de las declaraciones 3. 1, 3.2 y 3.3, y a título de Restablecimiento del Derecho, se ordene el registro, a nombre de la sociedad IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA S.A., por el período de diez (10) años, de la marca IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 Internacional.

3.5. Que se ordene com unicar las anteriores declaraciones a la Dirección de

marca IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 Internacional.

3.5. Que se ordene com unicar las anteriores declaraciones a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al Art. 176 del C.C.A. […]»

I.2. Los hechos

2. El 9 de junio de 2010, la sociedad Identificación Plástica S.A., solicitó el registro del signo «Identificación Plástica S.A.» (mixta) para amparar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual se adelantó bajo el expediente No. 10069296. La solicitud fue publicada por la SIC en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 619 del 19 de agosto de 2010, sin que se formulara oposición alguna.

3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 68258 del 9 de diciembre de 2010, negó el registro de la marca «Identificación Plástica S.A.» (mixta) para distinguir servicios de la clase 35 de la clasificación internacional de Niza, contra la cual se interpusieron los recursos de reposición y, en subsidio de apelación, los cuales fueron desatados mediante las Resoluciones Nos. 4463 del 31 de enero de 2011 y 30450 del 31 de mayo de 2011, las cuales confirmaron la decisión contenida en la Resolución No. 68258 del 9 de diciembre de

2010.3

Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00

Demandante: Identificación Plástica S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

2010.3

Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00

Demandante: Identificación Plástica S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

4. La sociedad demandante manifestó que la SIC, con ocasión de la expedición de los actos acusados vulneró las normas en las cuáles debieron fundarse los actos acusados, desconociendo los artículos 134 literales b), e), f), g) y h), parágrafo del artículo 135 y el 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina -en adelante Decisión 486 de 2000-, y el artículo 15, Sección 2 del anexo 1 C del ADPIC, por falta de aplicación.

5. Destacó que el signo mixto solicitado cumplía con los requisitos exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, «toda vez que, además de ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado, lo cual se ha logrado a través del uso continuo del signo, y el conocimiento que el público y consumidor de dichos productos y servicios tiene, es susceptible de representación gráfica2.»

6. Mencionó que los actos acusados violaron el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 por indebida aplicación, por cuanto si bien el signo «Identificación Plástica S.A.» contiene el signo «Plástica», no por ello puede afirmarse que se trata de signos semejantes y confundibles, toda vez que el elemento predominante del signo solicitado es el elemento «Identificación», el cual lo hace perfectamente distintivo frente a los consumidores de los servicios de la

afirmarse que se trata de signos semejantes y confundibles, toda vez que el elemento predominante del signo solicitado es el elemento «Identificación», el cual lo hace perfectamente distintivo frente a los consumidores de los servicios de la clase 35 internacional. En tal sentido, resulta irrelevante el elemento «Plástica», pues la forma especial del signo «Identificación Plástica S.A.» aunado a su forma gráfica y conceptual, lo hacen perfectamente registrable como marca.

7. Señaló que el signo solicitado es mixto, al estar conformado por un elemento nominativo compuesto por las palabras «Identificación» y «Plástica» y un logo, donde la expresión predominante es «Identificación» que le otorga un significado propio al signo.

8. Señaló que no existían semejanzas entre los signos en conflicto, toda vez que desde el punto de vista ortográfico la conformación silábica difiere en cada uno de ellos. Desde el punto de vista visual el signo solicitado al ser mixto tiene una mayor preponderancia «que lo hace adicionalmente identificable en el sector de los consumidores a los cuales se dirigen sus servicios3». Desde el punto de vista fonético cada uno de los signos suena diferente y, desde el punto de vista conceptual el signo solicitado describe una actividad; mientras que la palabra «Plástica» tiene variados significados.

9. Expresó que el signo «Identificación Plástica S.A.» (mixta) «evoca el concepto del servicio de impresión y publicidad a través de la tarjeta plástica que sirve para identificarse.

2 Folio 75 cuaderno principal. 3 Folio 87 cuaderno principal.4

Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00

identificarse.

2 Folio 75 cuaderno principal. 3 Folio 87 cuaderno principal.4

Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00

Demandante: Identificación Plástica S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

10. Sostuvo que la SIC no tuvo en cuenta que la aptitud distintiva del signo se presenta en virtud del uso continuo de un signo4 […]», la cual acreditó con las pruebas de uso continuo del signo «Identificación Plástica S.A.» desde el año

1997.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO.

11. El apoderado judicial de la SIC contestó la demanda5, para lo cual indicó que los actos administrativos expedidos se ajustaban plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria.

12. Manifestó que el signo solicitado reproduce la marca «Plástica» previamente registrada al incorporar el elemento denominativo, la cual, no obstante incorporar un elemento adicional como lo es la expresión «Identificación» más un logotipo, no le otorgan suficiente distintividad como para ser registrado como marca, por lo que los signos en forma conjunta presentan semejanzas fonéticas y ortográficas que los hace confundibles entre sí.

13. En tal sentido, los consumidores al percibir en una primera impresión del signo y la marca en conflicto, creerían por error que se trataría de una innovación hecha a la marca original, por lo que la diferencia alegada no desvirtuaba las similitudes

13. En tal sentido, los consumidores al percibir en una primera impresión del signo y la marca en conflicto, creerían por error que se trataría de una innovación hecha a la marca original, por lo que la diferencia alegada no desvirtuaba las similitudes entre los conjuntos marcarios.

II.2. INTERVENCIÓN DEL INTERESADO

14. De acuerdo con lo dispuesto por el Despacho en informe secretarial, el tercero interesado en las resultas del proceso sociedad Casa Editorial El Tiempo S.A., no obstante haber sido notificado en forma6, no presentó escrito de contestación de la demanda7.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

15. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina –en adelante el Tribunal de Justiciaemitió la interpretación prejudicial 297-IP-2015 de fecha 29 de octubre de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso, en

4 Ibidem. 5 Folios 212 a 222 cuaderno principal. 6 Folio 209 cuaderno principal. 7 Folio 229 cuaderno principal.5

Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00

Demandante: Identificación Plástica S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

particular, el artículo 135 último párrafo y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. De oficio fue interpretado el artículo 150 ibidem. El artículo 134 literales

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

particular, el artículo 135 último párrafo y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. De oficio fue interpretado el artículo 150 ibidem. El artículo 134 literales b), e), f), g) y h), no fueron interpretados por no resultar pertinentes, concluyendo lo siguiente:

«C. CUESTIONES A INTERPRETAR

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta).

3. Sobre la distintividad sobrevenida alegada por el solicitante.

4. Examen de registrabilidad.

D. ANALISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSION

DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR

[…] La Jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o termina ciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación

Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

[…] Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con lo s productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.6

disputa, tanto entre sí como en relación con lo s productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.6

Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00

Demandante: Identificación Plástica S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que están comprando o usando otro, lo que implica la exis tencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanzas entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

También es importante tener en cuenta que además del riesgo confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de

También es importante tener en cuenta que además del riesgo confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productos de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro orige n empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica, sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la person a a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que

criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la person a a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica.

Reglas para realizar el cotejo de signos

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre las marcas:

Regla 1.- La confusión resulta de la i mpresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.7

Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00

Demandante: Identificación Plástica S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. […]

2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS (SE

TOMARÁ EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA)

[…] 16. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. C abe

palabras que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. C abe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

17. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aq uellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos, o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (…)”.

18. Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el signo en su conjunto. Sin embrago, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. […]

conjunto. Sin embrago, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. […]

[…] 20. La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

21. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre

signos denominativos:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.8

Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00

Demandante: Identificación Plástica S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

• Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

22. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión en el signo denominativo.

la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

22. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión en el signo denominativo.

23. En ese orden de ideas, la Sala consultante debe establecer el riesgo de confusión, que pudiera existir entre el signo “IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA”

(mixto) y la marca registrada “PLÁSTICA” (denominativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca […].

3. SOBRE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA ALEGADA POR EL

SOLICITANTE

25. El último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 señala que: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) No obstante lo previsto en los literales b), e), f) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. (lo subrayado es nuestro).

26. […] cabe indicar que la figura de la distintividad adquirida sólo puede ser aplicable respecto de las causales absolutas reguladas en el artículo 135 de la Decisión 486. El presente caso versa sobre un signo que es inicialmente distintivo “IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA” (mixto), pero confundible con una marca previamente registrada “PLÁSTICA” (denominativa), de

Decisión 486. El presente caso versa sobre un signo que es inicialmente distintivo “IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA” (mixto), pero confundible con una marca previamente registrada “PLÁSTICA” (denominativa), de conformidad con el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

27. Por lo anterior, uno de los factores fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro, ab initio, no reúna el requisito de distintividad. En virtud de dicha figura, un signo que ab initio incurre en alguna causal absoluta del artículo 135 de la Decisión 486 y que carece de distintividad, ha ganado tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado.

4. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

[…] 29. El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro.

30. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, la norma que corresponde tomar en cuenta es la que contiene la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

[…] 33. […] el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad9

artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

[…] 33. […] el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad9

Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00

Demandante: Identificación Plástica S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marca s, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad […]» (Resaltado fuera de texto)

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

16. Mediante auto de 16 de febrero de 20168 se corrió traslado por un término de diez (10) días a las partes intervinientes para que presentaran sus alegatos de conclusión y, al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto.

17. La parte demandante y la demandada, reiteraron en esencia, sus argumentos; mientras que el tercero interviniente y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 9, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

V.2. El problema jurídico

19. Corresponde a la Sala examinar si la SIC, con ocasión de la expedición de las Resoluciones 68258 del 9 de diciembre de 2010, 4463 del 31 de enero de 2011 y 30450 del 3 de mayo de 2011, por medio de las cuales se negó el registro del signo «Identificación Plástica S.A.» (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneró el artículo 134 literales b), e), f), g) y h), el parágrafo del artículo 135 y el literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como el artículo 15 Sección 2 del Anexo 1 C del ADPIC.

20. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, pues considera: (i) que el signo solicitado no es similarmente confundible con la marca previamente registrada y; (ii) no se valoraron las pruebas allegadas al proceso que acreditan el uso continuo de la marca en la clase 35 internacional y, por ende, la distintividad sobrevenida.

8 Folio 262 cuaderno principal 9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.10

Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00

distintividad sobrevenida.

8 Folio 262 cuaderno principal 9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.10

Radicacion: 11001-03-24-000-2011-00387-00

Demandante: Identificación Plástica S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

V.3.- Normativa aplicable

V.3.1. Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000

21. En primer lugar, la Sala encuentra que, aunque el demandante indicó dentro de las normas violada el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, al desarrollar el concepto de violación de es