CE - 010324000201300074001SENTENCIA20230516104607

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00074-00

Referencia. Medio de control de nulidad relativa

Actora: ORTHOBED S.A.

TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “ CONFORT CENTER” Y LA

MARCA OPOSITORA “ORTHOBED” NO SE ADVIERTE SIMILITUD

ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE

CONFIGURE UN RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN PARA EL

PÚBLICO CONSUMIDOR.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad ORTHOBED S.A. , mediante apoderad a y en ejercicio d el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se adecuó como de nulidad relativa 1, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20002, de la Comisión de la Comunidad Andina3, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones

1 Mediante auto admisorio de 31 de marzo de 2014 visible a folios 61 a 65 del cuaderno físico principal. 2 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 3 En adelante Decisión 486.2

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Actora: ORTHOBED S.A.

3 En adelante Decisión 486.2

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Actora: ORTHOBED S.A.

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núms. 00053354 de 28 de septiembre de 2011, "Por la cual se decide una solicitud de registro marcario "; 18576 de 28 de marzo de 2012, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición" , expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 00059607 de 4 de octubre de 2012, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación" , dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 24 de febrero de 2012 el señor LUIS FERNANDO CANO BERNAL solicitó el registro como marca del signo mixto "CONFORT CENTER", para amparar productos comprendidos en la Clase 204 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5.

4 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: “[…] Colchones, almohadas, cojines y almohadones, sacos de dormir. camas y somieres, armazones de cama, divanes, poltronas, sillones, sofás,

4 El signo fue solicitado para identificar los siguientes productos: “[…] Colchones, almohadas, cojines y almohadones, sacos de dormir. camas y somieres, armazones de cama, divanes, poltronas, sillones, sofás, canapés, bambú, resortes, entrepaños de madera, espejos y marcos, contenedores flotantes. muebles, trabajos de ebanistería, aparadores, armarios, asientos, estantes, mesas de tocador y auxiliares, taburetes, vitrinas, pupitres, revisteros, botelleros, escritorios, percheros y toalleros. […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza.3

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2°: Que publicado el extracto en la gaceta de la Propiedad Industrial, formuló oposición en contra del registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad que se presentaba, a su juicio, con su marca previamente registrada "ORTHOBED" (MIXTA), que distingue productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

3°: Que mediante la Resolución núm. 00053354 de 2011 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC 6 declaró infundada la citada oposición y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto “CONFORT CENTER”, para distinguir productos en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

oposición y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto “CONFORT CENTER”, para distinguir productos en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria mediante las resoluciones núms. 18576 y 00059607 de 2012 , expedidas, respectivamente, por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

6 Hoy Dirección de Signos Distintivos.4

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Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486, por falta de aplicación, por cuanto la marca cuestionada "CONFORT CENTER" (mixta) no cumple con los requisitos exigidos por la misma para que sea procede nte su registro, esto es, la perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Indicó que el análisis de las marcas enfrentadas “CONFORT CENTER” y “ORTHOBED” debe realizarse respecto de los elementos gráficos, ya que los nominativos de la marca cuestionada son de uso común para los productos comprendidos en la Clase 20 de la Clasificación

Indicó que el análisis de las marcas enfrentadas “CONFORT CENTER” y “ORTHOBED” debe realizarse respecto de los elementos gráficos, ya que los nominativos de la marca cuestionada son de uso común para los productos comprendidos en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, débiles.

Señaló que las tres figuras consisten en una línea curva dibujada de una forma determinada, con un círculo en la parte superior que asemejaría a una persona recostada cómodamente; y que son figuras abstractas, pero están dibujadas exactamente de la misma manera evocando un mismo concepto.

Insistió en que las marcas enfrentadas son idénticas tanto en su aspecto gráfico como en los conceptos que evocan , por lo cual, a su juicio, existe un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.5

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Afirmó, además, que se presenta conexidad competitiva e identidad entre los productos que distinguen las marcas en controversia, habida cuenta que ambas identifican aquellos pertenecientes a la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

Agregó que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró el artículo 29 de la Constitución Política, toda vez que no se motivó con suficiencia las razones por las cuales predominaba el elemento nominativo sobre el gráfico en las marcas enfrentadas.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

29 de la Constitución Política, toda vez que no se motivó con suficiencia las razones por las cuales predominaba el elemento nominativo sobre el gráfico en las marcas enfrentadas.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal.

Para el efecto, manifestó que a todas luces las marcas enfrentadas “ORTHOBED” y “CONFORT CENTER” son diferentes sin que exista riesgo de confusión para el público consumidor, pues cada una cuenta con elementos propios que las individualizan y les otorgan la distintividad requerida.

Adujo que, de una visión en conjunto, las marcas cotejadas poseen grafías y expresiones diferentes que generan impresiones visuales distintas, tanto por su trazo como por su posición y color.6

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II.-2. El señor LUIS FERNANDO CANO BERNAL, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, argumentando para ello que previo a realizar el cotejo marcario entre las expresiones enfrentadas debe tenerse en cuenta que los elementos preponderantes de éstas son los nominativos, de manera que no existe semejanza alguna entre “ORTHOBED” y

“CONFORT CENTER”.

Manifestó que aún si se considerara que prevalece el elemento gráfico,

que los elementos preponderantes de éstas son los nominativos, de manera que no existe semejanza alguna entre “ORTHOBED” y

“CONFORT CENTER”.

Manifestó que aún si se considerara que prevalece el elemento gráfico, también existen diferencias entre las marcas objeto de controversia, habida cuenta que si bien es cierto que ambas comparten el trazo de una curva, también lo es que son dos curvas en sentidos diferentes, con grosores totalmente disímiles.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20117, el 18 de abril de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad ORTHOBED S.A., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada ,

7 En adelante CPACA.7

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el señor LUIS FERNANDO CANO BERNAL tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no

del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Posteriormente, el Despacho sustanciador se pronunció respecto de las excepciones de mérito propuestas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, frente a las cuales se decidió que no constituían excepciones propiamente dichas, t oda vez que sus fundamentos envolvían la defensa del acto acusado.

Frente a la excepción previa , propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, denominada “ inepta demanda por indebido agotamiento del requisito de procedibilidad ”, se dijo que no prosperaba por cuanto la conciliación prejudicial era exigible para acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación8

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con los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa y de controversias contractuales, mas no en el de nulidad que se promovió en el caso bajo examen.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

de reparación directa y de controversias contractuales, mas no en el de nulidad que se promovió en el caso bajo examen.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la s resoluciones núms. 00053354 de 28 de septiembre de 2011, 18576 de 28 de marzo de 2012 y 00059607 de 4 de octubre de 2012, mediante las cuales la SIC le concedió al tercero con interés directo en las resultas del proceso el registro de la marca mixta “CONFORT CENTER”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera lo dispuesto en los artículos 13 4 y 136, literal a), de la Decisión 486 y 29 de la Constitución Política.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.9

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Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

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Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Al respecto, adujo que los elementos gráficos de las marcas enfrentadas son muy similares, de manera que pueden inducir a error al público consumidor, razón por la cual la marca cuestionada “CONFORT CENTER” no es distintiva.

IV.2.- La parte demandada solicitó denegar las prete nsiones de la demanda, toda vez que las marcas enfrentadas no son semejantes ni confundibles, puesto que la marca “CONFORT CENTER” posee la distintividad necesaria para que el consumidor pueda individualizar cada marca sin que se genere riesgo de confusión o asociación.10

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IV.3.- En esta etapa procesal tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

IV.3.- En esta etapa procesal tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 8, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó9:

“[…]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

[…] cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios , o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[…]

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es cap az de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

8 En adelante el Tribunal 9 Proceso 161-IP-2018.11

asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

8 En adelante el Tribunal 9 Proceso 161-IP-2018.11

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a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las le tras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio.

b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideológica: Se c onfigura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica o figurativa : Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta

evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica o figurativa : Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas.

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios:

[…]

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos12

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos12

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amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos

[…]

2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la pal abra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir

un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la pal abra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.

. Si los signos en conflic to comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.13

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(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos

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(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

b) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente e n el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.

[…]

2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 00053354 de 28 de septiembre de 2011 , 18576 de 28 de marzo de 2012 y 00059607 de 4 de octubre de 2012, concedió el registro de la marca mixta solicitada, “CONFORT

resoluciones núms. 00053354 de 28 de septiembre de 2011 , 18576 de 28 de marzo de 2012 y 00059607 de 4 de octubre de 2012, concedió el registro de la marca mixta solicitada, “CONFORT CENTER”, al señor LUIS FERNANDO CANO BERNAL, para distinguir “[…] -Colchones, almohadas, cojines y almohadones, sacos de dormir. camas y somieres, armazones de cama, divanes, poltronas, sillones,14

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sofás, canapés, bambú, resortes, entrepaños de madera, espejos y marcos, contenedores flotantes. muebles, trabajos de ebanistería, aparadores, armarios, asientos, estantes, mesas de tocador y auxiliares, taburetes, vitrinas, pupitres, revisteros, botelleros, escritorios, percheros y toalleros […]”, productos comprendidos en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora la marca cuestionada "CONFORT CENTER" (mixta) no cumple con los requisitos exigidos por la misma para que sea procedente su registro, esto es, la perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Indicó que el análisis de las marcas enfrentadas “CONFORT CENTER” y “ORTHOBED” debe realizarse respecto de los elementos gráficos,

sea procedente su registro, esto es, la perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Indicó que el análisis de las marcas enfrentadas “CONFORT CENTER” y “ORTHOBED” debe realizarse respecto de los elementos gráficos, ya que los nominativos de la marca cuestionada son de uso común para los productos comprendidos en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, débiles. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”, no así la del artículo 13410, ibidem, por cuanto

10 Comoquiera que dichos artículos no fueron interpretados por el Tribunal, la Sala se relevará de realizar su estudio.15

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“[…]no es objeto de controversia el concepto de marca […]”.

El texto de la norma aludida es el siguiente:

Decisión 486.

“[…]

Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios

derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[…]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario que señaló el Tribunal en este proceso, así:

“[…]

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptua l o ideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.16

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c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate,

[…]”.

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así:

MARCA MIXTA CUESTIONADA11

MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA12

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “CONFORT CENTER”, como lo es la concedida al tercero con interés directo en las resultas del proceso, con una marca mixta, “ORTHOBED”, previamente registrada, a favor de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se

11 Folio 7 del cuaderno principal. 12 Folio 7 del cuaderno principal.17

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requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor

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requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en ambas marcas, no así las grafías de las letras ni las figuras que la acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que la distingue, amén de que los productos son solicitados a un expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellas.

De manera que no existe duda alguna en que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo.

En ese sentido, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas:

“[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a e ntender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por18

Número único de radicación