CE - 010324000201300124001SENTENCIA20231110154335

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Número único de radicación: 11001032400020130012400

Referencia: Acción de nulidad relativa

Demandante: Laboratorios Biogen de Colombia S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado: Biogénesis Bagó S.A.

Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad –

Reglas de Cotejo. Reiteración Jurisprudencial.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Laboratorios Biogen de Colombia S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 29617 de 31 de mayo de 2011 1, 67620 de 29 de noviembre de 20112 y 66140 de 31 de octubre 20123.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii ) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1 Cfr. Folios 8 a 12 2 Cfr. Folios 13 a 19 3 Cfr. Folios 20 a 262

Núm. único de radicación: 11001032400020130012400

1. Laboratorios Biogen de Colombia S.A., en adelante la parte demandante 4,

3 Cfr. Folios 20 a 262

Núm. único de radicación: 11001032400020130012400

1. Laboratorios Biogen de Colombia S.A., en adelante la parte demandante 4, presentó demanda5 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho6, adecuada a la acción de nulidad relativa7, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 29617 de 31 de mayo de 2011, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario ” y 67620 de 29 de noviembre de 2011 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ; y, la Resolución núm . 66140 de 31 de octubre de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa BIOCARBOGEN, que identifica productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza cuyo titular es Biogénesis Bagó S.A., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones8:

Niza cuyo titular es Biogénesis Bagó S.A., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones8: “[…] 1. Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN NÚMERO 29617 DEL 31

DE MAYO DE 2.011 proferida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del EXPEDIENTE NÚMERO 10.129449, mediante la cual se concedió el registro de marca nominativa BIOCARBOGEN para distinguir productos de la CLASE 5 de la clasificación internacional , solicitada por la sociedad BIOGENESIS BAGO S.A. y se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. en contra de la misma […]

2. Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN NÚMERO 67620 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2.011 proferida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del EXPEDIENTE NÚMERO 10.129449, mediante la cual se confirmó en el recurso de reposición inter puesto, la concesión del registro de la marca nominativa BIOCARBOGEN para distinguir productos de la CLASE 5 de la clasificación internacional, solicitada por la sociedad BIOGENESIS BAGO S.A. y la

4 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio2. 5 Cfr. Folios 28 a 43. 6Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011. “Por la cual se expide el Código de

4 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio2. 5 Cfr. Folios 28 a 43. 6Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011. “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. “ 7 Cfr. Índice 53 del aplicativo web “SAMAI”. Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 8 Cfr. Folios 29 y 30.3

Núm. único de radicación: 11001032400020130012400

declaración de infundada de la oposición presentada por la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. en contra de la misma […]

3. Que de Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN NÚMERO 66140 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.012 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del EXPEDIENTE NÚMERO 10.129449, por medio de la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto en contra de la RESOLUCIÓN NÚMERO 29617 DEL 31 DE MAYO DE 2.011 en el sentido de confirmar la concesión del registro de la marca nominativa BIOCARBOGEN para distinguir productos de la CLASE 5 de la clasificación internacional, solicitada por la sociedad BIOGENESIS BAGO S.A. y de declarar infundada la oposición presentada por la sociedad

LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.

4. Consecuentemente, y con fundamento en dichas declaraciones, se ordene a

S.A. y de declarar infundada la oposición presentada por la sociedad

LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.

4. Consecuentemente, y con fundamento en dichas declaraciones, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro definitivo que se haya de asignar a la marca nominativa BIOCARBOGEN para distinguir productos de la CLASE 5 de la clasificación internacional, de la sociedad BIOGENESIS BAGO S.A. el cual a la fecha de presentación de esta demanda no ha sido expedido.

5. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte dentro del presente proceso. […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones:

4.1. El tercero con interés directo en el resultado del proceso solicitó , el 19 de octubre de 201 0, el registro como marca del signo nominativo BIOCARBOGEN, para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. La referida solicitud se publicó , el 20 de diciembre de 2010 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 682, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante con fundamento en sus marcas mixtas BIOGEN registradas en clases 3 y 5; nominativa BIOGEN en Clase 5; mixta BIOGEN INMUNOLOGY registrada en Clase 5 ; mixta BIOGEN PRODUCTS en Cla se 5 ; mixta BIOGEN en Clase 36 ;

3 y 5; nominativa BIOGEN en Clase 5; mixta BIOGEN INMUNOLOGY registrada en Clase 5 ; mixta BIOGEN PRODUCTS en Cla se 5 ; mixta BIOGEN en Clase 36 ; nominativa BIOGENERICOS en Clase 40 ; y mixta BIOGEN en Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.3. La Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 29617 de 31 de mayo de 2011, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió4

Núm. único de radicación: 11001032400020130012400

el registro de la marca nominativa BIOCARBONGEN para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

4.4. La parte demandante i nterpuso recurso de reposición y , en subsidio , de apelación contra la Resolución núm. 29617 de 31 de mayo de 2011.

4.5. La Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 67620 de 29 de noviembre de 2011, confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 29617 de 31 de mayo de 2011 y concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial , por medio de la Resolución núm. 66140 de 31 de octubre de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 29617 de 31 de mayo de 2011.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del literal b) del artículo 135 y del

en el sentido de confirmar la Resolución núm. 29617 de 31 de mayo de 2011.

Normas violadas

5. La parte demandante indicó la vulneración del literal b) del artículo 135 y del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Concepto de la violación

6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de

violación así9:

Violación del literal a) del artículo 136 y literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000

6.1. Afirmó que, a su juicio, entre las expresiones enfrentadas BIOGEN y BIOCARBOGEN, concurren los dos presupuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 , como causal de irregistrabilidad . En ese sentido, las marcas no p ueden coexistir en el mercado y , por ello , debe procederse a la declaratoria de nulidad de los actos administrativos acusados que concedieron la marca cuestionada.

9 Cfr. Folios 32 a 42.5

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6.2. Manifestó que, desde el punto de vista gráfico y ortográfico , las marcas cotejadas son confundibles ya que presentan identidad en las sílabas inicial y final (BIO-GEN), unido a que , la marca posteriormente registrada, reproduce las seis letras de la marca prioritaria y su orden de disposición.

6.3. Afirmó que, desde el punto de vista fonético , son muy semejantes, dada la

(BIO-GEN), unido a que , la marca posteriormente registrada, reproduce las seis letras de la marca prioritaria y su orden de disposición.

6.3. Afirmó que, desde el punto de vista fonético , son muy semejantes, dada la identidad de sonidos vocálicos (I-O-E) y de los consonánticos (B-G-N) y como de la sílaba inicial (BIO) y de la terminación e identidad de la sílaba del final (GEN).

6.4. Aseveró que las letras C-A-R-B-O, que aparecen en la parte intermedia de la marca posteriormente registrada, no despejan el riesgo de confusión, pues la similitud entre las marcas no depende de sus elementos distintos, sino de sus semejanzas, que en este caso priman sobre las diferencias.

6.5. Señaló que la expresión BIOCARBOGEN carece totalmente de fuerza diferenciadora y, por ende, de los elementos esenciales para que pueda jurídica y válidamente ser registrada como marca.

6.6. Sostuvo que las marcas presentan similitud capaz de generar confusión y asociación, tanto en el plano fonético como en el visual . Asimismo, indico que las marcas amparan exactamente los mismos productos, de lo cual se colige una identidad existente entre ellas y , en consecuencia, que no haya la más mínima posibilidad de diferenciación , por lo que no pueden coexistir pacíficamente e n el mercado sin generar riesgo de confusión al consumidor.

6.7. Indicó, frente al cotejo marcario, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho énfasis en que el examen de confundibilidad, cuando se está frente a marcas farmacéuticas, debe tener un estudio y análisis más riguroso, teniendo en

Andina ha hecho énfasis en que el examen de confundibilidad, cuando se está frente a marcas farmacéuticas, debe tener un estudio y análisis más riguroso, teniendo en cuenta que está de por medio la salud humana.

6.8. Concluyó que los actos administrativos acusados desconocieron el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 , en la medida que la marca nominativa BIOCARBOGEN es violatoria del derecho de exclusiva que le asiste a un tercero, por ser en extremo semejante a las marcas previamente registradas , lo cual encuentra su agravante en el hecho de que ambas marcas amparan productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional.6

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Contestación de la demanda

7. La parte demandada 10 contestó la demanda 11 y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente:

Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de 2000

7.1. Señaló que, con la expedición de los actos administrativos acusados, no incurrió en ninguna de las violaciones a la Decisión 486 de 2000 alegadas por la parte demandante, pues fueron expedidas por la autoridad competente, observando las formalidades y trámites previstos en la ley y con el único fin de mantener el orden jurídico que demanda el régimen de propiedad industrial.

7.2. Señaló, frente al cotejo entre las marcas, que , haciendo un análisis del primer criterio, es claro que las marcas opositoras se diferencia n de la marca

jurídico que demanda el régimen de propiedad industrial.

7.2. Señaló, frente al cotejo entre las marcas, que , haciendo un análisis del primer criterio, es claro que las marcas opositoras se diferencia n de la marca BIOCARBOGEN, en cuanto esta posee un número de letras distint o y, respecto a dos de ellas, no solo varia el número de letras sino el número de palabras , lo cual produce un efecto significativo en la mente del consumidor.

7.3. Precisó que, respecto a las partículas BIO y GEN que aparecen en las marcas enfrentadas, que las mismas son de amplio uso en este tipo de productos , por cuanto se encuentran relacionados en su descripción con estos y, en casos, incluso indican una condición propia de su carácter.

7.4. Mencionó que B IO es un prefijo que indica vida y que , por lo mismo , se relaciona con este tipo de productos, en cuanto estos son utilizados para mejor ar, prolongar o coadyuvar la vida.

7.5. De igual forma, explicó que la partícula GEN es constitutiva por sí misma de la calidad de palabra, en tanto que un gen se entiende como “ una unidad de información dentro del genoma ya no solo humano sino de cualquier ser ”, aunque también puede ser entendida como un prefijo para origen, raza o linaje, motivos

10 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 68 a 71. 11 Cfr. Folios 57 a 67.7

Núm. único de radicación: 11001032400020130012400

estos dos , por el cual su uso está relacionado ampliamente con la industria farmacéutica y les da características propias de inapropiabilidad.

estos dos , por el cual su uso está relacionado ampliamente con la industria farmacéutica y les da características propias de inapropiabilidad.

7.6. Añadió que la inclusión de la expresión CARBO, en la marca sujeta a estudio, es un criterio diferenciador sustancialmente importante , pues su uso no es tan frecuente en productos farmacéuticos como los B IO o GEN, y atrae a la mente del consumidor en forma clara una referencia a la enfermedad en contra la cual está destinada denominada carbón.

7.7. Resaltó que , sobre la dimensión más característica de las marcas y la impresión que estas tienen en la mente del consumidor , en ambos casos las partículas que dejan una mayor recordación en el usuario son distintas, pues la simpleza de la marca BIOGEN, y su estructura formada por únicamente dos prefijos, dota a estas marcas de una recordación por parte del público consumidor. De otro lado, la parte más representativa de la marca nominativa BIOCARBOGEN está en la partícula CARBO , alejándola así de las supuestas similitudes con las marcas previamente registradas.

7.8. Concluyó que la marca concedida no presenta similitudes que la hagan confundible y , en el mismo sentido , no se subsume en los supuestos fácticos previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no es semejante a las marcas previamente registradas, haciendo improcedente el estudio referente a la conexión competitiva.

Respecto del cargo de violación del literal b) del artículo 135 de 2000

que no es semejante a las marcas previamente registradas, haciendo improcedente el estudio referente a la conexión competitiva.

Respecto del cargo de violación del literal b) del artículo 135 de 2000

7.9. Resaltó que, a su juicio, las marcas no son semejantes y, en ese sentido, no crean un riesgo de confusión en el mercado.

7.10. Afirmó que la marca concedida cumple con la función de identificar distintos productos y, en ese sentido, goza de distintividad tanto extrínseca como intrínseca.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso8

Núm. único de radicación: 11001032400020130012400

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso , pese a haber sido debidamente notificado12, no contestó la demanda.

Audiencia Inicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 10 de mayo de 201613: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el día 29 de agosto de 201614, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; realizó el respectivo control de legalidad y declaró suspendido el proceso para efectos de elaborar y

declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; realizó el respectivo control de legalidad y declaró suspendido el proceso para efectos de elaborar y remitir la documentación requerida para efectos de la interpretación judicial.

Solicitud de interpretación prejudicial

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 201815, en adelante la Interpretación

Prejudicial, en la que indicó:

“[…] La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede únicamente la interpretación del artículo 136 literal a) al tratar el caso controvertido sobre la eventual confusión entre signos y no la fal ta de distintividad intrínseca del signo solicitado […]”.

11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables.

Reanudación del proceso, audiencia de pruebas y alegatos de conclusión

12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 18 de febrero de 202 216: i) decretó la reanudación del proceso ; ii) consideró innecesaria la realización de la

12 Cfr. Folio 72. 13 Cfr. Folio 75 14 Cfr. Folios 81 a 88 15 Cfr. Folios 105 a 117. 16 Cfr. Índice 44 del aplicativo web “SAMAI”.9

Núm. único de radicación: 11001032400020130012400

15 Cfr. Folios 105 a 117. 16 Cfr. Índice 44 del aplicativo web “SAMAI”.9

Núm. único de radicación: 11001032400020130012400

audiencia de pruebas; y iii) consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía.

13. Dentro del término legal, la parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. La parte demandante y el tercero con interés directo en el proceso guardaron silencio en esta oportunidad procesal17.

Intervención del Ministerio Publico

14. El agente del Ministerio Público 18, consideró en lo relacionado con la comparación ortográfica, que la marca previamente registrada se compone del vocablo BIOGEN y la marca que se pretende registrar, se presenta con la palabra BIOCARBOGEN, partículas que permiten evitar el posible riesgo de confusión en el consumidor.

15. Mencionó que, desde el punto de vista fonético, que las expresiones BIOGEN y BIOCARBOGEN, no tienen una sonoridad idéntica.

16. Adujo que, respecto a la comparación ideológica, la marca denominativa concedida no cuenta con diferencias respecto de las marcas opositoras y, en ese sentido, el consumidor promedio no puede identificar la diferencia entre los productos y servicios que ofrecen en el mercado.

17. Expresó que las marcas en conflicto solo comparten los prefijos BIO y GEN,

sentido, el consumidor promedio no puede identificar la diferencia entre los productos y servicios que ofrecen en el mercado.

17. Expresó que las marcas en conflicto solo comparten los prefijos BIO y GEN, términos de uso frecuente dentro de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, el primero hace referencia a “vida, biológico” y el segundo “gen, genoma, genético”, elemento suficiente que se trata de una marca distinta.

18. Concluyó que el cargo de nulidad propuesto en el escrito de demanda no posee ninguna vocación de prosperidad y, en consecuencia, no se debe acceder a las pretensiones de la demanda.

Otras actuaciones

17 Cfr. Índice 51 del aplicativo web “SAMAI”. 18 Cfr. Índice núm. 49 aplicativo web SAMAI10

Núm. único de radicación: 11001032400020130012400

19. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de mayo de 2023 19, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPIde la parte demandada, el reporte del estado actual de los registros marcarios núms.: núm. 475.378 de la marca nominativa BIOCARBOGEN que identifica productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y, por el otro, de los registros núms. i) 272.220 de la marca mixta B BIOGEN PRODUCTS; ii) 286.438 de la marca mixta BIOGEN; iii) 280.325

el resultado del proceso; y, por el otro, de los registros núms. i) 272.220 de la marca mixta B BIOGEN PRODUCTS; ii) 286.438 de la marca mixta BIOGEN; iii) 280.325 de la marca nominativa BIOGEN; iv) 260.896 de la marca mixta BIOGEN INMUNOLOGY; v) 240.512 de la marca mixta BIOGEN; vi) 243. 683 de la marca nominativa BIOGENERICOS; vii) 280.730 de la marca mixta BIOGEN; y viii) 258.460 de la marca mixta BIOGEN, que identifican productos y servicios de las clases 3ª, 5ª, 36, 40 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, y cuyo titular es la parte demandante.

20. La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, el día 21 de junio de 202320, dio cumplimiento a lo ordenado supra, los incorporó al expediente y corrió traslado de los reportes a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días.

Las partes guardaron silencio en esta oportunidad procesal21.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

21. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco n ormativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y, viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

de 2018; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y, viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

19 Cfr. Índice 53 del aplicativo web “SAMAI” 20 Cfr. Índice 60 del aplicativo web “SAMAI” 21 Cfr. Índice 60 del aplicativo web “SAMAI”11

Núm. único de radicación: 11001032400020130012400

22. Vistos el artículo 149 numeral 8 º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 22, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

23. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación.

Los actos administrativos acusados

24. Los actos administrativos acusados son los siguientes23: 24.1. La Resolución núm. 29617 de 31 de mayo de 201124, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos concedió el registro de la marca nominativa BIOCARBOGEN para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación

Internacional de Niza.

24.2. La Resolución núm. 67620 de 29 de noviembre de 2011 25, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos resolvió un recurso de reposición en el sentido

Internacional de Niza.

24.2. La Resolución núm. 67620 de 29 de noviembre de 2011 25, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos resolvió un recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 29617 de 31 de mayo de 201 1 y concedió la apelación.

24.3. La Resolución núm. 66140 de 31 de octubre de 201226, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 29617 de 31 de mayo de 2011.

El problema jurídico

25. De acuerdo con la demanda, la contestación de la misma y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar:

22 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 23 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. 24 Cfr. Folios 8 a 12. 25 Cfr. Folios 13 a 19. 26 Cfr. Folios 20 a 26.12

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25.1. Si las Resoluciones núms. 29617 de 31 de mayo de 2011, 67620 de 29 de noviembre de 2011 y 66140 de 31 de octubre de 2012 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales concedió el registro de la marca nominativa BIOCARBOGEN para identificar productos de la Clase 5ª

de noviembre de 2011 y 66140 de 31 de octubre de 2012 , expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales concedió el registro de la marca nominativa BIOCARBOGEN para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, vulneran el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

25.2. En este sentido, se analizará si existe riesgo de asociación o de confusión entre la marca concedida y las marcas opositoras, de naturaleza nominativa y mixta, BIOGEN, BIOGEN INMUNOLOGY y BIOGENERICOS, que identifican productos y servicios de las clases 3ª, 5ª, 36, 40 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante.

26. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina solamente interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, indicando que “[…] Procede únicamente la interpretación del artículo 136 literal a) al tratar el caso controvertido sobre la eventual confusión entre signos y no la falta de distintividad intrínseca del signo solicitado […]”27. Asimismo, no interpretó el literal b) del articulo 135 ibidem.

27. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

28. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

28. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena28, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional

27 Cfr. Folio 107. 28 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.13

Núm. único de radicación: 11001032400020130012400

Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200029 de la Comisión de la Comunidad Andina30.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina31

29. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina32.

30. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico

30. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico

29 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones qu e contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por l