CE - 010324000201400222001SENTENCIA20230414170800

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONALTESIS: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN, POR NO USO, DEL

CERTIFICADO DE REGISTRO NÚM. 258.638 DE LA MARCA

NOMINATIVA “VISA”, PARA DISTINGUIR PRODUCTOS

COMPRENDIDOS EN LA CLASE 25 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, ORDENADA POR LA SIC, DADO QUE LA ACTORA NO PROBÓ QUE LA NOTORIEDAD DE SU SIGNO EN LA CLASE 36 DE LA CITADA CLASIFICACIÓN SE EXTENDIERA A LA MARCA CUESTIONADA, NI SU USO REAL Y EFECTIVO, EN LA CANTIDAD Y

MODO REQUERIDOS.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda pro movida por la sociedad VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-, mediante apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONALCalle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONALCalle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 , tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. Son nulas las resoluciones núms. 17452 de 30 de marzo de 2011, "Por la cual se decide la cancelación por no uso de una marca"; 18560 de 28 de marzo de 2012, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 00060788 de 21 de octubre de 201 3, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación" , emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se deniegue la solicitud de cancelación total por no uso del certificado de registro núm. 258.638 de la marca nominativa “VISA”, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

3ª. Que, en consecuencia, se ordene a la SIC mantener la inscripción del certificado de registro núm. 258.638 de la marca nominativa “VISA”, con la cobertura íntegra otorgada en el acto que concedió su registro como marca para identificar los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.3

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONALClasificación Internacional de Niza.3

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONALCalle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

4ª. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el 16 de abril de 2010, la sociedad GUILLERMO PULGARÍN S.A. presentó solicitud de cancelación por no uso del registro de su marca nominativa “VISA”, que distinguía productos comprendidos en la Clase 251 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas2.

2°: Que una vez la SIC le corrió el traslado de ley , dio respuesta a la acción de cancelación por no uso argumentando la notoriedad de la marca “ VISA” para servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza; y que, además, el signo “VISA” había sido comercializado durante los tres años anteriores a la formulación de cancelación por no uso.

1 La marca fue concedida para distinguir los siguientes productos : “[…] vestidos, calzado y sombrerería […]”. 2 En adelante Clasificación Internacional de Niza.4

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

[…]”. 2 En adelante Clasificación Internacional de Niza.4

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONALCalle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

3º: Que mediante la Resolución núm. 17452 de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la SIC canceló totalmente la marca "VISA", en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y declaró la notoriedad de la citada marca en la Clase 36 de la mencionada Clasificación.

4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de maner a confirmatoria. El primero, a través de la Resolución núm. 18560 de 2012, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante Resolución núm. 00060788 de 20 13, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir los actos acusados violó los artículos 224 y 229, literal b), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina3, toda vez que no tuvo en cuenta la notoriedad de su marca "VISA", en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, para impedir la cancelación por no uso de la marca "VISA", aquí cuestionada,

Andina3, toda vez que no tuvo en cuenta la notoriedad de su marca "VISA", en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, para impedir la cancelación por no uso de la marca "VISA", aquí cuestionada, en la Clase 25.

3 En adelante Decisión 486.5

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONALCalle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Anotó que el artículo 229, literal b) , ibidem, señala que una marca notoria está protegida frente a acciones de cancelación por no uso por su mismo carácter y esencia de notoriedad; y que la notoriedad es en sí misma una excepción al principio de especialidad y, por lo tanto, los fundamentos de la acción de cancelación por no uso no son aplicables.

Anotó que teniendo en cuenta la notoriedad de su marca “VISA” en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, sería absurdo que un tercero obtenga el registro de la marca "VISA", para amparar productos de la Clase 25, apalancándose en el prestigio comercial de su marca ampliamente reconocida.

Manifestó que tratándose de marca s notorias el principio de especialidad se rompe, de manera que cuando se reconoce como tal se transborda la órbita del sector per tinente y se expande este principio frente a todas las clases del Nomenclátor Internacional, como lo reconoció la SIC , cuando afirmó que el amplio conocimiento de la

transborda la órbita del sector per tinente y se expande este principio frente a todas las clases del Nomenclátor Internacional, como lo reconoció la SIC , cuando afirmó que el amplio conocimiento de la marca llega incluso a quienes no hacen parte del sector pertinente.

Adujo que tras el reconocimiento de la marca "VISA" como notoria, la entidad al analizar el caso bajo examen debió concluir que el grado de notoriedad demostrado era suficiente para extender la protección a la6

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONALCalle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

marca "VISA", en la Clase 25, cuya cancelación fue soli citada por la sociedad GUILLERMO PULGARÍN S.A. y así romper el principio de especialidad.

Que la entidad demandada al expedir los actos acusados violó los artículos 165, 166, 167 y 168 ibidem, puesto que sí demostró el uso de la marca "VISA", para amparar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Señaló que en el presente caso se probó en sede administrativa que ha usado la marca "VISA", respecto de los productos para los cuales fue concedida en la Clase 25 (vestidos, calzado y sombrería ), en las cantidades y modalidades necesarias para evidenciar dicho uso, durante los tres años anteriores a la solicitud de cancelación presentada por la

concedida en la Clase 25 (vestidos, calzado y sombrería ), en las cantidades y modalidades necesarias para evidenciar dicho uso, durante los tres años anteriores a la solicitud de cancelación presentada por la sociedad, es decir, entre el 16 de abril de 2007 y 16 de abril de 2010.

Indicó que la autorización otorgada por ella a favor de la ASOCIACIÓN GREMIAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CREDIBANCO, para el uso de la marca "VISA", en la Clase 25 de la Clasificaci ón Internacional de Niza, desde noviembre de 2005 hasta la fecha, así como otros elementos materiales probatorios, demuestran el uso de la marca para la mencionada Clase.7

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONALCalle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Estimó que estas circunstancias harán pensar a los consumidores de ropa que al pagar con una tarjeta marca "VISA" una prenda de ropa que eventualmente esté identificada con la marca "VISA", existirá una relación entre ambos productos y que, por lo tanto, éstos se confundirán y pensarán que las tarjetas y la ropa provienen de un mismo empresario.

Sostuvo que existen productos de ropa identificados con la marca "VISA", que pueden adquirirse en línea desde cualquier parte del mundo, incluyendo Colombia ; y que en los demás países de la Comunidad Andina se hace a través de un sitio we b expuesto en la

Sostuvo que existen productos de ropa identificados con la marca "VISA", que pueden adquirirse en línea desde cualquier parte del mundo, incluyendo Colombia ; y que en los demás países de la Comunidad Andina se hace a través de un sitio we b expuesto en la demanda por medio de un link, página que explica la forma de adquirir los productos y algunas imágenes de artículos de ropa, tales como camisetas, chaquetas y gorras identificadas con la marca "VISA", junto con su traducción al español.

Agregó que deberá tenerse en cuenta que el hecho de ofrecer productos a través de la web, implica un uso efectivo de una marca a nivel global, pues el consumidor de cualquier país del mundo tiene la posibilidad de acceder a los productos ofrecidos en línea y, por ende, podrá adquirirlos desde su casa vía electrónica.8

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONALCalle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Señaló que las pruebas aportadas evidencian el uso en el mercado de la marca "VISA", signo mixto que conserva el elemento distintivo del signo cuya cancelación se solicita, pues su parte nomina tiva resulta ser idéntica (VISA); y que la marca usada simplemente presenta un tipo especial de letra y colores azul y amarillo, sin que la forma en que se usa altere el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada, por lo que, en consecuencia, su registro no podría ser cancelado por usarse en forma diferente a como fue registrada.

altere el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada, por lo que, en consecuencia, su registro no podría ser cancelado por usarse en forma diferente a como fue registrada.

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 136, 170, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235 y 235, ibidem, sin que haya sustentado el concepto de la violación de los mismos.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Manifestó que si bien es cierto que la marca “VISA” es notoria para los servicios financieros, también lo es que ésta no era conocida para identificar productos tales como zapatos, prendas de vestir y9

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONALCalle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

sombrerería, por lo que no le quedaba otra opción que el de conceder la cancelación por no uso presentada en contra del signo cuestionado.

Adujo que un signo notoriamente conocido debe ser utilizado en el sector para el cual fue concedido su registro marcario, por lo que al momento de decretar la notoriedad de la marca “VISA” lo hizo fue

Adujo que un signo notoriamente conocido debe ser utilizado en el sector para el cual fue concedido su registro marcario, por lo que al momento de decretar la notoriedad de la marca “VISA” lo hizo fue respecto de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera que mal haría en denegar una acción de cancelación por no uso para una marca que distinguía productos de la Clase 25, sobre la cual no se logró demostrar su uso real y efectivo en el mercado.

Alegó que declarar la notoriedad de la marca “VISA”, para servicios de la citada Clase 36, no implica que automáticamente deba hacerse extensivo ese reconocimiento respecto de productos para los cuales no demostró un uso real y efectivo, como lo eran los de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Señaló que una vez valoradas las pruebas allegadas en el trámite administrativo, pudo concluir que la actora no logró demostrar el uso de la marca cuestionada para los productos de la citada Clase 25.10

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONALCalle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

II.2. La sociedad GUILLERMO PULGARÍN S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma, guardó silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de

directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma, guardó silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20114, el 27 de junio de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-, en su calidad de actora, así como la apoderada de parte demandada y el agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de q ue pudiere adolecer el proceso.

4 En adelante CPACA.11

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONALCalle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas ni mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas ni mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto de l presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 17452 de 30 de marzo de 2011 , 18560 de 28 de marzo de 2012 y 00060788 de 21 de octubre de 2013 , mediante las cuales la SIC canceló totalmente por no uso el registro de la marca nominativa “VISA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 136, 165, 166, 167, 168, 170 y 224 a 236 de la Decisión 486.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.12

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONALCalle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1La sociedad actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo que la marca nominativa “ VISA”, que distinguía productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, no ha debido ser cancelada al tratar se de una marca notoria.

Señaló que la SIC al cancelar por no uso el registro de dicho signo, que incluye a la marca notoria “ VISA”, abrió una puerta al tercero con interés directo en las resultas del proceso para que se aprovechara del prestigio que ostenta su registro.13

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONALCalle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

IV.2 En esta etapa procesal, tanto la SIC como la sociedad GUILLERMO PULGARÍN S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, y el Ministerio Público guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

GUILLERMO PULGARÍN S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, y el Ministerio Público guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó5:

“[…] 1.1. En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca VISA (nominativa), es pertinente realizar el análisis del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente.

1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […]

2. El uso efectivo de la marca: la puesta o disponibilidad de los productos en el comercio

5 Proceso 310-IP-2018.14

con su naturaleza y la forma de su comercialización. […]

2. El uso efectivo de la marca: la puesta o disponibilidad de los productos en el comercio

5 Proceso 310-IP-2018.14

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONALCalle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

2.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema.

2.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso.

[…]

2.4. En el presente caso, nos deten dremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere -o quiso referirsela norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos.

2.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis seña la 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de

2.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis seña la 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización.

[…]

2.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidoreslos bienes o servicios (en adelante , productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado.

[…]

4. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba

4.1. Dado que en el procedimiento administrativo, la demandante manifestó que la marca VISA (denominativa) -materia de acción de cancelación por falta de usotendría la calidad de notoria, se abordará el tema propuesto de conformidad con la l ínea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.15

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONALCalle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Definición

4.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite

www.consejodeestado.gov.co

Definición

4.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.

4.3. En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

[…]

La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada

[…]

La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territoriali dad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto. De todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad de fo rma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de

De todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad de fo rma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentre en el sector pertinente.

[…]

4.10. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.16

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONALCalle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

[…]

La cancelación por falta de uso y la prueba de uso tratándose de marcas renombradas y notorias

[…]

4.15. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pierde su cancelación, su titular sí debe acreditar la notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina.

4.16. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca VISA (nominativa) cuyo titular es VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONALera notoriamente conocida en la Comunidad

4.16. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca VISA (nominativa) cuyo titular es VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONALera notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud de cancelación, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante l os actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 17452 de 30 de marzo de 2011 , 18560 de 28 de marzo de 2012 y 00060788 de 21 de octubre de 2013 , canceló por no uso la marca “VISA” (nominativa), registrada con el certificado núm. 258.638, a la sociedad VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONAL-, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por no existir pruebas del uso en la citada clase.17

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONALCalle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Asimismo, al estimar que aunque la marca “VISA” pudiere ser notoria para identificar servicios de la Clase 36 de la citada Clasificación, no probó su notoriedad ni que la misma se extiende a los productos de la referida Clase 25, debido a que entre ellos no existe conexidad

para identificar servicios de la Clase 36 de la citada Clasificación, no probó su notoriedad ni que la misma se extiende a los productos de la referida Clase 25, debido a que entre ellos no existe conexidad competitiva y, por ende, no hubo ruptura del principio de especialidad.

Al respecto, a juicio de la demandante la SIC no tuvo en cuenta la notoriedad de su marca "VISA" en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, para impedir la cancelación por no uso de la marca "VISA", aquí cuestionada, en la Clase 25.

Señaló, además, que tras el reconocimiento de la marca "VISA" como notoria, la entidad al analizar el caso bajo examen debió concluir que el grado de notoriedad demostrado era suficiente para extender la protección a la marca "VISA", en la Clase 25, cuya cancelación fue solicitada por la sociedad GUILLERMO PULGARÍN S.A. y así romper el principio de especialidad.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 165, 166, 167, 224, 228 y 230 de la Decisión 486, no así la de los artículos 136, 168, 170, 225, 226, 227,18

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00222-00

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONALCalle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Actora: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION -VISA INTERNATIONALCalle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

229, 231, 232, 233, 234, 235 y 236 , ibidem “[…] pues no es materia de controversia la confusión entre signos, ni el derecho preferente obtenido en virtud de una acción de cancelación de una marca, así como tampoco respecto al plazo establecido para presentar alegatos y pruebas, en el trámite de una solicitud de cancelación de registro (…) debido a que el hecho controvertido es la acción dirigida contra una marca que tendría la calidad de notoria, mas no sobre el derecho del que goza el titular de una marca notoriamente conocida,