CE - 010324000201400616001SENTENCIA20230410150312

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

Referencia: Medio de control de nulidad

Actoras: BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. y C.I. SUPER

DE ALIMENTOS

TESIS: LA MARCA TRIDIMENSIONAL CUESTIONADA DE DISEÑO DE

UNA TORTUGA ES REGISTRABLE PARA DISTINGUIR PRODUCTOS

COMPRENDIDOS EN LA CLASE 30 DE LA CLASIFICACIÓN

INTERNACIONAL DE NIZA, PUESTO QUE A PESAR DE ESTAR

FORMADA POR LA FIGURA DE UNA TORTUGA, LA CUAL ES INAPROPIABLE, CUENTA CON ELEMENTOS Y DISEÑOS ADICIONALES QUE LA HACEN NOVEDOSA Y, POR ENDE, NO CORRESPONDE A UNA

FORMA USUAL DE LOS PRODUCTOS QUE IDENTIFICA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la s

sociedades BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. y C.I.

SUPER DE ALIMENTOS, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, 1 de la Comisión de la Comunidad

1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.2

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1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.2

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Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 64931 de 21 de noviembre de 2011, "Por la cual se concede un registro", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La parte actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:

1º: Que el día 23 de julio de 2010 la sociedad COLOMBIANA S.A. presentó solicitud del registro como marca de un signo TRIDIMENSIONAL de diseño de una TORTUGA para distinguir productos comprendidos en la Clase 302 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3.

2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

3º: Que mediante la Resolución núm. 64931 de 21 de noviembre de

2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

3º: Que mediante la Resolución núm. 64931 de 21 de noviembre de 2011, la Dirección de Signos Distintivos concedió el registro de la

2 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza.3

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marca TRIDIMENSIONAL de diseño de TORTUGA para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró los artículos 134 y 135, literales b) y c), de la Decisión 486 , toda vez que la marca

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró los artículos 134 y 135, literales b) y c), de la Decisión 486 , toda vez que la marca TRIDIMENSIONAL de diseño de una TORTUGA corresponde a la forma usual o convencional que gran variedad de gomas tienen en el mercado, circunstancia que lleva a que carezca de distintividad para identificar los productos de confitería de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Indicó que el diseño de la marca TRIDIMENSIONAL no cuenta con elementos visuales, gráficos o estructurales que le aporten distintividad u originalidad, dado que representa una forma habitual o convencional de una goma.

Manifestó que aunque la marca cuestionada ampara varios productos de la mencionada Clase 30, la nulidad que se solicita es parcial, pues únicamente recae respecto del género denominado "confitería", el cual se compone por golosinas que consisten en fruta seca, frutos secos, masa, semillas o especias recubiertos de caramelo de azúcar , dentro del cual figuran las gomas.4

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Mencionó que la marca TRIDIMENSIONAL de diseño de una TORTUGA concedida carece de elementos que la diferencien de las formas de tortugas presentes en el mercado, por lo que no tiene la capacidad para diferenciar se y distinguir el origen empresarial de los mismos, situación ésta que comporta su carencia de distintividad intrínseca y extrínseca.

Señaló que los participantes del mercado de la confitería utilizan formas de animales incluyendo tortugas, para presentar todo tipo de dulces, principalmente gomas ; y que las formas de animales son ampliamente usadas por los productos de dulces, en la medida en que son variadas y llaman la atención de los consumidores, principalmente los niños y niñas.

Manifestó que de acuerdo con las evidencias aportadas en la demanda, los empresarios que producen gomas presentan sus productos con la forma de animales, tales como tortugas, dinosaurios, osos, tiburones, lombrices, pulpos, insectos varios, pingüinos, estrellas de mar y mariposas.

Sostuvo que ante tal panorama la SIC mal haría en atribuir un monopolio específico e injustificado a un comerciante , en especial, mediante el otorgamiento de un derecho marcario sobre la forma de alguno de estos5

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específico e injustificado a un comerciante , en especial, mediante el otorgamiento de un derecho marcario sobre la forma de alguno de estos5

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o cual esquiera otros animales que configur an la forma usual de productos de confitería, concretamente de gomas.

Afirmó que todos los elementos que componen la figura de la tortuga, que integra el conjunto marcario, cuya anulación parcial se pretende, se encuentran replicados en todas las presentaci ones de confites , en especial gomas, que se ofrecen en el mercado; y que las formas incluidas en el diseño de la tortuga no la dotan de distintividad, pues obedecen a elementos secundarios de la apariencia analizada en conjunto.

Anotó que el consumidor al tener contacto con el signo TRIDIMENSIONAL en comento, no sabría que tal forma en sí misma es una marca y no la asociaría a un producto en concreto ni le atribuiría un origen empresarial específico. Por el contrario, reconocerá que es la forma con la que generalmente se han presentado los confites en el mercado.

Que, por lo anterior, la SIC erró al conceder el registro de la marca

un origen empresarial específico. Por el contrario, reconocerá que es la forma con la que generalmente se han presentado los confites en el mercado.

Que, por lo anterior, la SIC erró al conceder el registro de la marca TRIDIMENSIONAL y otorgar derechos exclusivos a COLOMBINA S.A. sin establecer una limitación a los mismos.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA6

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II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal.

Mencionó que la marca cuestionada cumple con la función principal de los signos, esto es, diferenciar en el mercado los productos de otros de la misma Clase o similares, en especial, frente a su origen empresarial haciendo viable, de esa manera, la identificación particular por parte del consumidor.

Trajo a colación los señalamientos expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 33-IP-2005, en la que se expuso que: “[…] En efecto, será registrable como marca la forma del producto, o su envase si en su diseño existe distintividad por

de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 33-IP-2005, en la que se expuso que: “[…] En efecto, será registrable como marca la forma del producto, o su envase si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar una misma clase de productos en el mercado […]”.

Alegó que teniendo en cuenta el anterior pronunciamiento, la marca cuestionada cumple con los requisitos para constituirse como una forma novedosa y arbitraria para el mercado de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.7

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II.2. La sociedad COLOMBINA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Adujo que la marca TRIDIMENSIONAL de diseño de una TORTUGA cuenta con elementos adicionales y distintivos que la hacen plenamente registrable y diferente de las demás gomas o confites que se encuentran en el mercado.

Anotó que las actoras no presentaron oposición cuando solicitó el

cuenta con elementos adicionales y distintivos que la hacen plenamente registrable y diferente de las demás gomas o confites que se encuentran en el mercado.

Anotó que las actoras no presentaron oposición cuando solicitó el registro de la marca cuestionada, puesto que no contaban con argumentos suficientes para sustentar su escrito, lo que evidencia que no existen razones para considerar que ésta es una forma usual que carezca de distintividad, sino que, por el contrario, es novedosa y suficientemente distintiva.

Mencionó que si bien es cierto que las actoras aportaron muestras de algunos caramelos y gomas con formas de animales, también lo es que éstas fueron comercializadas con posterioridad a la fecha de la solicitud de registro de la marca objeto de controversia, lo que , a su juicio, además evidencia una presunta infracción marcaria.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN8

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De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20114, el 5 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la s sociedades BORGYNET INTERNATIONAL

De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20114, el 5 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la s sociedades BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION S.A. y C.I. SÚPER DE ALIMENTOS., en su calidad de actoras del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada, y la sociedad COLOMBINA S.A., como tercero con interés directo en las resultas del proceso.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 137 del CPACA, en armonía con el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.

4 En adelante CPACA.9

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Acto seguido se procedió a la f ijación del litigio, en los siguientes términos:

Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la Resolución núm. 64931 de 21 de noviembre de 2011 , mediante la cual la SIC le concedió a la sociedad COLOMBINA S.A. el registro de la marca TRIDIMENSIONAL para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en los artículos 134 y 135, literales b) y c), de la Decisión 486, por falta de aplicación.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes.

Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.10

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Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.-1. La parte actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, alegó que la marca TRIDIMENSIONAL cuestionada, de diseño de una TORTUGA, no tiene la aptitud distintiva para ser registrada como marca.

Reiteró que la marca objeto de cont roversia está conformada por elementos de uso común que son utilizados en el mercado en las presentaciones de confites, en especial, gomas.

IV.-2. La SIC insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda, toda vez que la marca controvertida cuenta con elementos adicionales que le aportan distintividad, tales como el diseño y relieves particulares que conforman a la tortuga objeto de debate.

Manifestó que si bien es cierto que las actoras argumentaron que no existe una diferencia sustancial entre la forma de una tortuga y aquella11

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que se visualiza en la forma tridimensional cuestionada, también lo es que no existe una manera diferente de representar la fisionomía de una tortuga que no sea con cuatro patas, un caparazón de donde sale una cabeza y una cola.

Que lo que le otorga la distintividad a cada signo es la manera de como cada empresario representa la fisionomía de esa tortuga, tal y como ocurre en el caso bajo examen.

Insistió en que las formas del diseño y relieves particulares de la marca cuestionada son diametralmente diferenciadores, toda vez que puesta la tortuga de manera caricaturesca, en la que su caparazón (en la vista lateral derecha) se observan cuatro (4) círculos que la adornan y sobre éste emana una fuente donde se emite una columna que evoca lo que puede ser un líquido contenido en el caparazón.

Que, adicionalmente, del dicho diseño también se observa que los ojos de la tortuga están sobrepuestos en la cabeza dando la apariencia de ser “saltones” y sobre ellos, dos líneas que asemejan a las cejas del animal, de lo cual debe llamarse la atención, puesto que ese tipo de reptiles carecen de esa aparte anatómica (cejas), de tal manera que resulta ser diferenciador y distintivo; que las patas de la tor tuga son alargadas, gruesas y dibujadas con apariencia de movimiento; y que12

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resulta ser diferenciador y distintivo; que las patas de la tor tuga son alargadas, gruesas y dibujadas con apariencia de movimiento; y que12

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la tortuga en cuestión se encuentra sobre un “ splash”, lo que, a su juicio, acentúa aún más la evocación del relleno de dulce que contiene la goma.

IV.3.- La sociedad COLOMBINA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio , la marca cuestionada cumple a cabalidad con todos lo s requisitos de registrabilidad para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Alegó que la marca TRIDIMENSIONAL de diseño de una TORTUGA no era una forma usual ni común para los productos de la mencionada Clase 30, para la época en la que fue solicitado su registro , sino que, por el contrario, consiste en una forma caprichosa y novedosa para ese tipo de artículos.

IV.4.- En esta etapa procesal el Agente del Ministerio Público guardó

Clase 30, para la época en la que fue solicitado su registro , sino que, por el contrario, consiste en una forma caprichosa y novedosa para ese tipo de artículos.

IV.4.- En esta etapa procesal el Agente del Ministerio Público guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL13

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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la s normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó5:

“[…]

1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.

[…]

1.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario l os seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicios, sin causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

[…]

marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicios, sin causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

[…]

1.4. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.

[…]

2. La marca tridimensional.

[…]

2.3. En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; por consiguiente, se tratará de un signo tridimensional.

2.4. Un signo tridimensional es el que ocupa las dimensiones del espacio; se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación

5 Proceso 232-IP-2017.14

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como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.

2.5. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir. Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.

[…]

3. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales

[…]

3.2. Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumi dor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.

[…]

3.4. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto,

que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.

3.5. El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros.

3.6. Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso común o necesarias en relación con los productos de la correspondiente Clase de la Clasificación Internacional de Niza,15

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quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante el acto acusado, esto es, mediante la Resolución

quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante el acto acusado, esto es, mediante la Resolución núm. 64931 de 21 de noviembre de 2011, concedió el registro del signo TRIDIMENSIONAL de diseño de TORTUGA, a la sociedad COLOMBINA S.A., para distinguir “[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”, esto es, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la demandante la marca TRIDIMENSIONAL, de diseño de una TORTUGA, corresponde a la forma usual o convencional que gran variedad de gomas tienen en el mercado, circunstancia que lleva a que carezca de distintividad para identificar los productos de confitería de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine es viable la16

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El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine es viable la16

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interpretación de los artículos 134 y 135 literales b), y c), de la Decisión 486, “[…] por ser pertinentes […]”.

El texto de las normas aludidas, es el siguiente:

Decisión 486.

“[…]

Artículo 134. - A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

[…]

b) carezcan de distintividad;

c) consistan exclusivamen te en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; […].”17

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

A c t o r as : B O RG Y N E T I N T E RN A T I O N A L H O L D I N G S C O R P O R A T I O N S. A . y C . I . S Ú P E R D E ALI M EN T O S.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Ahora, el Tribunal ha reiterado que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

El requisito de la susceptibilidad de representación gráfica se refiere a

representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

El requisito de la susceptibilidad de representación gráfica se refiere a la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido por fórmulas o soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Por su parte, el requisito de distintividad es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

De acuerdo con la citada interpretación prejudicial, la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial, incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.18

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00616-00

A c t o r as : B O RG Y N E T I N T E RN A T I O N A L H O L D I N G S C O R P O R A T I O N S. A . y C . I . S Ú P E R D E ALI M EN T O S.

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Ahora, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el caso sub examine señaló que un signo tridimensional es aquel que ocupa

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Ahora, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el caso sub examine señaló que un signo tridimensional es aquel que ocupa las tres di